Arrêt du Tribunal de l’Union Européenne, 15 décembre 2016, T-112/13, EU:T:2016:735, Mondelez/EUIPO – Nestlé

Marque de l’Union européenne : Le TUE exige une preuve de l’acquisition du caractère distinctif pour l’ensemble du territoire de l’UE

Les faits d’espèce opposent le groupe américain Mondelez à Nestlé. Ces deux géants de l’industrie agroalimentaire s’opposent depuis 2007 autour d’une marque tridimensionnelle représentant la tablette de “Kit Kat”, déposée par Nestlé en 2002 et enregistrée en 2006 par l’EUIPO pour désigner les produits « bonbons, produits de boulangerie, articles de pâtisserie, biscuits, gâteaux, gaufres ».

Mondelez a formé en 2007 une demande en nullité de cette marque pour défaut de caractère distinctif devant l’EUIPO. En 2011, la division d’annulation de l’EUIPO a estimé que la marque était dépourvue de caractère distinctif au moment de son dépôt et a jugé que son usage ne lui avait pas non plus permis d’acquérir de caractère distinctif. La Chambre de recours de l’EUIPO a quant à elle décidé en 2012 que la marque avait acquis un caractère distinctif en raison de l’usage qui en avait été fait dans l’Union européenne.

L’arrêt rendu le 15 décembre 2016 par le TUE annule la décision de la Chambre des recours. Pour ce faire, il rappelle que, dans les cas où une marque a été déposée pour une catégorie de produits dont découlent plusieurs sous-catégories, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits n’emporte protection que pour la ou les sous-catégories correspondantes.

Le TUE rappelle ensuite qu’une marque tridimensionnelle, même utilisée conjointement avec une marque verbale ou une marque figurative, peut tout à fait acquérir un caractère distinctif par l’usage. Toutefois, cette acquisition du caractère distinctif par l’usage exige que le signe revendiqué soit devenu apte à identifier dans l’esprit du public le produit concerné comme provenant d’une entreprise déterminée.

Partant, il appartient au déposant de démontrer que la marque a acquis un caractère distinctif pour l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Démontrer l’acquisition du caractère distinctif de la marque pour chacun des territoires pris individuellement n’est pas exigé car cela serait excessif. Néanmoins, le Tribunal estime que cette preuve n’est pas rapportée à l’échelle de l’Union si les éléments présentés couvrent seulement une partie, même substantielle, de l’Union.

Le Tribunal précise à cet égard que « l’absence de reconnaissance du signe comme indication de l’origine commerciale dans une partie de l’Union ne saurait être compensée par un niveau plus élevé de connaissance dans une autre partie de l’Union » (point 142).

L’appréciation de l’acquisitions du caractère distinctif par l’usage supposait donc une démonstration de cette acquisition de manière plus largement répartie sur le territoire de l’Union européenne, et non pas seulement sur les pays pour lesquels la marque avait les plus grosses parts de marché.