DROIT DES MARQUES – Précisions sur l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque nationale désignant des véhicules et leurs pièces détachées 

CJUE, 22 octobre 2020, C-720/18 et C-721/18, Ferrari SpA c/ DU – L’usage sérieux d’une marque déposée pour des véhicules et leurs composants peut être démontré par l’utilisation de la marque pour des pièces détachées des véhicules, par la fourniture de services d’entretien sous ladite marque, ou encore par la vente d’occasion de véhicules revêtus de la marque et déjà mis sur le marché par le titulaire. Cet usage vaut pour la catégorie générale des véhicules, sauf à démontrer l’existence d’une sous-catégorie autonome, laquelle ne peut être caractérisée par le caractère luxueux ou la finalité sportive de ces véhicules.

Entre 1984 et 1996, la société Ferrari a commercialisé plusieurs modèles de voitures de sport sous la marque « TESTAROSSA », enregistrée en tant que marque internationale en 1987 et en tant que marque allemande en 1990 afin de désigner en Classe 12 les véhicules et les parties de véhicules.

A compter de 1996, la société Ferrari a fait usage de sa marque pour désigner les pièces détachées et les accessoires des véhicules précédemment commercialisés, ses prestations d’entretien destinées à ces véhicules, ainsi que la revente de ces véhicules d’occasion.

En 2015, une procédure de déchéance a été initiée en Allemagne à l’encontre de ces deux marques, conduisant le Tribunal Régional Supérieur de Düsseldorf à poser plusieurs questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) afin d’obtenir des précisions concernant la notion d’usage sérieux au sens de l’article 12.1 de la directive 2008/95/CE rapprochant les législations des États membres sur les marques.

• Tout d’abord, il s’agissait de savoir si l’usage d’une marque enregistrée pour une catégorie générale de produits et de pièces détachées les composant, tels que les automobiles et leurs pièces, doit être considérée comme sérieux pour l’ensemble de cette catégorie lorsqu’il est réalisé sur un «  segment spécifique du marché », soit en l’occurrence, sur celui des pièces détachées et accessoires de « voitures de sport de luxe très coûteuses ».

La CJUE rappelle que l’utilisation d’une marque pour des pièces détachées des produits couverts par cette marque est susceptible de constituer un usage sérieux, non seulement pour les pièces détachées elles-mêmes, mais aussi pour les produits couverts par cette marque, et ce même si l’enregistrement ne vise pas expressément ces pièces détachées.

Elle rappelle ensuite que, si la marque vise une catégorie large de produits et services susceptible d’être subdivisée en sous-catégories autonomes, l’usage sérieux devra être rapporté concernant chacune des sous-catégories autonomes et à défaut, la marque sera déchue pour les sous-catégories pour lesquelles la preuve d’un usage sérieux n’a pas été rapportée. Elle ajoute que, pour vérifier l’existence de telles sous-catégories, il convient d’examiner si le consommateur souhaitant acquérir les produits ou services relevant de cette catégorie associera cette marque à l’ensemble des produits et services de cette catégorie, en tenant compte de leur finalité et de leur destination.

En l’occurrence, la CJUE considère que la notion de « segment spécifique du marché » n’est pas pertinente pour justifier l’existence d’une sous-catégorie puisque le titulaire aurait un intérêt légitime à étendre sa gamme de produits ou de services au-delà de ce segment. Par ailleurs, elle considère que le prix des produits et leur caractère luxueux ne sont pas davantage suffisants. Quant au fait qu’il s’agisse de voitures performantes ayant notamment pour destination l’usage dans le sport automobile, elle estime que ces véhicules pourront avoir d’autres destinations (ex : transport) et que, dans ce cas, la sous-division de la catégorie par destination limiterait excessivement les droits du titulaire.

• Ensuite, la juridiction allemande souhaitait savoir si une marque fait l’objet d’un usage sérieux par son titulaire, lors de la revente, par celui-ci, de produits d’occasion, mis dans le commerce sous cette marque.

En première instance, le Tribunal Régional de Düsseldorf avait jugé que la revente des voitures d’occasion ne pouvait constituer un nouvel usage des marques « TESTAROSSA » dès lors que les droits de la société Ferrari sur ces marques avaient été épuisés par la première mise sur le marché de véhicules sous la marque.

La CJUE ne suit pas ce raisonnement puisqu’elle considère que le fait que le titulaire de la marque ne puisse pas interdire à des tiers l’usage de sa marque pour des produits déjà mis dans le commerce sous celle-ci ne signifie pas qu’il ne peut pas lui-même en faire usage pour de tels produits. Ce faisant, la CJUE confirme que la revente d’occasion de produits revêtus de la marque et déjà mis sur le marché une première fois peut constituer un usage à titre de marque, dont il convient de tenir compte dans l’appréciation de l’usage sérieux.

• Enfin, la Cour était interrogée sur le point de savoir si la fourniture de services relatifs aux produits commercialisés sous la marque constitue un usage sérieux de la marque.

La Cour précise que les services d’entretien encore fournis par la société Ferrari pour les véhicules qu’elle commercialisait sous la marque « TESTAROSSA » peuvent constituer un usage sérieux de la marque en cause à condition que ces services soient fournis sous ladite marque.