La « Trademark Clearinghouse » dans le cadre du programme de nouvelles extensions de noms de domaine

L’ICANN a initié un programme de nouvelles extensions de noms de domaine (« NewgTLDs ») qui, à terme, permettra notamment aux titulaires d’une marque d’utiliser leurs marques comme extension de noms de domaine.

Ce nouveau programme est également susceptible de générer de nombreux conflits avec les titulaires de marques qui verraient leurs marques reproduites dans les nouvelles extensions.

Afin de traiter ces questions en amont, dans la mesure du possible, l’ICANN a mis en place une “Trademark Clearinghouse” (TMCH).

Depuis le 26 mars 2013, la TMCH reçoit les demandes de titulaires de marques tendant à inclure leurs marques dans une base de données internationale.

Néanmoins, tous les signes distinctifs ne peuvent pas être admis à la TMCH.

Ainsi, seules les marques déjà enregistrées peuvent être admises, à l’exclusion des demandes d’enregistrement et des marques d’usage non-enregistrées, sauf si ces dernières ont été reconnues par une juridiction.

Par ailleurs, les signes réservés par des lois nationales ou des traités internationaux ne peuvent pas davantage faire l’objet d’une intégration à la TMCH.

Si les marques verbales sont évidemment éligibles à la TMCH, les marques semi-figuratives peuvent également y être intégrées. Toutefois, seuls sont pris en considération les mots figurant dans cette marque semi-figurative, et ce dans leur exact ordre d’apparition.

Enfin, ne peuvent être admises à la TMCH les marques qui contreviennent au standard de nommage. Ainsi, toute marque enregistrée qui inclurait déjà une extension (exemple : marque.com) ne peut être admise. De même, une marque enregistrée qui comprendrait un point entre deux mots ne peut être admise. Enfin, une marque qui inclurait des signes latins ne peut pas être intégrée à la TMCH.

Le titulaire d’une marque, dont la marque aura été intégrée dans cette base de données, peut prioritairement enregistrer son extension au cours de la « sunrise period » d’une durée de 30 jours minimum.

Par ailleurs, le titulaire d’une marque qui l’aura enregistrée à titre d’extension de nom de domaine au cours de la « sunrise period » sera alerté de tout enregistrement par un tiers d’une nouvelle extension de nom de domaine reprenant sa marque dans un délai minimum de 60 jours après le terme de la « sunrise period ».

Enfin, les titulaires de « NewgTLDs » pourront bénéficier d’une procédure de résolution des litiges plus rapide et moins coûteuse que la procédure de résolution des litiges UDRP.

En effet, cette procédure alternative intitulée « Uniform Rapid Suspension System » ou « URS » ne durera que 20 jours contre 45 jours en moyenne pour la procédure UDRP et ne coûtera que 375 à 500 dollars américains en fonction du nombre de noms de domaine concernés contre 1500 dollars américains pour la procédure UDRP diligentée devant l’OMPI.

Toutefois, contrairement à la procédure UDRP, dans le cadre de laquelle le demandeur peut obtenir le transfert à son profit du nom de domaine litigieux, la procédure URS ne permettra d’obtenir que la seule suspension du nom de domaine jusqu’à la fin de sa période d’enregistrement.