L’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque verbale « vente-privee.com » – Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 6 décembre 2016, n°15-19.048

La société Vente-privee.com, acteur de la vente de produits en ligne depuis le début des années 2000, est engagée dans un contentieux depuis 2013 sur la validité de ses marques.

La société concurrente Showroomprive.com avait en effet assigné la société Vente-privee.com en nullité de plusieurs de ses marques pour défaut de distinctivité, dont la marque verbale « vente-privee.com » déposée et enregistrée en janvier 2009.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 31 mars 2015, avait débouté Showroomprive.com de l’ensemble de ses demandes. La société Showroomprive.com s’est pourvue en cassation, en reprochant à la Cour d’appel d’avoir, dans un premier temps, jugé que la marque « vente-privée.com » était dépourvue de distinctivité à la date de son dépôt compte tenu de son caractère usuel et descriptif au regard des services visés, puis de juger, dans un second temps, que cette marque non distinctive intrinsèquement avait acquis un caractère distinctif par l’usage postérieurement, l’article L711-2 du Code de la propriété intellectuelle ne prévoyant pas, selon elle, expressément cette possibilité.

La demanderesse invoquait en tout état de cause le fait que la preuve de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage n’était pas rapportée, le signe étant utilisé selon elle en tant que nom de domaine et non à titre de marque, ainsi que le fait que la preuve d’usage ne pouvait résulter que du titulaire lui-même et non d’articles de presse ou de citations de médias.

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 6 décembre 2016, a confirmé l’arrêt d’appel en rappelant que la France a usé de la faculté laissée aux Etats membres par l’article 3 de la directive communautaire n°2008/95/CE du 22 octobre 2008, de ne pas déclarer nulle une marque enregistrée lorsque le caractère distinctif est acquis après son enregistrement. Ainsi, en France, le juge est fondé pour apprécier la validité de la marque à prendre en compte l’usage postérieur à l’enregistrement de la marque.

La Cour a considéré que les juges du fond avaient justement retenu que le signe en question avait bien fait l’objet d’un usage à titre de marque, par l’apposition systématique du signe Venteprivee.com, de manière intensive, à côté de chacun des millions de produits proposés à la vente et au sein de chacun des multiples courriers envoyés quotidiennement aux 20 millions de membres du site. Il est relevé également que la marque verbale sera perçue en premier lieu par le public pertinent et qu’elle figure parmi les « marques préférées des français ».

Il ressort ainsi de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation que les juges du fond peuvent tenir compte de l’usage intensif d’une marque opéré après son dépôt pour apprécier la validité d’une marque intrinsèquement peu distinctive. Il est donc important pour le demandeur qui souhaite agir en nullité d’une marque pour défaut de caractère distinctif d’agir rapidement après le dépôt.