Mois : juin 2018

L’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la Juridiction Unifiée du Brevet a pour objectif d’assurer la compatibilité de la législation française et donc du Code de la propriété intellectuelle (CPI) avec d’une part, les deux règlements de l’Union européenne formant le « paquet brevet » sur le brevet unitaire et d’autre part, l’Accord sur la Juridiction Unifiée du Brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013.

L’article 13 de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 prévoit la création d’un nouvel article L. 615-8-1 du CPI aux termes duquel « l’action en nullité du brevet est imprescriptible ».

Cette nouvelle disposition qui consacre le caractère imprescriptible des actions en nullité de brevet était en tout état de cause particulièrement souhaitable.

• Ces nouvelles dispositions insérées sous un titre II intitulé « dispositions relatives aux actions en justice portant sur les brevets européens et les brevets français » règlent une question particulièrement débattue, celle de la prescription des actions en nullité.

La jurisprudence française a appliqué l’action en nullité d’un brevet formée à titre principal, le délai de prescription de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil, qui dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Seule la demande en nullité formée à titre de défense à une action principale en contrefaçon n’était pas soumise à un délai de prescription (Voir à cet égard : TGI Paris, 15 juillet 2015, RG n° 13/14830 – définitif sur ce point).

La question du point de départ de ce délai de 5 ans a donné lieu à des décisions divergentes qui ont créé une grande insécurité juridique.

Des procédures sont toujours en cours sur ce point.

En outre, l’applicabilité de la prescription aux actions en nullité d’un titre de propriété industrielle semblait contrevenir au principe de liberté du commerce et de la concurrence. L’action en annulation du brevet a pour but de sanctionner un titre qui ne répond pas aux exigences légales de brevetabilité et qui constitue donc une violation de la loi et une entrave à la liberté du commerce et de l’industrie. Le but d’une action en nullité engagée à titre principal est de priver d’effet le brevet, non seulement à l’égard du demandeur en nullité mais de tous les tiers. Le demandeur en nullité agit ainsi dans l’intérêt général. L’action en nullité du brevet apparaît dès lors incompatible avec le principe même d’une prescription car le vice qui affecte le titre et porte atteinte à la liberté du commerce est perpétuel.

La reconnaissance de l’imprescriptibilité d’une action en contrefaçon de brevet est donc une avancée majeure.

L’application de la prescription aux actions en nullité de brevets va cependant perdurer jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance du 9 mai 2018 qui se trouve reportée à « la même date que celle de l’entrée en vigueur de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013 » dont la loi n° 2014-199 du 24 février 2014 a autorisé la ratification. Cette entrée en vigueur qui dépend notamment de la ratification par l’Allemagne est à ce jour indéterminée.

Il convient d’ajouter que selon les dispositions transitoires prévues par l’article 23 de l’ordonnance, la règle de l’imprescriptibilité des actions en nullité de brevet « est sans effet sur une prescription déjà acquise. Elle s’applique aux actions pour lesquelles, à la date de son entrée en vigueur, le délai de prescription n’est pas encore arrivé à expiration. ». Le débat sur le point de départ de la prescription n’est donc pas clos.
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• L’ordonnance contient de nouvelles dispositions relatives au point de départ du délai de prescription en matière d’action en contrefaçon de brevet.

La durée du délai de prescription de l’action en contrefaçon est fixée à cinq ans, tant dans le Code de la propriété intellectuelle que dans l’Accord sur le brevet unitaire. Cependant, le point de départ de ce délai est différent puisque l’article L. 615-8 retient le jour de la réalisation des actes de contrefaçon (actuel article L 615-8 : « Les actions en contrefaçon prévues par le présent chapitre sont prescrites par cinq ans à compter des faits qui en sont la cause ») tandis que l’Accord fixe le point de départ au jour où le requérant a eu connaissance ou avait raisonnablement lieu d’avoir connaissance du dernier fait justifiant l’action.

C’est pourquoi, l’ordonnance modifie l’article L.615-8 qui sera désormais ainsi libellé « Les actions en contrefaçon prévues par la présente section sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. ».

Ces dispositions n’entreront toutefois en vigueur, comme celles relatives à la prescription de l’action en nullité, qu’au jour de l’entrée en vigueur de l’Accord soit à une date inconnue à ce jour.

On ne peut que souhaiter que des dispositions analogues soient consacrées pour les autres droits de propriété industrielle, à l’égard desquels la jurisprudence applique à ce jour la prescription de droit commun.

Ainsi et en matière de marques, la chambre commerciale de la Cour de cassation a pu juger, dans le cadre de l’affaire du « Château Cheval Blanc » que « le fait que le vice de déceptivité, dont une marque est entachée, ne puisse être purgé ni par l’usage ni par le temps n’est pas de nature à rendre imprescriptible l’action, par voie principale, en nullité de la marque fondée sur ce vice et n’a pas pour effet de suspendre le délai de prescription tant que la marque demeure inscrite au registre national des marques » (Cass, ch. com. 8 juin 2017, n°15-21.357). L’action en nullité contre un droit de marque n’est donc pas imprescriptible y compris en cas de motifs absolus de nullité.

Le Tribunal de l’Union européenne (TUE) a eu récemment l’occasion de se prononcer sur la portée d’une décision antérieure de l’EUIPO relative à la validité d’un dessin ou modèle de l’Union européenne et de réaffirmer une interprétation classique de différents textes européens.

En l’espèce, la société Basil était titulaire d’un modèle européen de « paniers spéciaux pour cycles ». La société Artex avait intenté une action en nullité de ce titre devant l’EUIPO pour défaut de caractère individuel, laquelle avait été accueillie.

La société Basil avait ensuite saisi le TUE, en soulevant notamment plusieurs arguments procéduraux.

La requérante invoquait à ce titre le fait que l’EUIPO avait, dans une instance précédente, rejeté une demande de nullité envers son modèle.

La société Basil fondait cet argument sur l’article 52 paragraphe 3 du règlement n°6/2002, lequel dispose « qu’une demande en nullité introduite devant l’EUIPO est irrecevable si un tribunal de dessins ou modèles communautaires a statué entre les mêmes parties sur une demande ayant le même objet et la même cause et que cette décision a acquis l’autorité de la chose jugée. ».

Le Tribunal relève, à juste titre, que cette disposition n’est pas applicable en l’espèce. En effet, le texte précise clairement que cette irrecevabilité concerne les hypothèses dans lesquelles un tribunal des dessins et modèles communautaires (et donc une juridiction nationale d’un Etat membre) a précédemment rejeté une demande de nullité formée de nouveau devant l’EUIPO.

Subsidiairement, le Tribunal précise que la requérante ne démontrait pas que la société ayant introduit la précédente demande de nullité devant l’EUIPO était la même que celle ayant engagé la nouvelle instance.

Par ailleurs, la société Basil tentait également de se prévaloir d’une application par analogie des dispositions de l’article 86 paragraphe 5 du règlement n°6/2002 interdisant l’introduction d’une demande reconventionnelle en nullité lorsqu’il existe une décision précédente de l’EUIPO passée en force de chose jugée entre les mêmes parties.

Une nouvelle fois, les juges estiment que cette disposition ne concerne pas les instances devant l’EUIPO ou la chambre des recours, mais uniquement celles devant les tribunaux nationaux. Le Tribunal précise que cette disposition a vocation à éviter un conflit de solutions entre les décisions de l’EUIPO et celles des juridictions nationales pour une même affaire, et non à prévenir un conflit entre deux décisions de l’EUIPO (de nature administratives).

Le Tribunal relève ainsi que les textes invoqués par la requérante ne réservent les exceptions d’irrecevabilité énoncées qu’aux hypothèses spécifiquement prévues, précisant également que « il n’est pas établi que cette disposition comporterait une lacune incompatible avec un principe général du droit qui pourrait être comblée par une application par analogie » (point 30).

La société Basil tentait enfin d’établir un parallèle avec l’article 56 paragraphe 3 du règlement n°207/2009 relatif aux marques de l’Union européenne, qui prévoit qu’est irrecevable une demande en nullité ayant déjà été tranchée, selon une décision ayant force de chose jugée, soit par l’EUIPO soit par un tribunal des marques de l’Union européenne.

Cet argument est également rejeté par le Tribunal. Outre le fait de rappeler que ce texte est relatif aux marques et non aux dessins et modèles, les juges justifient également la nécessité d’une différence de réglementation entre ces deux titres.

La demande de dépôt de dessin ou modèle faisant l’objet d’un examen bien plus limité qu’en matière de marque, il est en effet nécessaire de prévoir un contrôle de validité à postériori plus large en matière dessins et modèles.

Les demandes d’irrecevabilité, tout comme celles relatives à la contestation de l’annulation de son titre soulevées par la société Basil, sont ainsi rejetées.

Le TUE vient de confirmer une décision de la Chambre des Recours, d’annulation pour défaut de nouveauté d’un dessin et modèle de sabots déposé en 2004 par la société Crocs.

En mars 2013, une société française avait introduit une demande en annulation de ce titre auprès de l’EUIPO pour absence de nouveauté. Elle faisait en effet valoir que le modèle de sabot en question avait été divulgué par la société Crocs antérieurement à la date de priorité revendiquée :

• Exposition du modèle de sabot lors d’un salon nautique international tenu en Floride ;
• Vente de 10.000 paires de sabots aux Etats-Unis ;
• Divulgation du modèle sur le site internet de la société Crocs.

La division d’annulation rejette dans un premier temps cette demande en nullité. Suite à la production de nouvelles preuves par la société Gifi, la Chambre de recours a finalement prononcé l’annulation du dessin ou modèle litigieux.

Bien qu’elle reconnaisse la matérialité des faits de divulgation reprochés ainsi que leur antériorité à la date de priorité, la société Crocs conteste cependant l’existence d’une divulgation effective de son modèle dans l’Union européenne. Elle souligne en effet que les ventes avaient été uniquement réalisées dans les Etats de la Floride et du Colorado et que son site internet n’était consulté que par un public américain et n’était pas relié aux mots clés « chaussures » et « sabots » sur les moteurs de recherche. Par conséquent, la requérante estime que la divulgation n’a pu avoir un impact dans l’Union européenne.

Par son arrêt du 14 mars 2018, le TUE ne partage cependant pas la position de la société Crocs et confirme la décision rendue par la Chambre des recours.

Les juges énoncent d’une part qu’il importe peu que les actes de divulgation aient été commis hors de l’Union européenne, rappelant ainsi une jurisprudence constante (arrêts CJUE 13 février 2014, H. Gautzsch Großhandel, TUE 21 mai 2015 Parapluies).

Le Tribunal fait application de cette même jurisprudence antérieure en exposant clairement la question centrale du litige ; celle de savoir « si les personnes faisant partie des milieux spécialisés du secteur concerné pouvaient raisonnablement avoir connaissance d’évènements s’étant produits en dehors du territoire de l’Union », étant rappelé que la réponse dépend de l’appréciation de circonstances propres à la présente affaire.

Les juges précisent également que la charge de la preuve de cette méconnaissance pèse sur la partie contestant la divulgation (en l’espèce la société Crocs).

Le Tribunal rejette le recours qui lui était présenté, au motif que les arguments de la société Crocs étaient insuffisants et qu’il était peu probable que, au vu de l’influence des tendances commerciales du marché américain sur celui de l’Union, la divulgation des sabots soit passée inaperçue des professionnels du secteur concerné opérant sur le territoire de l’Union.

Par cette application de la jurisprudence antérieure, la décision de la Chambre de recours est ainsi confirmée et le titre de modèle détenu par la société Crocs, annulé pour défaut de nouveauté.

L’existence d’une différence conceptuelle entre deux signes suffit-elle à écarter l’existence d’un risque de confusion ? C’est ce que semble affirmer le Tribunal de l’Union Européenne (TUE) dans une récente décision relative au célèbre joueur de football Lionel Messi.

Lionel Messi a déposé en 2011 une marque de l’Union européenne semi-figurative comportant l’élément verbal « MESSI » et désignant des vêtements, chaussures et équipement sportifs.

Une procédure d’opposition avait été intentée par le titulaire des marques antérieures verbales de l’Union européenne « MASSI », déposées pour des produits identiques.

L’EUIPO, puis la Chambre de recours, font droit à cette demande. La Chambre de recours fonde sa décision d’une part sur l’existence d’une forte similarité visuelle et auditive entre les signes et rejette d’autre part l’argument tiré d’une différenciation conceptuelle avancée par le footballeur. La Chambre de recours considère en effet que seule une partie du public pertinent, s’intéressant au football, serait susceptible d’identifier une différence conceptuelle entre les marques.

Cette position n’a cependant pas été suivie par le TUE dans son arrêt 26 avril 2018. Si les juges reconnaissent également une forte ressemblance d’un point de vue visuel et auditif, ces derniers considèrent que la Chambre de recours s’est néanmoins livrée à une interprétation erronée en considérant qu’aucun concept particulier ne pouvait être attribué aux marques par le consommateur d’attention moyenne.

Le Tribunal énonce d’une part que contrairement à l’appréciation faite par la Chambre de recours, Lionel Messi doit être considéré comme étant un personnage public, connu par la plupart des consommateurs raisonnablement avisés, et non pas uniquement de ceux s’intéressant au sport.

D’autre part, les juges soulignent qu’un consommateur moyen cherchant à acquérir des articles et vêtements de sports (produits désignés par les marques en cause) sera très vraisemblablement apte à associer le terme « Messi » au joueur de football Lionel Messi. Ils ajoutent que bien qu’il existe une possibilité pour que certains consommateurs ignorent ce lien conceptuel, ces derniers ne représenteront qu’une faible proportion du public visé.

Enfin, le Tribunal conclut en indiquant que la marque déposée par Lionel Messi dispose « d’une signification claire et déterminée, de sorte que le public est susceptible de la saisir immédiatement. ». A l’inverse, la marque verbale « MASSI » ne serait dotée d’aucune signification particulière, à l’exception de sa traduction en italien « grosses pierres ».

La différence conceptuelle entre les deux signes fait ainsi obstacle à l’existence d’un risque de confusion, en dépit de très fortes similarités visuelles et auditives.

Par conséquent, la décision faisant droit à l’opposition formée par les titulaires de la marque « MASSI » a été annulée.

Dans un arrêt en date du 17 janvier 2018, ayant eu les honneurs d’une publication au bulletin (pourvoi n° 15-29276), la Chambre Commerciale de la Cour de cassation a affirmé que l’apposition en France d’une marque protégée sur ce territoire, sur des produits destinés à l’exportation dans un pays où leur commercialisation est licite, constitue bel et bien un acte de contrefaçon.

Cette position constitue un revirement de la jurisprudence « Nutri-rich » établie par un arrêt du 10 juillet 2007 (n° 05-18.571, Bull. IV, n°189). Dans ce précédent arrêt, la Cour de cassation avait considéré que la détention de produits revêtus d’une marque protégée en France en vue de leur exportation, procède d’un motif légitime, à savoir la licéité de leur première commercialisation dans un pays tiers.
La Cour avait en effet consacré une exception de motif légitime de détention de produits destinés à l’exportation en estimant que dans cette hypothèse, il n’existait pas de risque que les marchandises soient initialement commercialisées en France, et que l’entreprise poursuivie ne fait dès lors usage du signe litigieux qu’afin d’exercer son droit exclusif portant sur la première mise sur le marché de produits revêtus du signe incriminé dans des pays où elle dispose de droits.

Dans son arrêt de 2018, la Chambre Commerciale revient sur cette position, en relevant qu’elle ne fait pas une application correcte du principe d’harmonisation posé par le droit de l’Union européenne.

Ainsi, au visa de l’article L716-10 du Code de la propriété intellectuelle qui sanctionne au titre de la contrefaçon le fait de « détenir sans motif légitime, d’importer ou d’exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante », la Cour relève qu’aucune des directives de l’Union européenne rapprochant les législations des États membres sur les marques, « ne prévoient une telle exception, de sorte que le refus de constater la contrefaçon en pareil cas ne peut être maintenu ; qu’il en résulte qu’ayant constaté que la marque avait été apposée en France, territoire sur lequel elle était protégée, la cour d’appel en a exactement déduit, lors même que les produits ainsi marqués étaient destinés à l’exportation vers la Chine, que la contrefaçon était constituée ».