Mois : février 2013

Dans une ordonnance de référé du 14 janvier 2013, le Président du Tribunal de grande instance de Paris a fait une application du principe selon lequel un usage d’une marque déposée, pour être constitutif de contrefaçon, doit être un usage fait par le tiers à titre de marque.

La société d’assurances SWISSLIFE avait confié à la société VITAL ASSURANCES une mission de courtage de ses produits et services. Toutefois, elle s’était aperçue que la société VITAL ASSURANCES reproduisait ses marques et son logo sur un site internet accessible à l’adresse « courtage-swisslife.com » et grâce à un site comparatif.

Après avoir mis en demeure la société de courtage VITAL ASSURANCES de procéder à la fermeture du site litigieux, la société SWISSLIFE avait résilié le contrat de courtage pour faute grave, puis avait saisi le Juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris.

La société SWISSLIFE reprochait notamment à la société VITAL ASSURANCES d’avoir commis des fautes contractuelles ainsi que des actes de contrefaçon en diffusant ses marques et logos sur un site internet. En effet, la société SWISSLIFE prétendait que la reproduction de ses marques sur 40 pages du site litigieux constituait en soi un usage illicite de la marque, en se fondant pour cela sur l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle.

La question qui se posait alors au Juge des référés était de savoir si l’usage de la marque du donneur d’ordre dans le cadre normal d’une activité de courtage sur internet était contrefaisant.

Le Juge des référés, tout en soulignant que la société SWISSLIFE « ne fait aucune analyse de l’usage ainsi réalisé des signes litigieux », considère que ces signes « sont employés non pas pour désigner les produits mais la dénomination sociale de la société d’assurances et ce, afin de permettre au courtier de faire connaître à ses futurs clients internautes de quelles sociétés il est le courtier et donc quels sont les produits qu’il vend ».

Cette solution est fondée sur une analyse concrète de l’usage du signe à l’aune de l’activité du courtier. Ce dernier, en tant qu’intermédiaire en assurances, a pour mission de trouver un cocontractant pour son donneur d’ordre (article L. 520-1 du Code des assurances).

En ce sens, l’activité du courtier en assurances, tiers au contrat final passé entre le donneur d’ordre et l’assuré, n’est pas contraire aux intérêts légitimes du titulaire de la marque puisqu’elle a précisément pour but de drainer la clientèle vers l’assureur. Le signe est alors exploité non pas à titre de marque, mais dans un but d’information du consommateur relativement aux noms des entreprises avec lesquelles le courtier travaille.

En cela, l’ordonnance du 14 janvier 2013 s’inscrit dans la lignée d’un jugement du TGI de Paris du 9 avril 2010 qui avait considéré que ne commettait pas de contrefaçon un site internet commercialisant des billets d’avion et qui reproduisait dans le cadre normal de son activité d’agence de voyage le nom d’une compagnie aérienne pour désigner les services qu’elle offre au public (confirmé par CA Paris, 23 mars 2012).

Une société invoquant des actes de concurrence déloyale et de détournement de clientèle a sollicité l’autorisation du Président du Tribunal de Commerce, sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, pour effectuer des opérations de constat afin d’établir l’existence d’un comportement déloyal.

La requête mentionnait l’existence d’un différend entre les parties mettant en cause des actes de contrefaçon. En effet, la société défenderesse reprochait à la société requérante des actes de contrefaçon de marque.

Une exception d’incompétence du Président du Tribunal de Commerce au profit du Président du Tribunal de Grande Instance a été soulevée.

Les juges du fond ont fait droit à l’exception d’incompétence, ont rétracté l’ordonnance et ont prononcé la nullité des opérations de constat.

Dans un arrêt du 20 novembre 2012 (pourvoi n°11-23.216), la cour de cassation a rejeté le pourvoi et a considéré que la mesure de constat était indissociablement liée à des actes de contrefaçon de marque. Dans ces conditions, en application de l’article L 716-3 du Code de la Propriété Intellectuelle, la cour a jugé que seul le Président du Tribunal de Grande Instance est compétent pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile. Rappelons que l’article L 716-3 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que les actions civiles relatives aux marques ainsi que les questions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de concurrence déloyale sont portées devant les tribunaux de grande instance.

Un contentieux assez singulier donne l’occasion à la chambre commerciale de la Cour de cassation de rappeler que le droit conféré par l’enregistrement d’une marque n’a pas une portée absolue, dans la mesure où il s’agit d’un droit fonctionnel et soumis au principe de spécialité.

Les faits de l’arrêt du 25 septembre 2012 (pourvoi n° 11-22685) sont assez simples. Une société vend sur son site Internet des photographies représentant des emballages sur lesquels sont apposés des marques déposées pour des produits alimentaires et diététiques par différentes sociétés. Les titulaires desdites marques assignent donc la vendeuse de photographies en contrefaçon.

Le rejet de cette demande par la Cour d’appel de Poitiers sera confirmé par la Cour de cassation, principalement pour deux raisons.

La haute juridiction approuve tout d’abord la Cour d’appel d’avoir considéré que les signes litigieux, reproduits sur les photographies, n’étaient pas utilisés pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels les marques étaient enregistrées (produits alimentaires diététiques).

Ce rappel du principe de spécialité doit être nuancé.

S’il est vrai que la caractérisation de la contrefaçon de marque nécessite l’usage de cette dernière pour des produits identiques ou similaires à ceux visés dans l’enregistrement, il n’en n’existe pas moins des hypothèses dans lesquelles l’apposition sur un support quelconque sera tout de même considérée comme un usage pour les produits ou services visés à l’enregistrement.

En effet, la Cour de justice de l’Union européenne, dans sa décision BMW en date du 23 février 1999 (affaire C-63/97) a eu l’occasion de dire pour droit que l’annonce « réparation et entretien de BMW , qui vise à désigner un service de maintenance d’automobiles, était tout de même constitutive d’un usage pour des voitures dans la mesure où BMW servait également à identifier « la provenance des produits qui sont l’objet du service » » (paragraphe 39).
Ne pouvait-on estimer dans l’arrêt commenté que les marques de produits diététiques étaient utilisées pour désigner la provenance des produits objet de la photographie ?

La seconde raison qui conduit à rejeter l’action en contrefaçon semble plus pertinente. La Cour d’appel de Poitiers, non censurée sur ce point par la Cour de cassation, estime également que les produits vendus par la société de photographies « n’étaient pas identifiés » par les marques figurant sur les emballages.

Il s’agit d’un simple rappel de l’exigence de l’usage à titre de marque, c’est-à-dire d’un usage ayant pour fonction d’indiquer au consommateur l’origine commerciale des produits. Or, il est bien évident qu’en l’espèce, la reproduction de la marque n’avait pas pour but de faire croire que les photographies proviennent des titulaires de marques opposées. Elles n’avaient pas non plus pour objet d’indiquer au consommateur l’existence d’un partenariat entre les titulaires des marques et la société qui vend les photographies.

L’apparition des marques sur les photographies a simplement pour objet de fournir à l’acheteur une reproduction aussi fidèle que possible à l’emballage original photographié. Le raisonnement est au final assez proche de celui de la Cour de justice qui, dans l’arrêt Opel en date du 25 janvier 2007 (affaire C-48/05) a estimé, dans une affaire relative à des modèles réduits de voiture de marques, que « le public pertinent ne perçoit pas le signe identique au logo Opel figurant sur les modèles réduits commercialisés par Autec comme une indication que ces produits proviennent d’Adam Opel ou d’une entreprise économiquement liée à cette dernière » (paragraphe 24).

La Cour d’appel de Poitiers a d’ailleurs pris le soin de préciser que le fait de taper les noms des marques dans un moteur de recherche ne menait pas aux pages proposant la vente des photographies litigieuses.

Au final, on relèvera que cette jurisprudence s’inscrit dans une tendance à encadrer de façon de plus en plus précise la notion d’usage à titre de marque, préalable nécessaire à la reconnaissance d’un acte de contrefaçon.

Dans un autre domaine, les juridictions françaises estiment aujourd’hui que l’usage d’une marque pour désigner un titre de film ou de livre n’a pas vocation à indiquer son origine commerciale, mais simplement à identifier l’œuvre elle-même (en ce sens, à propos d’un titre de film, cass.com, 12 juil. 2011., n°10-22739).