Mois : juin 2020

TUE, 12 mars 2020, T-352/19 : Le Tribunal de l’Union européenne refuse de protéger l’apparence des aliments contenus dans un modèle d’emballage alimentaire alors même qu’ils sont visibles sur le dépôt.

Un modèle de l’Union Européenne déposé en 2012 à l’EUIPO par la société Gamma-A SIA, portait sur un emballage d’aliments constitué d’une boite ronde métallique dont le couvercle transparent, détachable au moyen d’une languette elle aussi transparente, permettait de voir les aliments insérés dans la boite. Trois photographies du modèle figuraient au dépôt dont deux permettant de distinguer des produits alimentaires, en l’occurrence des poissons séchés, disposés de manière compacte.

En 2017, une demande d’annulation était déposée par un concurrent sur le fondement d’une divulgation antérieure consistant en un emballage en tout point similaire, exception faite des aliments contenus dans l’emballage.

La demande d’annulation était d’abord rejetée par la division d’annulation de l’Office européen, avant finalement d’être acceptée par l’une des Chambres de recours qui retenait que «  le dessin ou modèle contesté produisait sur l’utilisateur averti la même impression globale que celle produite par le dessin ou modèle antérieur  », en indiquant que ne devaient être prises en compte que les seules caracte ?ristiques de l’apparence des emballages, et non les caracte ?ristiques de l’apparence des aliments contenus dans l’emballage.

Le titulaire du modèle formait alors un recours devant le Tribunal de l’Union européenne (le « TUE ») afin de conserver la validité de son modèle. Dans son arrêt, le TUE a rappelé en préambule un certain nombre de principes bien établis :

• le caractère individuel s’apprécie selon les différences d’impression globale que le modèle procure à l’utilisateur averti (ici le professionnel de l’agroalimentaire et le consommateur moyen d’aliments en conserve) en comparaison de celle produite par un dessin ou modèle divulgué antérieurement ;
• il est tenu compte dans cette appréciation du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle, considéré en l’espèce comme élevé dans la mesure où de nombreuses manières d’emballer les aliments sont susceptibles d’être mises en œuvre ;
• il est également tenu compte de la nature du produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé et, notamment du secteur industriel dont il relève.

Le titulaire du modèle faisait d’abord valoir que lors de son examen au moment du dépôt, la Chambre de recours avait écarté l’apparence des aliments en se fondant sur la classification visée dans le dépôt, à savoir des « emballages pour aliment ». Par cette limitation, la Chambre de recours aurait restreint la portée de la protection du modèle.

Cependant, selon le TUE, si la nature du produit dans lequel le modèle est incorporé ne peut influer sur l’étendue de la protection, elle peut en revanche « contribuer à déterminer l’impression globale produite sur l’utilisateur averti  » (§28). Par ailleurs la simple visibilité des aliments dans le dépôt ne saurait suffire à élargir la protection du modèle. Il ne s’agirait selon le TUE que d’une simple illustration de l’un des véritables éléments du modèle, à savoir le couvercle transparent (§31).

Ensuite, le titulaire du modèle critiquait la décision de la Chambre de recours en ce qu’elle avait exclu les aliments visibles de l’étendue de l’impression globale. Or, selon le TUE, la protection porte sur le seul emballage aux caractéristiques déterminées, à savoir un récipient en métal, un couvercle transparent et une languette translucide. Dès lors que l’apparence des aliments n’est pas protégée, l’impression globale ne peut les prendre en considération.

En outre, au regard de l’utilisateur averti, l’appréciation de l’impression globale doit être conforme avec la finalité des produits dans lesquels le modèle est incorporé, à savoir l’emballage d’aliments. Ainsi la manière de présenter les aliments au sein de l’emballage est sans incidence sur l’impression globale de l’utilisateur averti, contrairement à ce que soutenait le titulaire du modèle.

Le point 46 de la décision résume la position du TUE : « lors de l’appre ?ciation de l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par le dessin ou modèle conteste ? aux fins de l’examen de son caracte ?re individuel, ce sont exclusivement les caracte ?ristiques de l’apparence des emballages dans lesquels le dessin ou modèle conteste ? est destiné a ? être incorpore ? qui doivent e ?tre prises en compte, et non les caracte ?ristiques, la qualite ? et la disposition des aliments contenus, indépendamment de la question de savoir si, en raison de la nature transparente des emballages ou de leur couvercle, lesdits aliments sont visibles  ».

Enfin en dernier lieu, la requérante soutenait qu’il subsistait des différences quant aux proportions du dispositif d’ouverture par languette transparente, différences que le TUE a jugé insignifiantes au regard de la grande liberté du créateur dans ce domaine industriel. Dans l’attente d’un éventuel arrêt de la Cour de justice, un pourvoi ayant été formé, deux constats peuvent être provisoirement dégagés de cette décision : d’une part, la classification des produits, bien que purement administrative, produit des effets quant à la détermination de l’utilisateur averti ainsi qu’à l’appréciation de l’impression globale ; d’autre part la présentation d’éléments dont la protection n’est pas explicitement envisagée ne peut sauver la validité fragile d’un dessin ou modèle européen.

CJUE, 27 février 2020, C-240/18 P

Le 21 avril 2015, la société de production Constantin Film Produktion déposait une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne constituée du signe verbal « Fack Ju Göhte », couvrant une très large variété de produits. Le signe déposé, transcription phonétique en allemand des termes anglais « Fuck you Goethe », reprenait le titre d’un film sorti deux ans plus tôt en Allemagne et en Autriche et ayant fait l’objet de deux suites en raison de son succès commercial.

Le signe a été refusé par l’examinateur de l’EUIPO puis par la Chambre de recours, et enfin par le Tribunal de l’Union Européenne au visa de l’article 7 §1 sous f) du règlement 207/2009 qui interdit le dépôt d’un signe contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.

Saisie par la déposante, la CJUE annule la décision du Tribunal ainsi que celle de la Chambre de recours et décide que le signe n’est pas contraire aux bonnes mœurs.

A titre liminaire, la Cour, à l’instar du Tribunal, ne procède à l’examen du signe litigieux qu’au regard de la contrariété aux bonnes mœurs, et non de l’ordre public.

La notion de bonnes mœurs n’est pas définie par les textes européens, ce qui amène la Cour à la définir comme l’ensemble des valeurs et normes morales fondamentales auxquelles la société adhère à un moment donné. Cette notion n’est ni universelle, ni figée, puisque la Cour précise que ces valeurs sont susceptibles d’évoluer au fil du temps et de varier dans l’espace et qu’elles doivent être déterminées en fonction du consensus social prévalant dans la société au moment de son évaluation.

La Cour délivre ensuite les standards d’appréciation de la contrariété aux bonnes mœurs, en commençant par préciser que le simple mauvais goût d’un signe ne peut suffire à lui seul à interdire la protection par le droit des marques. Le signe doit être perçu par le public pertinent, comme contraire aux bonnes mœurs telles qu’elles existent au moment de son examen.

La Cour insiste sur la nécessité de ne pas procéder à une analyse abstraite du signe mais au contraire, à une analyse in concreto, et de prendre en compte tous les éléments de contexte social concrets et actuels dans lequel la marque est susceptible d’être rencontrée. Doivent ainsi notamment être examinés les textes législatifs, les pratiques administratives, l’opinion publique ainsi, le cas échéant, la manière dont le public pertinent a réagi dans le passé à ce signe ou à des signes similaires.

En l’espèce, le signe « Fack Yu Göhte » est assimilé à l’expression « fuck you » qui est empreinte d’une connotation sexuelle et de vulgarité ou qui exprime simplement le sentiment de mépris ou de rejet d’une personne. Ce signe renferme donc une vulgarité intrinsèque que l’ajout du terme « Göhte » ne peut valablement atténuer.

Néanmoins, en relevant tout d’abord que le public pertinent est le public germanophone, principalement allemand et autrichien, la Cour indique que la transcription phonétique en langue allemande de l’expression anglaise la distingue de cette dernière. En effet, la susceptibilité du public dans sa langue maternelle est selon la cour plus importante que dans une langue étrangère. Ensuite, la Cour relève que le signe verbal reprend le titre d’un film dont l’accès au jeune public avait été autorisé et ayant connu un grand succès en salle. Si ce large succès commercial n’est pas en lui-même une preuve irréfutable de l’acceptation sociale de son titre, il en constitue à tout le moins un indice important dont le Tribunal avait refusé de tenir compte. La Cour relève enfin que l’exploitation commerciale du signe à travers le film du même nom n’avait suscité aucune polémique dans les pays considérés, preuve de son acceptation. De surcroît, il était rapporté que l’Institut Goethe, promouvant la connaissance de la langue allemande, utilisait le film à des fins pédagogiques.

Au vu de l’ensemble des éléments contextuels rapportés, la Cour de justice censure l’analyse abstraite adoptée par le Tribunal et conclut que la marque n’est pas contraire aux bonnes mœurs.

De manière presqu’incidente, la Cour de Justice aborde la question de la liberté d’expression en droit des marques. Doit-elle être prise en compte dans l’appréciation de la contrariété aux bonnes mœurs ? Alors que le requérant faisait valoir que le terme déposé devait être envisagé sur le ton de la plaisanterie, le Tribunal avait rejeté son argument en affirmant : « il est constant qu’il existe, dans le domaine de l’art, de la culture et de la littérature, un souci constant de préserver la liberté d’expression qui n’existe pas dans le domaine des marques. »

La Cour ne consacre à cette question qu’un unique paragraphe mais rappelle que la liberté d’expression doit être prise en compte lors de l’application des motifs absolus de refus, tel que l’atteinte aux bonnes mœurs. Cette nouvelle immixtion de la liberté d’expression en droit des marques est notable puisqu’elle est plus habituellement invoquée par celui qui est poursuivi en contrefaçon. Le déposant devra donc conserver en mémoire ce moyen en cas de remise en cause du signe déposé.

CJUE, 30 avril 2020, C-772-18

La contrefaçon de marque suppose de démontrer un usage non autorisé de la marque dans la vie des affaires. La CJUE est récemment revenu sur cette dernière notion, précisant une fois encore l’interprétation des dispositions de l’article 5 § 1 de la Directive 2008/95.

Dans cette affaire, un résident finlandais était l’intermédiaire dans le cadre du cheminement d’un lot de 150 roulements à billes, pour une masse totale de 710 kg, sur lesquels était apposée la marque « INA ». Ce lot avait été acheté en Chine pour être exporté vers la Russie par des tiers, tout en faisant une étape intermédiaire en Finlande. La mission consistait donc à effectuer les formalités de dédouanement et à entreposer le lot litigieux à son adresse avant sa remise aux tiers acheteurs. Cette activité n’était pas effectuée formellement dans le cadre d’une activité commerciale ou professionnelle, et sa rétribution se limitait à du tabac et de l’alcool.

Une procédure pénale pour contrefaçon a été ouverte à son encontre, et le titulaire de la marque s’est alors constitué partie civile. A l’issue de la procédure au fond, ce résident a été relaxé de l’infraction de contrefaçon à défaut de caractère intentionnel, et la demande d’indemnisation formée par la partie civile a été rejetée par la juridiction d’appel qui a estimé que son activité n’était pas équivalente à une activité d’entreposage et de transit, et qu’il n’en avait pas retiré d’avantage économique, ce qui excluait un usage de la marque dans la vie des affaires.

La haute juridiction finlandaise a posé à la CJUE quatre questions préjudicielles afin de savoir si le titulaire de la marque avait ou non le pouvoir d’interdire de tels actes.

Tout d’abord, la Cour revient sur la notion d’actes d’importation au sens de l’article 5 § 1 de la Directive 2008/95 et considère qu’une personne qui communique son adresse afin que les produits litigieux puissent y être expédiés et qui procède ou fait procéder par un agent au dédouanement de ces produits, et les met en libre pratique, accomplit bien un acte d’importation.

Une fois l’acte accompli par le particulier qualifié d’acte d’importation, la Cour est interrogée sur le point de savoir si le particulier, importateur, a fait un usage de la marque dans la vie des affaires.

Sur ce point, la Cour rappelle que la marque ne peut être invoquée qu’à l’encontre d’opérateurs économiques agissant dans le contexte d’une activité commerciale, laquelle s’apprécie au regard d’éléments objectifs. Ainsi, l’activité commerciale se trouve caractérisée lorsque l’opérateur effectue des opérations qui dépassent en raison de leur volume, de leur fréquence ou d’autres caractéristiques, la sphère d’une activité privée.

Concernant les faits litigieux, la Cour souligne que la juridiction de renvoi devra apprécier l’existence d’une telle activité commerciale au regard du volume du lot non négligeable et de la nature particulière des produits, manifestement destinés à l’industrie lourde, et non à un usage privé.

A contrario, la Cour précise les éléments dont la prise en compte ne doit pas avoir d’incidence sur l’appréciation de l’usage du signe dans la vie des affaires.

La Cour rappelle tout d’abord que le critère de la propriété des produits sur lesquels la marque est apposée est dépourvue de pertinence. En d’autres termes, le fait qu’un tiers utilise un signe correspondant à une marque pour des produits sur lesquels il ne peut justifier d’aucun titre de propriété, n’empêche pas qu’il en fasse un usage dans la vie des affaires. Par ailleurs, l’importance de la rémunération que l’importateur a reçu en contrepartie de son activité est également sans incidence. Est donc indifférent en l’espèce le fait que le particulier perçoive une contrepartie autre que pécuniaire.

Les éléments d’appréciation fournis par la Cour favorisent a priori une reconnaissance de l’usage dans la vie des affaires par la juridiction nationale. Gare donc à l’intermédiaire d’une chaine d’importation de produits contrefaisants, qui se croirait dénué de toute responsabilité du seul fait qu’il n’agirait pas dans le cadre d’une activité formellement commerciale ou à des fins pécuniaires.

CJUE 2 avril 2020, C-567-18 (Coty Germany c/ Amazon Services Europe) TJ de Paris, 3ème chambre, 10 janvier 2020, RG n°18/00171 (LAFUMA Mobilier SAS c/ Alibaba France et autres)

Les places de marché ou « Marketplace », qui consistent en des plateformes sur Internet mettant en relation des acheteurs et des vendeurs (particuliers ou professionnels), connaissent un succès grandissant et sont parfois utilisées pour offrir à la vente des produits contrefaisants.

Les juridictions nationales et européennes ont eu l’occasion de revenir récemment sur la responsabilité de ces plateformes en ligne, avec un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne (« CJUE ») dans une affaire opposant la société COTY au géant AMAZON et un jugement du Tribunal judiciaire dans une affaire LAFUMA contre ALIBABA.

• Dans l’affaire Coty c/ Amazon, la CJUE est venue préciser le régime d’une société entreposant des produits contrefaisants, en toute ignorance de cause.

La société de droit allemand COTY GERMANY commercialise des produits cosmétiques sous la marque « DAVIDOFF » en Allemagne dans le cadre d’une licence. Elle a constaté la commercialisation de parfums DAVIDOFF par une société tierce sur la plateforme d’AMAZON, étant précisé que cette société utilisait également le service de stockage des produits offerts par AMAZON.

La société COTY GERMANY a donc agi à l’encontre de la société AMAZON en charge de la gestion de la marketplace ainsi que de celle assurant le stockage des produits en leur reprochant d’avoir pris part, sans autorisation, à la vente de produits contrefaisants.

Après avoir échoué à obtenir la condamnation d’AMAZON en première instance et en appel, la société COTY GERMANY a formé un pourvoi devant la Haute juridiction allemande. Celle-ci a alors adressé une question préjudicielle à la CJUE notamment afin de savoir si une société qui entrepose pour un tiers des produits portant atteinte à une marque sans avoir connaissance de cette atteinte doit être considérée comme détenant ces produits aux fins de leur commercialisation, dès lors que cette société ne poursuit pas elle-même cette finalité.

Dans ses conclusions, l’avocat général avait fait preuve d’une certaine audace en déclarant qu’il était « possible de considérer que cette personne stocke ces produits aux fins de leur offre ou de leur mise sur le marché si elle s’implique activement dans leur distribution  », ouvrant ainsi la voie à une possible responsabilité d’AMAZON en tant que société offrant un service de stockage.

La CJUE ne s’est toutefois pas rangée à l’avis de l’avocat général et a écarté toute responsabilité des sociétés AMAZON en retenant qu’«  une personne qui entrepose pour un tiers des produits portant atteinte à un droit de marque sans avoir connaissance de cette atteinte doit être considérée comme ne détenant pas ces produits aux fins de leur offre ou de leur mise dans le commerce dès lors que cette personne ne poursuit pas elle-même ces finalités  ».

La CJUE rappelle enfin dans cet arrêt les fondements permettant d’agir à l’encontre des marketplaces en fonction de leur rôle d’éditeur impliquant une intervention dans les annonces publiées ou de simple hébergeur ignorant le contenu des annonces et ne pouvant dès lors voir sa responsabilité engagée, sauf en cas d’absence de retrait du contenu litigieux après une notification du titulaire des droits.

• A cet égard, le Tribunal judiciaire de Paris a justement rendu un jugement le 8 janvier 2020 dans lequel il retient la responsabilité de la marketplace ALIBABA en qualité d’hébergeur.

Dans cette affaire, la société LAFUMA MOBILIER a constaté en juin 2017 la vente sur la marketplace d’ALIBABA de fauteuils constituant selon elle la copie de ceux qu’elle commercialise sous la marque « LAFUMA ».

A la suite de plusieurs notifications et d’une mise en demeure infructueuse de retirer les annonces litigieuses, une procédure en référé a été initiée par la société LAFUMA MOBILIER. Une première ordonnance de référé du 21 novembre 2017 a fait injonction à la société ALIBABA de retirer les annonces litigieuses. La Cour d’appel de Paris a par la suite infirmé cette ordonnance le 25 janvier 2019 en considérant qu’elle était en présence d’une contestation sérieuse.

A la suite de cette procédure en référé, la société LAFUMA MOBILIER a assigné au fond plusieurs sociétés du groupe ALIBABA afin notamment de faire condamner les sociétés ALIBABA pour contrefaçon des marques LAFUMA, ainsi que d’obtenir la cessation de tout usage du signe « LAFUMA » sur les sites internet d’ALIBABA et la suppression des annonces litigieuses.

Dans son jugement, le Tribunal a tout d’abord rappelé que « la qualification de la contrefaçon suppose l’usage par le contrefacteur de signes déposés (…) à titre commercial et pour les besoins de son activité commerciale » et a relevé qu’une «  place de marché qui permet seulement à ses clients de faire apparaitre au sein d’annonces des signes déposés (…) ne fait pas une utilisation illicite du signe. »

Il a alors écarté la qualification de contrefaçon au titre du droit des marques et indiqué que les faits devaient être examinés au regard de la responsabilité des prestataires intermédiaires.

Le Tribunal a ainsi recherché « si les sociétés Alibaba sont intervenues de manière pro- active et intellectuelle au stade de la rédaction et de la sélection des contenus des offres litigieuses reproduisant les marques Lafuma [rôle d’éditeur], ou si elles peuvent bénéficier du régime de responsabilité atténuée [rôle d’hébergeur] ».

Le Tribunal a constaté que les sociétés ALIBABA n’ont pas la qualité d’éditeur. Les services proposés sur la plateforme sont inhérents aux places de marché et n’ont « qu’une finalité technique et logistique, pour permettre le fonctionnement du site et garantir à l’internaute, grâce à la structure et l’organisation du site et ses fonctionnalités d’y trouver ce qu’il cherche ».

Le Tribunal a donc retenu la qualité d’hébergeur pour la marketplace des sociétés ALIBABA. Comme le Tribunal l’a rappelé, en vertu de l’article 6-I-7 de la loi LCEN, l’hébergeur n’est pas soumis à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet ou stocke, ni même à une obligation générale de recherche des circonstances relevant des activités illicites. Ainsi, il n’engage sa responsabilité que si, ayant eu connaissance du contenu illicite, il ne procède pas « promptement » au retrait de ce dernier.

S’agissant de la responsabilité des sociétés ALIBABA en tant qu’hébergeur, le Tribunal a constaté que les sociétés ALIBABA n’ont procédé au retrait des annonces litigieuses que dans un délai de 3 mois sous la pression d’une procédure en référé, de sorte que le retrait n’a pas été effectué promptement.

Cour de cassation, ch. com., 22 février 2020, N°18-19153 : la prescription des actes de concurrence déloyale court dès leur connaissance par la personne victime, quand bien même ces faits s’inscrivent dans la durée.

Cette affaire survient à la suite d’une série de litiges opposant l’association « Société Protectrice des Animaux » (la « SPA ») et l’association « Défense de l’animal » regroupant diverses associations de protection des animaux et ayant pour appellation le sigle SPA.

En l’espèce, l’association SPA sollicitait la nullité de la marque « S.P.A. DE FRANCE », déposée par sa concurrente et lui reprochait également d’avoir commis des actes de concurrence déloyale en utilisant à de nombreuses reprises ce signe, à travers notamment des noms de domaines.

Outre l’annulation de la marque « S.P.A. DE FRANCE », la SPA avait obtenu des juges du fond de nombreuses mesures d’interdiction d’utilisation du signe litigieux au titre de la concurrence déloyale, mesures de nature à éviter tout risque de confusion entre les deux associations.

L’association Défense de l’animal avait invoqué pour la première fois en cause d’appel la prescription de l’action en concurrence déloyale tirée du fait que la SPA connaissait l’usage de ce signe depuis plus de 5 ans au moment de l’assignation. La Cour d’appel avait néanmoins écarté ce moyen de défense en indiquant que «  la concurrence déloyale et parasitaire constitue un quasi-délit continu de sorte que la prescription ne commence à courir que du jour où les faits incriminés ont cessé  ».

C’est ce point qui a fait l’unique objet du pourvoi de l’arrêt commenté. L’analyse de la Cour d’appel est censurée par la Cour de cassation qui rappelle les dispositions de l’article 2224 du Code civil sur la prescription quinquennale, et retient que la Cour d’appel aurait dû faire partir le délai « du jour où l’association SPA a connu ou aurait du connaitre les faits lui permettant de l’exercer, peu important que les agissements déloyaux se soient inscrits dans la durée  ».

La Cour de cassation écarte ainsi la notion de quasi-délit continu qui reporte le point de départ de l’action à la date de cessation des actes déloyaux, replaçant ainsi la concurrence déloyale dans le giron de la responsabilité civile de droit commun. Il reviendra dès lors à la Cour d’appel de renvoi de déterminer le jour où la SPA a eu (ou aurait dû avoir) connaissance des agissements litigieux.

En tout état de cause, ce point de départ diffère de celui déterminé par les nouvelles dispositions de la loi PACTE (Loi 2019-486 du 22 mai 2019), s’agissant de la prescription des actions en contrefaçon des titres de propriété industrielle. En effet les nouveaux articles du code de la propriété intellectuelle (articles L.716-4-2 pour les marques, L.521-3 pour les dessins et modèles et L.615-8 pour les brevets) retardent le point de départ de la prescription de l’action au jour où le titulaire du droit a connu (ou aurait dû connaître) «  le dernier fait » lui permettant de l’exercer, permettant ainsi d’exercer l’action contre l’ensemble des actes qui s’y rapportent.

Dans les contentieux de propriété intellectuelle mettant en cause à la fois des actes de contrefaçon et des actes de concurrence déloyale, il conviendra donc de bien distinguer le point de départ de la prescription des actes de concurrence déloyale de ceux relatifs aux actes de contrefaçon d’un droit de propriété industrielle.