Catégorie : Propriété intellectuelle / Nouvelles technologies / Communication

Le projet d’accord prévoit un Titre IV « Propriété intellectuelle » relatif au sort de certains droits de propriété intellectuelle au Royaume-Uni une fois que le retrait sera réalisé.

Tout d’abord, le projet prévoit un système de conversion des droits de propriété intellectuelle de l’Union européenne en titres nationaux (à l’exception des brevets).

En matière de marques, le titulaire d’une marque de l’Union européenne enregistrée avant la fin de la période de transition devient titulaire d’une marque nationale identique (signe identique, produits et services identiques) au Royaume-Uni, sans aucun nouvel examen.

La marque nationale du Royaume-Uni bénéficie de la date d’enregistrement, de la date de priorité ou de la date d’ancienneté revendiquée lors du dépôt de la marque de l’Union européenne correspondante. La validité de la marque nationale anglaise ne peut être remise en cause à raison de l’absence d’usage sur le territoire du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition.

Le titulaire d’une marque de renommée de l’Union européenne bénéficie d’une protection équivalente sur sa marque nationale compte tenu de la réputation qu’elle a acquise dans l’Union jusqu’à la fin de la période de transition, puis sur le territoire du Royaume-Uni.

Les personnes ayant formé une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne avant l’expiration de la période de transition pourront former une demande d’enregistrement identique au Royaume-Uni dans un délai de 9 mois suivant l’expiration de la période de transition et bénéficier de la même date de demande, date de priorité ou date d’ancienneté.

Les personnes ayant obtenu un droit sur une marque via le système international d’enregistrement de l’arrangement de Madrid bénéficieront d’une protection sur ce titre au Royaume-Uni.

En matière de dessins et modèles, le principe est identique puisque le titulaire d’un dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré avant la fin de la période de transition devient titulaire d’un dessin ou modèle national identique au Royaume-Uni, sans aucun nouvel examen.

La durée de protection est au moins équivalente à celle restante pour les droits de l’Union européenne et la date de la demande ou la date de priorité est identique à celle du titre de l’Union européenne.

Les règles applicables aux demandes d’enregistrement de dessins et modèles et aux dessins et modèles obtenus via le système international d’enregistrement de l’arrangement de La Haye sont identiques à celles applicables en matière de marques.

En matière d’obtentions végétales, le système est identique à celui prévu pour les dessins et modèles. Le même mécanisme est applicable aux demandes d’obtentions végétales formées auprès des instances européennes avant l’expiration de la période de transition, à la différence que le délai pour former la demande auprès des entités anglaises est raccourci à 6 mois.

En matière d’appellations et d’indications d’origine géographique, il est prévu de la même manière que celles protégées dans l’Union européenne au dernier jour de la période de transition bénéficieront d’un niveau de protection équivalent au Royaume-Uni, et ce sans aucun nouvel examen.

Les droits concernés sont les suivants : les appellations et indications géographiques et les spécialités traditionnelles garanties prévues par le Règlement (UE) n°1151/2012 du 21 novembre 2012, les appellations d’origine, indications géographiques et mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole du Règlement (UE) n°1308/2013 du 17 décembre 2013, les indications géographiques des boissons spiritueuses protégées par le Règlement (CE) n°110/2008 du 15 janvier 2008, ainsi que les indications géographiques des produits vinicoles aromatisés prévues par le Règlement (UE) n°251/2014 du 26 février 2014.

Après l’expiration de la période de transition, dans le cas où les droits accordés dans l’Union européenne cesseraient, la protection accordée aux appellations et indications d’origine au Royaume-Uni cesserait au même moment.

Quant à la procédure, l’enregistrement des titres nationaux au Royaume-Uni sera réalisé sans qu’aucune demande de la part des titulaires de droits de l’Union européenne ne soit nécessaire, et ce sans aucun frais puisque les entités anglaises utiliseront les données des registres des offices européens.

Les titulaires n’auront aucune obligation de désigner une adresse de correspondance au Royaume-Uni pendant un délai de 3 ans suivant la période de transition. Ils pourront renoncer s’ils le souhaitent aux droits nationaux en mettant en œuvre les procédures applicables au Royaume-Uni. La première date de renouvellement de ces droits nationaux correspond à celle des titres de l’Union européenne correspondants.

Si l’un des titres de propriété intellectuelle détenu dans l’Union européenne est déclaré invalide ou annulé à l’issue d’une procédure administrative ou judiciaire en cours au dernier jour de la période de transition, le droit équivalent obtenu au Royaume-Uni sera également annulé à la même date que celle à laquelle l’annulation du droit de l’Union européenne aura pris effet. Cette annulation est facultative lorsque le fondement à l’annulation du titre européen n’est pas applicable au Royaume-Uni.

Ensuite, une protection au moins équivalente à celle de l’Union européenne est prévue pour les dessins et modèles non enregistrés et les droits issus de bases de données.

Le titulaire d’un dessin ou modèle non enregistré ayant été publié avant l’expiration de la période de transition devient titulaire d’un droit similaire au Royaume-Uni pour une durée identique à la durée de protection restante dans l’Union européenne.

Tout droit issu d’une base de données avant l’expiration de la période de transition bénéficiera d’une protection d’un niveau équivalent au Royaume-Uni pour une durée identique à la durée de protection restante dans l’Union européenne. Ce droit sera accordé aux nationaux du Royaume-Uni, aux personnes physiques y ayant leur résidence habituelle, et aux personnes morales établies au Royaume-Uni ou ayant un établissement dont l’activité est liée à l’économie du Royaume-Uni ou d’un autre Etat membre de manière régulière.

Des dispositions spécifiques visent les certificats complémentaires de protection en matière de produits phytopharmaceutiques et de médicaments. Toute demande de certificat complémentaire de protection ou d’extension de la durée de protection de ces certificats qui a été soumise aux entités du Royaume-Uni avant l’expiration de la période de transition et alors même qu’une telle demande était en cours à cette date devant les instances européennes sera examinée au regard des dispositions de l’Union européenne, à savoir le Règlement (CE) n°1610/96 du 23 juillet 1996 et le Règlement (CE) n°469/2009 du 6 mai 2009.

Enfin, le projet précise que les droits de propriété intellectuelle qui ont été épuisés à la fois dans l’Union et au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition dans les conditions prévues par le droit de l’Union demeureront épuisés à la fois dans l’Union et au Royaume-Uni.

Le 13 novembre dernier, la Cour de Justice de l’Union Européenne s’est prononcée contre la protection au titre du droit d’auteur de la saveur d’un produit alimentaire (arrêt C-310/17).

Etait en cause la saveur d’une spécialité fromagère néerlandaise, le « Heksenkaas ». Dans cette affaire, une société néerlandaise considérait en effet qu’un tiers commercialisait un fromage concurrent qui portait atteinte à son droit d’auteur. Une Cour d’appel des Pays-Bas demandait ainsi à la Cour de Justice si la saveur d’un produit alimentaire pouvait bénéficier d’une protection au titre de la directive 2001/29 sur le droit d’auteur.

La Cour de Justice estime que la saveur d’un produit alimentaire ne saurait être protégée par le droit d’auteur que si une telle saveur peut être qualifiée d’« œuvre » au sens de la directive.

La notion d’« œuvre » visée par la directive implique nécessairement, selon la Cour et pour une question de sécurité juridique, « une expression de l’objet de la protection au titre du droit d’auteur qui le rende identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, quand bien même cette expression ne serait pas nécessairement permanente ».

Or, la saveur d’un produit alimentaire ne peut faire l’objet d’une identification précise et objective, à la différence des œuvres littéraires, picturales, cinématographiques…

En effet, l’identification de la saveur d’un produit alimentaire repose essentiellement sur des sensations et des expériences gustatives subjectives et variables, intrinsèquement liées à la personne qui goûte le produit concerné.

La jurisprudence française est conforme à cette solution puisqu’elle a déjà refusé la protection par le droit d’auteur d’une fragrance (Cass. Civ. 1ère 13 juin 2006).

CA Paris 11 septembre 2018 et TGI Paris 5 octobre 2018

Deux décisions récentes rendues en matière de saisie-contrefaçon de brevet ont récemment tranché la question.

En vertu de l’article L 615-5 du code de la propriété intellectuelle toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, à une saisie contrefaçon. Cette mesure, obtenue de manière non contradictoire, est ainsi destinée à faire la preuve des actes reprochés de contrefaçon.

Il ressort de la lettre de l’article L 615.5 du CPI (comme de celle des articles prévoyant la saisie-contrefaçon pour tous les autres droits de propriété industrielle) que la requête soumise au juge afin d’être autorisé à pratiquer une saisie-contrefaçon n’exige pas pour le requérant, la preuve d’un commencement de preuve de la contrefaçon, mais seulement la preuve de l’existence effective de ses droits.

Cette interprétation se justifie d’autant plus au regard de la transposition effectuée par le législateur de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. En effet, cette directive, qui impose au titulaire de droit qui sollicite l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon de “présenter des éléments de preuve raisonnablement accessibles” pour établir l’atteinte ou l’imminence de l’atteinte à ses droits de propriété intellectuelle (article 7), laisse au législateur national, la faculté de prévoir des mesures plus favorables aux titulaires de droit (article 2). Or, la transposition de la directive en droit français dans l’article L615-5 du code de la propriété intellectuelle, ne contient pas d’autres exigences que celles de la démonstration de la qualité à agir du requérant. On pourrait donc considérer que le législateur aurait expressément exclu de soumettre l’autorisation de pratiquer une saisie à la nécessité de rapporter un commencement de preuve raisonnablement accessible de la contrefaçon.

La Cour d’appel de Paris dans une décision du 11 septembre 2018 (ARCONIC c/ CONSTELLIUM ISSOIRE) a eu l’occasion de réaffirmer la position inverse pour confirmer la rétractation d’une ordonnance sur requête aux fins de saisie contrefaçon.

La Cour a en effet jugé que s’il est vrai, que la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 n’a pas transposé dans l’article L 615-5 du code de la propriété intellectuelle l’exigence pour le requérant à la saisie contrefaçon de présenter des éléments de preuve raisonnablement accessibles, toutefois « le droit de propriété conféré par un brevet n’est ni absolu ni discrétionnaire, et reste soumis, en cas de requête en saisie contrefaçon, à l’appréciation de son mérite par le juge des requêtes ». De surcroit, « l’article 3 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 demande que les procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle soient loyales et proportionnées ».

Dès lors et dans la mesure où la Cour constate qu’il ne résulte pas de la requête « de bonnes raisons de supposer » que les produits litigieux constitueraient une contrefaçon du brevet invoqué et qu’il n’existe « aucun soupçon tangible de contrefaçon », la saisie-contrefaçon lui apparaît comme ayant été requise pour permettre à la société requérante de capter au préjudice du saisi des secrets d’affaires.

Il ressort ainsi de cette décision que la saisie-contrefaçon, mesure exorbitante obtenue de manière non contradictoire, autorisant des investigations chez un tiers sans son assentiment, impose au requérant d’agir avec loyauté et au juge d’exercer son contrôle de proportionnalité en s’assurant que la mesure de saisie-contrefaçon sollicitée ne constitue pas un détournement de la procédure visant à capter de manière déloyale des secrets d’affaires, mais repose sur des soupçons sérieux de contrefaçon.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris dans une décision rendue moins d’un mois après, soit le 5 octobre 2018 (MYLAN c/ SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND) a quant à lui relevé, pour écarter une demande de rétractation, que si l’obtention d’une autorisation de procéder à une mesure de saisie contrefaçon qui a une finalité exclusivement probatoire « constitue un droit pour le titulaire, sans que ne soit exigé la preuve ou même le commencement de preuve de la contrefaçon, que la mesure sollicitée a précisément pour but de rapporter » c’est « sous réserve toutefois, s’agissant d’une mesure exceptionnelle, que les simples affirmations ou allégations du saisissant soient étayées par un minimum de pièces. Ainsi, il suffit au saisissant de justifier de l’existence de son droit et de communiquer au soutien de sa requête, les éléments et indices laissant supposer une atteinte à ses droits. »

Si cette motivation semble davantage conforme à la lettre de l’article L 615.5 du CPI qui ne requiert que la démonstration de la qualité à agir et la détermination de l’objet de la saisie, elle revient semble-t-il toutefois à exiger comme dans la précédente décision, d’étayer les soupçons de contrefaçon par un minimum de pièces permettant au juge de s’assurer de leur sérieux. Dès lors, cela ne revient-il pas, à rechercher la vraisemblance de la contrefaçon ?

Le 30 juillet dernier a été promulguée la loi relative à la protection du secret des affaires qui transpose, en droit interne, la Directive UE 2016/943 du 8 juin 2016 « sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites ».

L’objectif est d’assurer la prévention, la cessation et la réparation des atteintes pouvant être portées aux secrets d’affaires, mais également de protéger les documents couverts par le secret des affaires en cours de procès.

Les débats ont été vifs lors de l’adoption de cette loi en raison notamment de la protection des révélations faites par les journalistes et les lanceurs d’alerte.

La loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 a donc introduit, dans le Code de commerce, les articles L.151-1 à L.154-1 au sein d’un nouveau Titre V intitulé « De la protection du secret des affaires » et inséré au Livre Ier.

Le décret d’application n°2018-1126 de cette loi a été publié au Journal Officiel le 13 décembre 2018.

Il modifie notamment les dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives aux procédures de saisie-contrefaçon, accordant aux juridictions la faculté d’ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies afin d’assurer la protection du secret des affaires.

Ce décret ajoute également un Titre V « De la protection du secret des affaires » dans la partie réglementaire du Code de commerce pour introduire les nouveaux articles R. 152-1 à R. 153-10.

Le texte de loi promulgué reprend l’organisation en trois chapitres ainsi que l’essentiel des termes de la proposition de loi déposée à l’Assemblée, et commentée dans notre précédente Newsletter du mois de mars 2018. On relève cependant un certain nombre d’ajouts et de modifications dans le texte final.

Tout d’abord, la définition de l’information protégée au titre du secret des affaires, prévue par l’article L.151-1 du Code de commerce, se trouve complétée, sans toutefois remettre en cause les trois critères prévus par la Directive.

L’information protégée est donc celle qui 1) n’est pas généralement connue ou aisément accessible aux « personnes familières de ce type d’information en raison de leur secteur d’activité », 2) présente une valeur commerciale « effective ou potentielle » du fait de son caractère secret, et 3) fait l’objet de mesures de protection raisonnables par son détenteur pour en conserver le secret « compte tenu des circonstances ».

L’article L. 151-2 donne ensuite une définition peu pertinente de la notion de détenteur légitime du secret d’affaires comme étant « celui qui en a le contrôle de façon licite ».

L’obtention d’une information couverte par le secret des affaires grâce à l’expérience et aux compétences acquises dans l’exercice de son activité professionnelle ne figure plus parmi les modes d’obtention licite prévus par l’article L.151-3. Seuls deux modes d’obtention licites subsistent : d’une part, la découverte ou la création indépendante, et d’autre part, l’observation, l’étude, le démontage ou le test d’un produit mis à disposition du public ou licitement possédé sauf stipulation contractuelle interdisant ou limitant l’obtention du secret.

Concernant l’obtention, l’utilisation et la divulgation du secret, le texte de loi apporte quelques nuances.

L’article L.151-5 alinéa 2 indique qu’il ne peut être produit, offert ou mis sur le marché, importé, exporté ou stocké à ces fins des produits qui résultent « de manière significative » d’une atteinte au secret, dont la personne exerçant l’activité en cause savait ou « aurait dû savoir », au regard des circonstances, qu’elle était réalisée en violation d’une obligation de ne pas le divulguer ou d’une limitation de son utilisation.

De la même manière, l’article L.151-6 ajoute que l’obtention, l’utilisation et la divulgation d’un secret est également illicite lorsque la personne savait ou « aurait dû savoir » au regard des circonstances que le secret « avait été obtenu, directement ou indirectement, d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite ».

Ces modifications – tout comme celles apportées à la définition du secret des affaires – proposent une approche subjective de ces notions, ce qui permettra de tenir compte de la diversité des situations concernées. Néanmoins, leur caractère général et imprécis va très certainement nourrir le débat et les juridictions devront en donner une interprétation plus précise.

En matière de mesures susceptibles de prévenir et de faire cesser une atteinte au secret des affaires, un nouvel article L.152-4 prévoit que, pour prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite, les juridictions pourront ordonner toutes mesures provisoires et conservatoires.

L’article R.152-1 du Code de commerce prévoit que les juridictions, saisies sur requête ou en référé, pourront notamment interdire la réalisation ou la poursuite d’actes d’utilisation ou de divulgation d’un secret des affaires, interdire les actes de production, d’offre, de mise sur le marché ou d’utilisation de produits soupçonnés de résulter d’une atteinte significative à un secret des affaires, ou encore, ordonner la saisie ou la remise de ces produits entre les mains d’un tiers afin d’empêcher leur entrée ou leur circulation sur le marché. L’octroi de ces mesures peut être accompagné d’une garantie au profit du défendeur ou des tiers touchés par les mesures afin de les indemniser en cas d’échec ultérieur de l’action aux fins de protection du secret des affaires.

De manière surprenante, il est également prévu que les juridictions pourront refuser d’accorder les mesures sollicitées et autoriser la poursuite de l’utilisation illicite alléguée en la subordonnant à la constitution d’une garantie assurant l’indemnisation du détenteur du secret. On comprend que cette garantie serait versée au détenteur en cas de succès de son action au fond. Cette option laissée aux juridictions laisse douter de la véritable efficacité de ce dispositif.

En toute hypothèse, la personne sollicitant de telles mesures doit saisir les juridictions du fond d’une action aux fins de protection du secret des affaires dans les 20 jours ouvrables ou 31 jours civils suivant la date de l’ordonnance, sous peine de caducité des mesures obtenues.

Les dispositions relatives à la réparation des atteintes au secret des affaires et aux mesures de publicité, directement inspirées du Code de la propriété intellectuelle, demeurent inchangées (articles L.152-6 et L.152-7).

Pour fixer les dommages et intérêts, les juridictions devront tenir compte distinctement des conséquences économiques négatives de l’atteinte au secret des affaires, du préjudice moral et des éventuels bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte. Quant aux mesures de publicité, elles devront être ordonnées selon des modalités permettant de protéger le secret des affaires concerné.

Une amende civile est désormais prévue par l’article L.152-8 en cas de procédure dilatoire ou abusive. Le montant de cette amende est plafonné à 20% du montant des dommages et intérêts sollicités, et à défaut à la somme de 60.000 euros.

L’article L.152-2 précise que les actions relatives à la protection du secret des affaires se prescrivent par cinq ans, ce qui n’était pas utile compte tenu de la prescription quinquennale de droit commun déjà prévue par le Code civil.

Enfin, les pouvoirs des juridictions civiles et commerciales pour assurer la protection générale du secret des affaires sont précisés.

L’article R.153-1 du Code de commerce prévoit que le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire de pièces pour assurer la protection du secret des affaires lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.

Avant ou dans le cadre d’un procès au fond, le juge peut restreindre l’accès aux pièces couvertes par le secret des affaires dont la production est sollicitée.

Le juge peut d’office prendre connaissance des documents et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise afin de décider s’il y a lieu d’appliquer une mesure de protection. Si une mesure de protection lui semble nécessaire, le juge pourra, en fonction de la proportion d’informations nécessaires à la solution du litige, soit ordonner la production du document dans son intégralité, soit en limiter la communication à certains éléments ou à un résumé, soit restreindre leur accès à certaines personnes désignées. Le juge aura également la faculté de décider que les débats auront lieu et que la décision sera rendue en chambre du conseil. Il pourra enfin adapter la motivation de la décision et « les modalités de la publication de celle-ci » afin d’occulter les informations couvertes par le secret des affaires.

CJUE, 29 novembre 2018, C-340/17P, Alcohol Countermeasure System (International) / EUIPO – Royaume-Uni

Le 29 novembre, la Cour de Justice de l’Union Européenne a rendu le tout premier arrêt relatif aux effets du Brexit sur l’application du droit des marques de l’Union européenne.

Le litige en cause était relativement classique : une société britannique présente, auprès de l’EUIPO, une demande en nullité à l’encontre d’une marque de l’Union européenne détenue par une société canadienne en invoquant sa marque identique enregistrée antérieurement au Royaume-Uni.

La division d’annulation de l’EUIPO fait droit à la demande en nullité et cette décision se trouve confirmée par la chambre de recours de l’Office.

La société canadienne saisit le Tribunal de l’Union européenne d’un recours en annulation de cette décision.

Par un hasard du calendrier, la décision du Tribunal de l’Union, confirmant l’annulation de la marque, est rendue le jour où le Royaume-Uni notifie au Conseil européen son intention de se retirer de l’Union européenne.

La société canadienne forme alors un pourvoi devant la Cour de Justice de l’Union européenne. Elle considère que le Tribunal aurait dû suspendre la procédure jusqu’à la date de retrait du Royaume-Uni de l’Union pour ensuite annuler la décision rendue dès lors qu’une marque antérieure du Royaume-Uni ne peut plus être désormais opposée au maintien d’une marque de l’Union européenne.

La Cour de Justice rejette cette argumentation.

Elle rappelle que le Tribunal de l’Union ne peut annuler ou réformer une décision que si, à la date à laquelle elle a été prise, elle était entachée d’un motif d’annulation ou de réformation, sans qu’il ne soit possible de prendre en compte des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé tel que le retrait du Royaume-Uni en l’espèce.

La Cour de Justice ajoute que le Tribunal de l’Union n’était pas tenu de suspendre la procédure dès lors qu’il est hypothétique que ce retrait affecterait rétroactivement l’issue des procédures en nullité fondées sur une marque antérieure du Royaume-Uni.

Enfin, la Cour de Justice rappelle que la seule notification par un Etat membre de son intention de se retirer de l’Union n’a pas pour effet de suspendre l’application du droit de l’Union dans cet Etat membre.

En conclusion, le droit des marques de l’Union européenne reste pleinement en vigueur au Royaume-Uni jusqu’à son retrait effectif de l’Union et il demeure donc possible d’agir à l’encontre de la validité d’une marque de l’Union européenne sur la base d’une marque du Royaume-Uni.

L’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la Juridiction Unifiée du Brevet a pour objectif d’assurer la compatibilité de la législation française et donc du Code de la propriété intellectuelle (CPI) avec d’une part, les deux règlements de l’Union européenne formant le « paquet brevet » sur le brevet unitaire et d’autre part, l’Accord sur la Juridiction Unifiée du Brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013.

L’article 13 de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 prévoit la création d’un nouvel article L. 615-8-1 du CPI aux termes duquel « l’action en nullité du brevet est imprescriptible ».

Cette nouvelle disposition qui consacre le caractère imprescriptible des actions en nullité de brevet était en tout état de cause particulièrement souhaitable.

• Ces nouvelles dispositions insérées sous un titre II intitulé « dispositions relatives aux actions en justice portant sur les brevets européens et les brevets français » règlent une question particulièrement débattue, celle de la prescription des actions en nullité.

La jurisprudence française a appliqué l’action en nullité d’un brevet formée à titre principal, le délai de prescription de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil, qui dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Seule la demande en nullité formée à titre de défense à une action principale en contrefaçon n’était pas soumise à un délai de prescription (Voir à cet égard : TGI Paris, 15 juillet 2015, RG n° 13/14830 – définitif sur ce point).

La question du point de départ de ce délai de 5 ans a donné lieu à des décisions divergentes qui ont créé une grande insécurité juridique.

Des procédures sont toujours en cours sur ce point.

En outre, l’applicabilité de la prescription aux actions en nullité d’un titre de propriété industrielle semblait contrevenir au principe de liberté du commerce et de la concurrence. L’action en annulation du brevet a pour but de sanctionner un titre qui ne répond pas aux exigences légales de brevetabilité et qui constitue donc une violation de la loi et une entrave à la liberté du commerce et de l’industrie. Le but d’une action en nullité engagée à titre principal est de priver d’effet le brevet, non seulement à l’égard du demandeur en nullité mais de tous les tiers. Le demandeur en nullité agit ainsi dans l’intérêt général. L’action en nullité du brevet apparaît dès lors incompatible avec le principe même d’une prescription car le vice qui affecte le titre et porte atteinte à la liberté du commerce est perpétuel.

La reconnaissance de l’imprescriptibilité d’une action en contrefaçon de brevet est donc une avancée majeure.

L’application de la prescription aux actions en nullité de brevets va cependant perdurer jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions de l’ordonnance du 9 mai 2018 qui se trouve reportée à « la même date que celle de l’entrée en vigueur de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013 » dont la loi n° 2014-199 du 24 février 2014 a autorisé la ratification. Cette entrée en vigueur qui dépend notamment de la ratification par l’Allemagne est à ce jour indéterminée.

Il convient d’ajouter que selon les dispositions transitoires prévues par l’article 23 de l’ordonnance, la règle de l’imprescriptibilité des actions en nullité de brevet « est sans effet sur une prescription déjà acquise. Elle s’applique aux actions pour lesquelles, à la date de son entrée en vigueur, le délai de prescription n’est pas encore arrivé à expiration. ». Le débat sur le point de départ de la prescription n’est donc pas clos.
?

• L’ordonnance contient de nouvelles dispositions relatives au point de départ du délai de prescription en matière d’action en contrefaçon de brevet.

La durée du délai de prescription de l’action en contrefaçon est fixée à cinq ans, tant dans le Code de la propriété intellectuelle que dans l’Accord sur le brevet unitaire. Cependant, le point de départ de ce délai est différent puisque l’article L. 615-8 retient le jour de la réalisation des actes de contrefaçon (actuel article L 615-8 : « Les actions en contrefaçon prévues par le présent chapitre sont prescrites par cinq ans à compter des faits qui en sont la cause ») tandis que l’Accord fixe le point de départ au jour où le requérant a eu connaissance ou avait raisonnablement lieu d’avoir connaissance du dernier fait justifiant l’action.

C’est pourquoi, l’ordonnance modifie l’article L.615-8 qui sera désormais ainsi libellé « Les actions en contrefaçon prévues par la présente section sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. ».

Ces dispositions n’entreront toutefois en vigueur, comme celles relatives à la prescription de l’action en nullité, qu’au jour de l’entrée en vigueur de l’Accord soit à une date inconnue à ce jour.

On ne peut que souhaiter que des dispositions analogues soient consacrées pour les autres droits de propriété industrielle, à l’égard desquels la jurisprudence applique à ce jour la prescription de droit commun.

Ainsi et en matière de marques, la chambre commerciale de la Cour de cassation a pu juger, dans le cadre de l’affaire du « Château Cheval Blanc » que « le fait que le vice de déceptivité, dont une marque est entachée, ne puisse être purgé ni par l’usage ni par le temps n’est pas de nature à rendre imprescriptible l’action, par voie principale, en nullité de la marque fondée sur ce vice et n’a pas pour effet de suspendre le délai de prescription tant que la marque demeure inscrite au registre national des marques » (Cass, ch. com. 8 juin 2017, n°15-21.357). L’action en nullité contre un droit de marque n’est donc pas imprescriptible y compris en cas de motifs absolus de nullité.

Le Tribunal de l’Union européenne (TUE) a eu récemment l’occasion de se prononcer sur la portée d’une décision antérieure de l’EUIPO relative à la validité d’un dessin ou modèle de l’Union européenne et de réaffirmer une interprétation classique de différents textes européens.

En l’espèce, la société Basil était titulaire d’un modèle européen de « paniers spéciaux pour cycles ». La société Artex avait intenté une action en nullité de ce titre devant l’EUIPO pour défaut de caractère individuel, laquelle avait été accueillie.

La société Basil avait ensuite saisi le TUE, en soulevant notamment plusieurs arguments procéduraux.

La requérante invoquait à ce titre le fait que l’EUIPO avait, dans une instance précédente, rejeté une demande de nullité envers son modèle.

La société Basil fondait cet argument sur l’article 52 paragraphe 3 du règlement n°6/2002, lequel dispose « qu’une demande en nullité introduite devant l’EUIPO est irrecevable si un tribunal de dessins ou modèles communautaires a statué entre les mêmes parties sur une demande ayant le même objet et la même cause et que cette décision a acquis l’autorité de la chose jugée. ».

Le Tribunal relève, à juste titre, que cette disposition n’est pas applicable en l’espèce. En effet, le texte précise clairement que cette irrecevabilité concerne les hypothèses dans lesquelles un tribunal des dessins et modèles communautaires (et donc une juridiction nationale d’un Etat membre) a précédemment rejeté une demande de nullité formée de nouveau devant l’EUIPO.

Subsidiairement, le Tribunal précise que la requérante ne démontrait pas que la société ayant introduit la précédente demande de nullité devant l’EUIPO était la même que celle ayant engagé la nouvelle instance.

Par ailleurs, la société Basil tentait également de se prévaloir d’une application par analogie des dispositions de l’article 86 paragraphe 5 du règlement n°6/2002 interdisant l’introduction d’une demande reconventionnelle en nullité lorsqu’il existe une décision précédente de l’EUIPO passée en force de chose jugée entre les mêmes parties.

Une nouvelle fois, les juges estiment que cette disposition ne concerne pas les instances devant l’EUIPO ou la chambre des recours, mais uniquement celles devant les tribunaux nationaux. Le Tribunal précise que cette disposition a vocation à éviter un conflit de solutions entre les décisions de l’EUIPO et celles des juridictions nationales pour une même affaire, et non à prévenir un conflit entre deux décisions de l’EUIPO (de nature administratives).

Le Tribunal relève ainsi que les textes invoqués par la requérante ne réservent les exceptions d’irrecevabilité énoncées qu’aux hypothèses spécifiquement prévues, précisant également que « il n’est pas établi que cette disposition comporterait une lacune incompatible avec un principe général du droit qui pourrait être comblée par une application par analogie » (point 30).

La société Basil tentait enfin d’établir un parallèle avec l’article 56 paragraphe 3 du règlement n°207/2009 relatif aux marques de l’Union européenne, qui prévoit qu’est irrecevable une demande en nullité ayant déjà été tranchée, selon une décision ayant force de chose jugée, soit par l’EUIPO soit par un tribunal des marques de l’Union européenne.

Cet argument est également rejeté par le Tribunal. Outre le fait de rappeler que ce texte est relatif aux marques et non aux dessins et modèles, les juges justifient également la nécessité d’une différence de réglementation entre ces deux titres.

La demande de dépôt de dessin ou modèle faisant l’objet d’un examen bien plus limité qu’en matière de marque, il est en effet nécessaire de prévoir un contrôle de validité à postériori plus large en matière dessins et modèles.

Les demandes d’irrecevabilité, tout comme celles relatives à la contestation de l’annulation de son titre soulevées par la société Basil, sont ainsi rejetées.

Le TUE vient de confirmer une décision de la Chambre des Recours, d’annulation pour défaut de nouveauté d’un dessin et modèle de sabots déposé en 2004 par la société Crocs.

En mars 2013, une société française avait introduit une demande en annulation de ce titre auprès de l’EUIPO pour absence de nouveauté. Elle faisait en effet valoir que le modèle de sabot en question avait été divulgué par la société Crocs antérieurement à la date de priorité revendiquée :

• Exposition du modèle de sabot lors d’un salon nautique international tenu en Floride ;
• Vente de 10.000 paires de sabots aux Etats-Unis ;
• Divulgation du modèle sur le site internet de la société Crocs.

La division d’annulation rejette dans un premier temps cette demande en nullité. Suite à la production de nouvelles preuves par la société Gifi, la Chambre de recours a finalement prononcé l’annulation du dessin ou modèle litigieux.

Bien qu’elle reconnaisse la matérialité des faits de divulgation reprochés ainsi que leur antériorité à la date de priorité, la société Crocs conteste cependant l’existence d’une divulgation effective de son modèle dans l’Union européenne. Elle souligne en effet que les ventes avaient été uniquement réalisées dans les Etats de la Floride et du Colorado et que son site internet n’était consulté que par un public américain et n’était pas relié aux mots clés « chaussures » et « sabots » sur les moteurs de recherche. Par conséquent, la requérante estime que la divulgation n’a pu avoir un impact dans l’Union européenne.

Par son arrêt du 14 mars 2018, le TUE ne partage cependant pas la position de la société Crocs et confirme la décision rendue par la Chambre des recours.

Les juges énoncent d’une part qu’il importe peu que les actes de divulgation aient été commis hors de l’Union européenne, rappelant ainsi une jurisprudence constante (arrêts CJUE 13 février 2014, H. Gautzsch Großhandel, TUE 21 mai 2015 Parapluies).

Le Tribunal fait application de cette même jurisprudence antérieure en exposant clairement la question centrale du litige ; celle de savoir « si les personnes faisant partie des milieux spécialisés du secteur concerné pouvaient raisonnablement avoir connaissance d’évènements s’étant produits en dehors du territoire de l’Union », étant rappelé que la réponse dépend de l’appréciation de circonstances propres à la présente affaire.

Les juges précisent également que la charge de la preuve de cette méconnaissance pèse sur la partie contestant la divulgation (en l’espèce la société Crocs).

Le Tribunal rejette le recours qui lui était présenté, au motif que les arguments de la société Crocs étaient insuffisants et qu’il était peu probable que, au vu de l’influence des tendances commerciales du marché américain sur celui de l’Union, la divulgation des sabots soit passée inaperçue des professionnels du secteur concerné opérant sur le territoire de l’Union.

Par cette application de la jurisprudence antérieure, la décision de la Chambre de recours est ainsi confirmée et le titre de modèle détenu par la société Crocs, annulé pour défaut de nouveauté.

L’existence d’une différence conceptuelle entre deux signes suffit-elle à écarter l’existence d’un risque de confusion ? C’est ce que semble affirmer le Tribunal de l’Union Européenne (TUE) dans une récente décision relative au célèbre joueur de football Lionel Messi.

Lionel Messi a déposé en 2011 une marque de l’Union européenne semi-figurative comportant l’élément verbal « MESSI » et désignant des vêtements, chaussures et équipement sportifs.

Une procédure d’opposition avait été intentée par le titulaire des marques antérieures verbales de l’Union européenne « MASSI », déposées pour des produits identiques.

L’EUIPO, puis la Chambre de recours, font droit à cette demande. La Chambre de recours fonde sa décision d’une part sur l’existence d’une forte similarité visuelle et auditive entre les signes et rejette d’autre part l’argument tiré d’une différenciation conceptuelle avancée par le footballeur. La Chambre de recours considère en effet que seule une partie du public pertinent, s’intéressant au football, serait susceptible d’identifier une différence conceptuelle entre les marques.

Cette position n’a cependant pas été suivie par le TUE dans son arrêt 26 avril 2018. Si les juges reconnaissent également une forte ressemblance d’un point de vue visuel et auditif, ces derniers considèrent que la Chambre de recours s’est néanmoins livrée à une interprétation erronée en considérant qu’aucun concept particulier ne pouvait être attribué aux marques par le consommateur d’attention moyenne.

Le Tribunal énonce d’une part que contrairement à l’appréciation faite par la Chambre de recours, Lionel Messi doit être considéré comme étant un personnage public, connu par la plupart des consommateurs raisonnablement avisés, et non pas uniquement de ceux s’intéressant au sport.

D’autre part, les juges soulignent qu’un consommateur moyen cherchant à acquérir des articles et vêtements de sports (produits désignés par les marques en cause) sera très vraisemblablement apte à associer le terme « Messi » au joueur de football Lionel Messi. Ils ajoutent que bien qu’il existe une possibilité pour que certains consommateurs ignorent ce lien conceptuel, ces derniers ne représenteront qu’une faible proportion du public visé.

Enfin, le Tribunal conclut en indiquant que la marque déposée par Lionel Messi dispose « d’une signification claire et déterminée, de sorte que le public est susceptible de la saisir immédiatement. ». A l’inverse, la marque verbale « MASSI » ne serait dotée d’aucune signification particulière, à l’exception de sa traduction en italien « grosses pierres ».

La différence conceptuelle entre les deux signes fait ainsi obstacle à l’existence d’un risque de confusion, en dépit de très fortes similarités visuelles et auditives.

Par conséquent, la décision faisant droit à l’opposition formée par les titulaires de la marque « MASSI » a été annulée.

Dans un arrêt en date du 17 janvier 2018, ayant eu les honneurs d’une publication au bulletin (pourvoi n° 15-29276), la Chambre Commerciale de la Cour de cassation a affirmé que l’apposition en France d’une marque protégée sur ce territoire, sur des produits destinés à l’exportation dans un pays où leur commercialisation est licite, constitue bel et bien un acte de contrefaçon.

Cette position constitue un revirement de la jurisprudence « Nutri-rich » établie par un arrêt du 10 juillet 2007 (n° 05-18.571, Bull. IV, n°189). Dans ce précédent arrêt, la Cour de cassation avait considéré que la détention de produits revêtus d’une marque protégée en France en vue de leur exportation, procède d’un motif légitime, à savoir la licéité de leur première commercialisation dans un pays tiers.
La Cour avait en effet consacré une exception de motif légitime de détention de produits destinés à l’exportation en estimant que dans cette hypothèse, il n’existait pas de risque que les marchandises soient initialement commercialisées en France, et que l’entreprise poursuivie ne fait dès lors usage du signe litigieux qu’afin d’exercer son droit exclusif portant sur la première mise sur le marché de produits revêtus du signe incriminé dans des pays où elle dispose de droits.

Dans son arrêt de 2018, la Chambre Commerciale revient sur cette position, en relevant qu’elle ne fait pas une application correcte du principe d’harmonisation posé par le droit de l’Union européenne.

Ainsi, au visa de l’article L716-10 du Code de la propriété intellectuelle qui sanctionne au titre de la contrefaçon le fait de « détenir sans motif légitime, d’importer ou d’exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante », la Cour relève qu’aucune des directives de l’Union européenne rapprochant les législations des États membres sur les marques, « ne prévoient une telle exception, de sorte que le refus de constater la contrefaçon en pareil cas ne peut être maintenu ; qu’il en résulte qu’ayant constaté que la marque avait été apposée en France, territoire sur lequel elle était protégée, la cour d’appel en a exactement déduit, lors même que les produits ainsi marqués étaient destinés à l’exportation vers la Chine, que la contrefaçon était constituée ».

La 3ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris spécialisée en matière de propriété intellectuelle est hésitante sur le point de savoir si le simple dépôt d’une marque reproduisant ou imitant une marque antérieure est de nature à constituer un acte de contrefaçon. Sa jurisprudence récente révèle des divergences entre les différentes formations de cette chambre.

Ainsi, dans un jugement du 21 septembre 2017 rendue par la 4ème section de cette juridiction (RG n°2016/00723) dans le cadre d’une action en contrefaçon de la marque OMBRE ROSE, par le dépôt de la marque OMBRE FUMEE, elle a pu relever que « Le simple dépôt d’une marque ne peut être en soi jugé contrefaisant d’une marque antérieure dans la mesure où la contrefaçon nécessite un usage dans la vie des affaires » avant d’ajouter « en revanche, la commercialisation des parfums sous la marque « Ombre fumée » pourrait être retenue comme contrefaisante (…) ».

Le lendemain même de cette décision, la 2ème section de la chambre statuait toutefois dans le sens contraire (jugement du 22 septembre 2017 RG n° 16/04325) en affirmant que « le seul dépôt d’une marque, indépendamment de son utilisation effective sur le marché, est susceptible de constituer un acte d’usage non autorisé d’une marque préexistante et par-là même un acte de contrefaçon portant préjudice au premier déposant ». Cette solution a été réaffirmée par cette même formation dans une décision du 19 octobre 2017 (RG n° 16/00937) : « La contrefaçon est susceptible d’être constituée du seul fait du dépôt de la marque litigieuse, ce dépôt constituant un acte d’usage non autorisé de la marque première ».

Le débat semblait pourtant avoir été tranché par la Cour d’appel de Paris et la Cour de Cassation.

En effet, par plusieurs arrêts récents, la Cour d’appel de Paris avait posé comme principe le fait que « le simple dépôt d’une marque française est contrefaisant » (Cf notamment CA Paris 26 mai 2017 RG n° 16/06791).

La Cour estime en effet que si la protection du titulaire de la marque est limitée aux circonstances dans lesquelles un tiers fait, sans son consentement, usage de son signe dans la vie des affaires, cette notion « d’usage dans la vie des affaires doit s’apprécier d’après le contexte dans lequel intervient cet usage, à savoir si l’auteur, dans l’exercice d’une activité professionnelle, est susceptible d’en retirer, directement ou indirectement, un avantage économique, l’absence d’offre au public étant indifférente ». Or en procédant au dépôt d’une marque, son titulaire cherche à en retirer un avantage économique dans le cadre de son activité commerciale, à savoir d’obtenir le droit exclusif d’usage de cette marque pour désigner les produits ou services visés à l’enregistrement « peu important que cette marque ne soit pas encore exploitée » (CA Paris 31 mai 2016 RG n°15/08997).

La Cour de Cassation quant à elle, a pu juger dans un arrêt du 24 mai 2016 (n° de pourvoi 14-17533) « qu’ayant relevé qu’en toute hypothèse, la similitude entre les services en présence n’était pas démontrée, c’est par un motif erroné mais surabondant que la cour d’appel a retenu que le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque « iMessage » par la société Apple ne pouvait pas à lui seul constituer un acte de contrefaçon de la marque « I-Message ».

L’alignement de la jurisprudence de la 3ème chambre du Tribunal de Grande Instance apparaît donc souhaitable.

Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 juin 2017, un ancien licencié se voyait reprocher d’avoir décliné le concept d’un titulaire de marques, consistant à apposer sur des étiquettes de bouteilles de vin, pour identifier des mets par référence aux vins auxquels ils sont associés, un dessin associé à une mention trilingue ; « poulet chicken pollo », « poisson fish pesce », «agneau lamb agnello » etc.

Il était ainsi fait grief à l’ancien partenaire commercial d’avoir repris à son compte le concept à l’identique pour d’autres mets, en produisant de nouveaux dessins et en reprenant la combinaison trilingue « dinde turkey pavo » dans le style propre à l’auteur.

La Cour d’appel de Paris a reconnu l’existence d’agissements parasitaires en relevant qu’en poursuivant le concept créé par le demandeur, l’ancien licencié « s’est approprié une façon innovante de représenter sur une bouteille de vin un dessin décoratif suggérant de façon ludique l’association du breuvage à un plat et qu’il a ainsi, en étendant ce concept, cherché à profiter sans bourse délier de son succès économique, à son seul avantage et au mépris des intérêts » du demandeur.

La chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 22 juin 2017 casse l’arrêt pour violation de l’article 1240 du code civil en relevant que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas un acte de parasitisme ».

Cette décision est à mettre en perspective avec une décision, qui pourrait sembler contraire, de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 24 novembre 2015 (n° 14-16806) qui a approuvé la condamnation de la société PEPSICO France, cette fois sur le fondement de la concurrence déloyale, pour avoir repris « l’idée publicitaire » de la société Andros consistant à représenter à la fin d’un film publicitaire, un fruit en gros plan sur lequel est apposée une étiquette comportant la marque Andros.

En dépit de l’utilisation de marque et de fruit différents, la Cour a estimé que l’image en gros plan d’un fruit orné d’une étiquette est associée à l’identité visuelle et publicitaire d’Andros (« l’idée publicitaire d’associer un fruit et la marque d’un fabricant du produit fini pour désigner des jus de fruit ou des desserts fruitiers n’est pas usuelle mais distinctive des produits de cette société par son usage ininterrompu depuis 1988 ») et que les ressemblances conceptuelles entre les spots publicitaires étaient suffisantes pour engendrer un risque de confusion sanctionnable au titre de l’article 1240 du code civil.

Ces décisions rendues sur un fondement textuel identique (1240 du code civil), tout en statuant sur des griefs distincts (parasitisme indifférent au risque de confusion / concurrence déloyale qui suppose d’établir un tel risque) ne sont peut-être pas totalement inconciliables.

En effet, si le simple fait de reprendre l’idée ou le concept de son concurrent ne constitue pas une faute au sens de l’article 1240 du code civil, les idées étant de libre parcours, il peut le devenir si l’idée en cause est de nature à identifier auprès du public son auteur (du fait notamment d’un usage intensif et constant) et qu’il représente une valeur économique certaine de l’entreprise au travers des investissements qu’il a nécessités, de sorte que la reprise de cette idée qui génère un risque de confusion ou qui traduit le détournement d’investissements certains, peut être de nature à constituer une faute.

L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de de la Cour de cassation du 1er mars 2017, publié au Bulletin, opposait une société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de cosmétiques et notamment d’un savon artisanal fabriqué dans la ville d’Alep au nord de la Syrie, à l’un de ses anciens distributeurs. Postérieurement à la cessation des relations commerciales entre les parties, le distributeur a entrepris de commercialiser un nouveau savon portant la mention « savon tradition Alep », alors que les nouveaux produits distribués étaient fabriqués en Turquie. L’emballage de ce nouveau produit s’est révélé de surcroit présenter des similitudes avec celui fabriqué en Syrie.

Le fabricant a alors assigné en référé son ancien partenaire, pour obtenir le retrait des circuits commerciaux des savons litigieux, en reprochant sur le fondement de l’article 1382 (devenu 1240) du code civil des actes de concurrence déloyale, en raison de pratiques commerciales trompeuses pour le consommateur au sens des dispositions de l’article L. 121-1 du code de la consommation (devenu L 121-2). Cet article prévoit en effet qu’une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ou lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant notamment sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, sa composition, son origine.

La Cour d’appel de Lyon a fait droit aux demandes en référé en estimant que la commercialisation sous la dénomination ‘savon tradition Aiep’ d’un savon fabriqué en Tunisie est de nature à tromper les acheteurs sur l’origine de ce produit, et que la confusion ainsi créée dans l’esprit des consommateurs sur l’origine du produit est constitutive de concurrence déloyale à l’égard de la société qui commercialise des savons d’Alep réellement fabriqués en Syrie.

Au visa des articles des articles L. 121-2, 2°, b du code de la consommation et 1240 du code civil, la haute juridiction casse toutefois l’arrêt d’appel en reprochant aux juges du fond d’avoir statué « sans vérifier si les éléments qu’elle avait retenus altéraient ou étaient de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur ».

Rappelons en effet que les pratiques commerciales trompeuses constituent des pratiques commerciales déloyales définies par l’article L 121-1 du code de la consommation (ancien article L120-1) comme étant contraires aux exigences de la diligence professionnelle et comme étant de nature à altérer ou susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard du bien ou service.

Il a déjà été relevé en outre par les juges du fond (Cf. notamment CA Paris 21 mai 2014 data 2014-011622) que la violation des articles L 121-1 et suivants du code de la consommation qui sont avant tout destinés à protéger le consommateur « peut constituer une faute de concurrence déloyale invocable entre concurrents, car le non-respect d’une règle peut constituer un avantage dans la concurrence par rapport à ceux qui la respectent ». Toutefois « lorsque la faute, dont il est demandé réparation sur le fondement de la concurrence déloyale, est identifiée à une pratique commerciale déloyale de l’article L 120-1 du code la consommation, comme par exemple, en cas de publicité trompeuse d’un produit ou service, il est nécessaire, pour la société qui s’en prétend victime, de démontrer qu’elle est susceptible d’altérer, de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard de ce bien ou de ce service ».

Dans un arrêt du 8 juin 2017 (15/22792), la Cour de Cassation est venue toutefois préciser qu’une cour d’appel ne pouvait écarter des demandes formées au titre des pratiques commerciales trompeuses, au motif que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une altération substantielle du comportement économique du consommateur moyen, « sans rechercher si la pratique en cause était susceptible d’entraîner une telle altération » en le conduisant à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

Il résulte en effet de la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 (Cf. article 2 –e) qu’une pratique litigieuse altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur, lorsqu’elle compromet sensiblement son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause et l’amène à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

Cette preuve serait tout de même particulièrement délicate à rapporter si l’on devait considérer que la confusion possible dans l’esprit du consommateur n’est pas suffisante à elle seule pour l’établir. Il reste donc à attendre de savoir comment les juges du fond entendent apprécier la preuve d’une altération ou d’un risque d’altération du comportement économique du consommateur moyen.

La question préjudicielle posée à la Cour de Justice, ayant donné lieu à un arrêt du 8 mars 2018 particulièrement attendu, porte sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires qui dispose qu’un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique.

Il s’agit du principe de l’exclusion des formes fonctionnelles par le droit des dessins et modèles (qui existe également en droit des marques) qui vise à poser la frontière entre les formes dont la protection peut être recherchée sur le fondement du droit des brevets et celles dont la protection n’est assurée qu’au titre de l’apparence visuelle.

La Cour de justice a donc été interrogée sur le point de savoir si pour apprécier si des caractéristiques de l’apparence d’un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci, l’existence de dessins ou modèles alternatifs constitue ou non un critère déterminant.

Comme l’avait relevé la juridiction allemande à l’origine de la question posée, des approches divergentes ont pu être identifiées en jurisprudence comme en doctrine quant à cette question.

Une partie de celles-ci considère que le critère d’application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 réside dans l’existence de dessins ou modèles alternatifs permettant d’assurer la même fonction technique. Selon la thèse contraire, ladite disposition serait applicable lorsque les différentes caractéristiques de l’apparence du produit sont déterminées uniquement par la nécessité de développer une solution technique et que les considérations esthétiques n’ont aucune importance.

La Cour de justice interrogée pour la première fois sur cette question, tranche dans son arrêt du 8 mars 2018 en faveur de la seconde approche en apportant la réponse suivante :

« L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires doit être interprété en ce sens que, pour apprécier si des caractéristiques de l’apparence d’un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci, il y a lieu d’établir que cette fonction est le seul facteur ayant déterminé ces caractéristiques, l’existence de dessins ou modèles alternatifs n’étant pas déterminante à cet égard. »

Cette solution a été dictée par l’objectif poursuivi par le règlement. En effet La Cour de Justice relève que l’exclusion des formes fonctionnelles par le droit des dessins et modèles vise à empêcher que l’innovation technologique soit entravée au moyen de la protection des caractéristiques de l’apparence imposées exclusivement par la fonction technique d’un produit. (Point 29 de la décision).

Or, comme l’a souligné M. l’avocat général « si la seule existence de dessins ou modèles alternatifs permettant de réaliser la même fonction que celle du produit concerné était suffisante pour écarter l’application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002, il ne pourrait être exclu qu’un opérateur économique fasse enregistrer, en tant que dessin ou modèle communautaire, plusieurs formes concevables d’un produit incorporant des caractéristiques de l’apparence de celui-ci qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique. Cela permettrait à un tel opérateur de bénéficier, à l’égard d’un tel produit, d’une protection en pratique exclusive et équivalente à celle offerte par un brevet, sans être soumis aux conditions qui sont applicables à l’obtention de ce dernier, et serait de nature à empêcher les concurrents d’offrir un produit incorporant certaines caractéristiques fonctionnelles ou limiterait les solutions techniques possibles et priverait ainsi ledit article 8, paragraphe 1, de son effet utile » (Point 30).

C’est ainsi que la Cour en conclut que l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 exclut de la protection au titre du droit des dessins ou modèles communautaires les caractéristiques de l’apparence d’un produit lorsque des considérations d’une autre nature que la nécessité pour ledit produit de remplir sa fonction technique, en particulier celles liées à l’aspect visuel, n’ont joué aucun rôle lors du choix desdites caractéristiques, et ce, même s’il existe d’autres dessins ou modèles permettant d’assurer cette même fonction.

La Directive UE 2016/943 du 8 juin 2016 « sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites », à laquelle nous avions consacré une newsletter en juin 2016 impose aux Etats Membres de mettre en vigueur les législations nationales nécessaires pour se conformer au texte communautaire au plus tard le 9 juin 2018 (article 19 de la Directive).

Le processus législatif s’est enclenché avec le dépôt le 19 février 2018 d’une proposition de loi n° 675 portant transposition de la Directive. Le gouvernement a engagé la procédure accélérée sur cette proposition de loi le 21 février 2018.

Ce texte qui élabore un régime de responsabilité civile et non pénale, se propose de compléter le livre 1er du code de commerce par un titre V « De la protection du secret des affaires » dont les nouvelles dispositions devraient être intégrées dans de nouveaux articles L 151-1 à L 153-2.

• Le chapitre Ier du titre V vise à définir le secret des affaires et fixer les conditions de protection.

On notera immédiatement un changement de terminologie par rapport à la Directive qui utilise le terme « secrets d’affaires », tandis que la proposition de loi a opté pour « secret des affaires ».

La définition de l’information protégée par le secret des affaires qui serait l’objet du futur article L.151-1 du code de commerce reprend les trois critères cumulatifs prévus par l’article 2 de la Directive, directement inspiré de l’Accord sur les aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC) à savoir, une information connue par un nombre restreint de personnes ( qui n’est pas « généralement connue ou raisonnablement accessible à une personne agissant dans un secteur d’activité traitant habituellement de cette catégorie d’information »), ayant une « valeur commerciale » et qui fait l’objet de « mesures de protection raisonnables » par son détenteur pour en conserver le secret.

En vertu du futur article L. 151-3, l’obtention du secret des affaires serait illicite lorsqu’elle intervient sans le consentement de son détenteur légitime et en violation d’une ou plusieurs des mesures prises pour en conserver le caractère secret à savoir notamment une interdiction d’accès ou une limitation contractuellement prévue. Il est également prévu que l’obtention du secret des affaires sans le consentement de son détenteur est illicite « dès lors qu’elle résulte de tout comportement déloyal contraire aux usages en matière commerciale ».

Enfin, la proposition de loi prévoit notamment (Art. L. 151-4) que l’utilisation ou la divulgation du secret des affaires est illicite lorsqu’elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime par une personne qui a obtenu le secret dans les conditions prévues à l’article L. 151-3.

Le futur article L 151-6 aurait pour objet de prévoir les dérogations à la protection du secret des affaires notamment lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation intervient pour exercer le droit à la liberté d’expression et de communication, ou encore pour révéler de bonne foi une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale dans le but de protéger l’intérêt public général. Seraient donc ainsi visés notamment, les journalistes et les lanceurs d’alerte.

• Le chapitre II est relatif aux actions en prévention, en cessation ou en réparation d’une atteinte au secret des affaires.

A cet égard, la Directive comme la proposition de loi de transposition se sont très largement inspirées des procédures prévues dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle, notamment par la loi du 11 mars 2014 n°2014-315 renforçant la lutte contre la contrefaçon et transposant la Directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, intégré dans le Code de la Propriété Intellectuelle.

Ainsi, le détenteur légitime de l’information pourrait obtenir sous astreinte et sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts, « toute mesure proportionnée de nature à empêcher ou à faire cesser une atteinte au secret des affaires » et notamment des mesures d’interdiction, de destruction totale ou partielle de tout document ou objet contenant le secret, le rappel des circuits commerciaux etc. (article L 152-2).

La réparation d’une atteinte au secret des affaires (article L 152-3 et L 152-4) serait calquée sur les mesures réparatrices de l’atteinte portée aux droits de propriété intellectuelle. Ainsi le calcul des dommages et intérêts devrait prendre en considération : le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte (y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels), ainsi que le préjudice moral.

A titre d’alternative, et sur demande de la partie lésée, la juridiction pourra allouer un montant forfaitaire qui tienne compte des redevances si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le secret des affaires.

On peut regretter quelques « oublis » dans le chapitre II prévu par cette proposition de loi, qui reste notamment muet sur les mesures probatoires.

On peut également s’étonner du manque de précisions concernant les mesures conservatoires et provisoires pourtant prévues par la Directive qui distingue clairement ces mesures (Section 2, articles 10 et 11) et les mesures résultant d’une décision judiciaire rendue au fond (section 3, articles 12 à 15). Or l’article L 152-2 ne fait aucune distinction entre des mesures qui seraient obtenues en référé ou au fond.

Par ailleurs, aucun délai pour assigner au fond à compter de l’ordonnance prévoyant des mesures d’urgence n’est prévu. Or la Directive impose bien aux Etats membres de veiller à ce que les mesures provisoires et conservatoires soient révoquées ou cessent de produire leur effet si le demandeur n’engage pas de procédure judiciaire au fond dans un délai raisonnable déterminé par l’autorité judiciaire ordonnant les mesures ou en l’absence d’une telle détermination dans un délai de 20 jours ouvrables ou 31 jours civils (qui est aujourd’hui le délai retenu par le code de la propriété intellectuelle dans le cas d’un référé fondé sur un droit de propriété intellectuelle).

Aucune disposition n’est davantage prévue concernant le délai de prescription (qui selon la Directive ne peut excéder 6 ans), ce qui laisse à penser que le délai de 5 ans de droit commun sera applicable.

Enfin, on peut s’interroger sur la place qui sera laissée dans ce domaine à la responsabilité civile de droit commun (action en concurrence déloyale ou parasitaire). Il aurait été peut-être opportun de préserver la possibilité de l’invoquer dans les cas où la loi de transposition ne pourrait s’appliquer.

• Le chapitre III prévoit enfin des mesures de protection au cours des actions en prévention cessation ou réparation d’une atteinte au secret des affaires.

Ces nouvelles dispositions (prévues aux articles L 153-1 et L 153-2) auraient pour objet de protéger le caractère confidentiel des secrets d’affaires au cours des procédures judiciaires.

Ainsi, lorsqu’à l’occasion d’une action, il sera fait état d’une pièce qui serait de nature à porter atteinte à un secret, les juges pourraient d’office ou à « la demande des parties ou d’un tiers » (on regrettera le manque de précision sur la qualité de ce tiers qui était pourtant visé selon une énumération précise par la Directive), prendre seuls connaissance de cette pièce, ordonner la communication ou la production sous forme de résumé et en restreindre l’accès à certaines personnes, décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée hors la présence du public ou encore adapter la motivation de leur décision aux nécessités de la protection du secret des affaires.

Le futur article L. 153-2 instituerait une obligation de confidentialité en précisant que toute personne ayant accès à une pièce dont le contenu est susceptible d’être couvert par le secret des affaires est tenue à une telle obligation. Cette obligation ne s’applique pas aux personnes habilitées à assister ou représenter les parties à l’égard de celles-ci. Afin de garantir l’effectivité de cette obligation, le dernier alinéa prévoit qu’elle perdure à l’issue de la procédure et prend fin sur décision d’une juridiction ou lorsque les informations en cause ont cessé de constituer un secret des affaires.

La Cour de cassation a été amenée à prendre position dans le cadre du combat mené par le célèbre Château Cheval Blanc, marque viticole de renommée mondiale (Cour de cassation, ch. com. 8 juin 2017, n°15-21.357).

La société Cheval Blanc, titulaire de la marque semi-figurative « CHEVAL BLANC » déposée le 9 juin 1933 et régulièrement renouvelée depuis pour désigner des vins, avait assigné en 2008 le dirigeant de la société Chaussié (société exploitant également un domaine viticole) ainsi que cette société, en nullité du dépôt par cette société de la marque verbale « DOMAINE DU CHEVAL BLANC » (déposée le 18 juillet 1973) et de la marque figurative représentant une tête de cheval harnachée (déposée le 24 janvier 2003) pour désigner des vins d’appellation d’origine provenant de l’exploitation exactement dénommée « Domaine du Cheval blanc ».

Pour solliciter la nullité de ces dépôts, la société Cheval Blanc invoquait la déceptivité des deux marques. Elle invoquait en outre, à titre subsidiaire, la contrefaçon par imitation de sa marque.

L’action en nullité était fondée sur l’article L.711-3 c) du code de la propriété intellectuelle selon lequel : « Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : (…) c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».

La déceptivité était invoquée par la société Cheval Blanc au motif que l’utilisation de la marque « DOMAINE DU CHEVAL BLANC » est de nature à tromper le consommateur crée un risque de confusion avec son grand cru classé « Cheval Blanc ».

La société Cheval Blanc soutenait ainsi qu’un signe qui est intrinsèquement de nature à tromper le public sur les caractéristiques d’un produit ou d’un service ne peut bénéficier de la protection du droit des marques ; que le vice de déceptivité ne peut être purgé ni par le temps ni par l’usage ; qu’il s’en déduit que ce vice doit pouvoir être invoqué par les tiers, à tout moment, tant que le titulaire de la marque maintient son enregistrement en vigueur.

Elle soutenait également que le délai de prescription ne peut courir à compter du simple dépôt du signe, lequel ne serait aucunement de nature à porter à la connaissance des tiers l’existence de la marque.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Cheval Blanc et confirme que l’action principale en nullité d’une marque est prescriptible, et en l’espèce prescrite, par une motivation claire :

« le fait que le vice de déceptivité, dont une marque est entachée, ne puisse être purgé ni par l’usage ni par le temps n’est pas de nature à rendre imprescriptible l’action, par voie principale, en nullité de la marque fondée sur ce vice et n’a pas pour effet de suspendre le délai de prescription tant que la marque demeure inscrite au registre national des marques ».

En l’espèce, l’action en nullité avait été introduite le 11 avril 2008, soit antérieurement à la réforme sur la prescription de 2008. L’action en nullité de marque était donc soumise à la prescription trentenaire du droit commun de l’époque. Or, cette prescription était acquise le 18 juillet 2003 puisque la marque incriminée « DOMAINE DU CHEVAL BLANC » avait été déposée le 18 juillet 1973.

Il convient de souligner que la Cour de cassation a ainsi fait application de l’ancienne prescription de droit commun, à savoir l’article 2262 du code civil, dont le libellé était plus large que celui de l’article 2224 issu de la réforme de 2008.

Il reste donc possible de s’interroger sur l’applicabilité de l’actuel article 2224 du code civil aux actions en nullité de marque.

Enfin, cet arrêt est sans nul doute à mettre en parallèle d’un arrêt plus ancien rendu par la même juridiction, et retenant que « l’action en nullité d’une marque, fondée sur ce caractère déceptif, qui n’est ni une action en contrefaçon, ni une action en revendication, n’est pas soumise aux règles de prescription et de forclusion édictées aux articles L. 712-6 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle » (Cour de cassation, ch. com. 13 octobre 2009, n°08-12.270).

La question du point de départ de la prescription de l’action en nullité du brevet à titre principal reste discutée.

• Dans son jugement du 16 mars 2017, le Tribunal de grande instance de Paris a déterminé in concreto le point de départ du délai de prescription au jour où les demandeurs en nullité ont eu ou auraient dû avoir connaissance, compte tenu des avancées de leurs recherches et du projet sérieux déjà examiné, du fait que le brevet était susceptible de contrarier ce dernier.

• Le Tribunal de grande instance de Paris a adopté la même solution dans un jugement du 5 octobre 2017.

• Dans un jugement du 28 avril 2017, le Tribunal de grande instance de Paris adopte un raisonnement similaire en retenant in concreto comme point de départ de la prescription de l’action en nullité la mise en demeure adressée par un concurrent et à partir de laquelle il a pu être estimé que ce brevet était de nature à contrarier les projets industriels du demandeur à l’action en nullité.
  

Ces trois décisions considèrent donc que l’intérêt à agir en nullité d’un brevet naît de l’entrave que le titre constitue ou est susceptible de générer à l’endroit de l’activité économique exercée par le demandeur dans le domaine de l’invention : seul importe le brevet en tant qu’il est une gêne. Le critère de la publication de la délivrance du brevet est donc écarté, au motif qu’il imposerait aux acteurs concernés une veille permanente qui, même sur un marché restreint, apparaît difficilement réalisable.

• Pourtant, peu de temps avant, dans un arrêt confirmatif du 8 novembre 2016, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 Chambre 1) a jugé que la prescription de l’action en nullité d’un brevet ne peut courir à l’égard d’un tiers qu’à compter de la date de publication de la demande de brevet, avant laquelle il ne pouvait en connaître l’existence, peu important qu’en vertu de l’article L613-1 du code de la propriété intellectuelle, en cas de délivrance, le droit exclusif d’exploitation du breveté prenne effet à compter du dépôt de la demande.

Cette décision est à l’évidence critiquable dans la mesure où, postérieurement à sa publication, une demande de brevet peut être modifiée et l’étendue de la protection peut en conséquence varier.

• Dans un arrêt du 22 septembre 2017, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 Chambre 2) a retenu comme point de départ la date de publication de la délivrance du brevet. Elle estime que la publication du brevet constitue pour les tiers un moyen de connaître leurs droits et que dès lors un professionnel exerçant dans le même domaine que le breveté et qui introduit sur le marché un nouveau produit est tenu de respecter les droits ayant donné lieu à publicité sans pouvoir arguer de son ignorance.

Cette décision infirme le jugement de première instance qui avait retenu comme point de départ de la prescription quinquennale la mise en demeure adressée par le titulaire du brevet au demandeur. En effet, le Tribunal avait estimé qu’il ne pouvait être soutenu que ce dernier aurait dû connaître le brevet dès sa publication car ceci signifierait que tout distributeur, fabricant ou importateur devrait surveiller le registre des brevets pour pouvoir exercer son activité.

• Dans un arrêt confirmatif du 20 octobre 2017 rendu dans une autre affaire, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 Chambre 2) retient encore que la prescription de l’action ne peut commencer à courir, au plus tôt, qu’à compter de la publication de la délivrance du brevet, date à laquelle la Convention sur le Brevet Européen confère des droits au brevet européen. Il précise ainsi que si la demande de publication d’un brevet ne fait pas acquérir de droits au breveté, la publication du brevet constitue une reconnaissance de ses droits.

• Dans un arrêt du 28 Novembre 2017, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 Chambre 1) a pris en compte la date de publication de la délivrance du brevet.
  

• Dans un jugement du 26 janvier 2018, le Tribunal de grande instance de Paris a pris en compte la date de la décision de la Chambre de Recours de l’OEB sur la requête en modification du brevet européen en considérant que ce n’est qu’à cette date que la défenderesse a pu avoir une connaissance précise des revendications et de l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son action.

L’incertitude demeure donc !

La jurisprudence semble appliquer unanimement à l’action en nullité de brevet la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil issu de la loi du 17 août 2008.

Par un jugement du 16 mars 2017, le Tribunal de grande instance de Paris explicite pour quelle raison l’action en nullité de brevet relève de la catégorie des actions personnelles, et donc de l’application de l’article 2224 du Code civil. Selon cette décision, l’action en nullité tend, au profit d’un concurrent, à libérer rétroactivement le marché d’un obstacle injustifié et conformément à l’article L613-27 du Code de la propriété intellectuelle, elle profite à tous quand elle est présentée à titre principal et accueillie. A l’instar d’une action en responsabilité délictuelle qu’elle n’est pas, elle assure, dans le rapport de concurrence qui oppose les parties, une fonction de cessation de l’illicite, qui est ici constitué par un acte juridique dont les conditions de validité ne sont pas remplies et se greffe alors sur un rapport d’obligation quasi-délictuelle.

Dans un arrêt du 28 Novembre 2017, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 Chambre 1) a rappelé que les actions trentenaires non prescrites au jour de l’entrée en vigueur de la prescription quinquennale seraient en tout état de cause prescrites au 19 juin 2013.

Si la jurisprudence semble aujourd’hui appliquer la prescription de l’article 2224 du code civil aux actions en nullité de titre de propriété industrielle, la doctrine est quant à elle très partagée sur son application. Certes, aucune prescription ne s’applique aux demandes en nullité formées à titre reconventionnel.

• Les textes européens fournissent quelques éléments de réflexion :

Il est intéressant de noter que s’agissant des marques de l’Union Européenne, le Règlement 2015/2424 du 16 décembre 2015 ne prévoit aucune prescription de l’action en nullité.

Par ailleurs, le 30ème considérant de la Directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 se réfère à la possibilité de l’annulation d’une marque antérieure sans condition de délai « afin de garantir la sécurité juridique et de protéger les droits liés aux marques acquises légitimement ».

Ainsi, une partie de la doctrine soutient qu’appliquer une prescription aux actions en nullité de marque nationale irait à l’encontre de la convergence entre les systèmes nationaux et la marque de l’Union Européenne.

En outre, le monopole conféré par un droit de propriété industrielle, est en réalité une exception au principe de liberté du commerce. Ainsi, la jurisprudence qui applique l’article 2224 du code civil aux actions en nullité pourrait ainsi contrevenir au principe de liberté du commerce qui devrait primer sur tout monopole.

• L’action en annulation d’un titre de propriété industrielle ne semble rentrer dans aucune des deux catégories prévues à l’article 2224 du code civil, à savoir les « actions personnelles ou mobilières ».

Dans la mesure où il n’existe pas de prescription sans texte et qu’il ne semble exister aucune disposition, ni particulière, ni générale, instituant la prescription de l’action en nullité d’un titre de propriété industrielle, alors cette action pourrait être considérée comme étant imprescriptible. C’est ce que soutient une partie de la doctrine aujourd’hui.

S’agissant des brevets plus particulièrement, en principe, l’action en nullité doit sanctionner un titre qui ne répond pas aux exigences légales de brevetabilité et qui constitue donc une violation de la loi et une entrave à la liberté du commerce et de l’industrie. Le but de cette action est donc de priver d’effet le brevet, non seulement à l’égard du demandeur en nullité mais de tous les tiers. Le demandeur en nullité agit ainsi dans l’intérêt général. Les opposants à l’application de l’article 2224 du code civil soutiennent ainsi que le demandeur à l’action en nullité ne devrait pas se voir opposer de prescription.

Pourtant, faute de texte clair en la matière, la jurisprudence semble appliquer la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil à l’action en nullité de brevet depuis 2013, de même qu’en matière de marque.

Toute personne qui a un intérêt à contester la validité d’un brevet, d’une marque ou d’un dessin ou modèle, dispose, en vertu des articles L.613-25, L.714-3 et L.512-4 du code de la propriété intellectuelle, d’une action en nullité tant à titre principal qu’à titre reconventionnel.

A l’heure actuelle en droit français, aucun texte ne prévoit de prescription particulière à cette action.

Antérieurement à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, qui a considérablement réduit le délai de prescription, la doctrine et la jurisprudence se fondaient sur la généralité des termes de l’article 2262 du code civil pour considérer qu’en l’absence de texte, toute action était prescriptible. Cet article disposait : « toutes les actions tant réelles que personnelles sont prescriptibles en 30 ans ».

En réalité, la prescription de l’action en nullité d’un titre de propriété intellectuelle n’avait pas été débattue dans la mesure où le délai de droit commun de prescription était de 30 ans, et que cette question ne présentait en conséquence que rarement un intérêt pratique.

Cette disposition a été abrogée par la loi de 2008 et le Code civil ne comporte actuellement aucune disposition générale affirmant que toutes les actions sont prescriptibles.

L’article 2224 du code civil dispose aujourd’hui que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

A mesure que le droit des données personnelles prend de l’importance, des problèmes de conflits avec d’autres droits sont susceptibles d’apparaître. L’arrêt du 9 mars 2017 rendu par la CJUE (Camera di commercio c/ Salcatore Manni, n° C-398/15) en est une bonne illustration.

En l’espèce, un dirigeant d’une société italienne a saisi la chambre de commerce de Lecce dans le but de faire retirer, de rendre anonyme ou de bloquer l’accès aux tiers les données qui le liaient à une procédure de faillite.

En effet, il était mentionné en tant qu’administrateur unique, puis liquidateur d’une société immobilière ayant fait faillite en 1992 et dont la procédure de liquidation avait été clôturée en 2005. Il estimait que cette mention du registre du commerce italien avait été traitée par une société spécialisée dans la collecte et le traitement d’informations de marché et dans l’évaluation des risques.

Le Tribunale di Lecce a fait droit à sa demande et a ordonné à la chambre commerciale de rendre anonyme les données liées au requérant.

La Cour de cassation italienne a décidé de saisir la CJUE d’une question préjudicielle. Il était demandé si les règles de protection des données personnelles issues de la directive 95/46, s’opposaient à la mise en place d’un système de publicité légale, dans un registre des sociétés, prévu par la directive 68/151, sans limitation de temps et accessible par des tiers.

Il était bien question du traitement des données par la chambre de commerce et son accessibilité aux tiers, et non pas du traitement effectué par une société privée spécialisée dans l’évaluation des risques. La chambre de commerce est qualifiée par la Cour de responsable du traitement des données au sens de la directive 95/46. Le fait que le registre ne prévoit pas de limitation de temps de conservation des données pouvait être considéré comme dépassant la durée nécessaire à la réalisation des finalités de la collecte de données au sens de cette directive.

L’originalité de l’affaire tenait également dans le conflit entre deux directives, dont l’une préexistait à la directive relative aux données personnelles. Il est à noter que cette première directive 68/151 du 9 mars 1968 a été modifiée par une directive 2012/17 et précise que le traitement des données dans le cadre de cette directive est soumis à la directive 95/46/CE relative aux données personnelles. Cependant, l’affaire est antérieure à cette modification.

En matière de données personnelles, la CJUE a cependant déjà précisé que la circonstance que ces informations s’inscrivent dans le contexte d’une activité professionnelle n’est pas de nature à ôter la qualification de données personnelles (CJUE 16 juillet 2015, ClientEarth et PAN Europe/ EFSA, C-615/13).

Il existait donc un conflit entre les droits de la personne concernant le traitement de ces données personnelles, prévues notamment par l’article 8 de la Charte fondamentale des droits de l’Union (voir également l’arrêt du 6 octobre 2015, Schrems, C-362/14), et la sécurité juridique dans les rapports entre la société et les tiers, prévue par la directive 68/151/CEE.

En outre, la CJUE a précisé que la directive 95/46 visait à garantir un niveau élevé de protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques (CJUE, 13 mai 2014, Google Spain, C-131/12). Concernant la protection des tiers, visée par la directive 68/151, la Cour précise que la directive vise à permettre l’information à tous tiers intéressés, sans que ceux-ci aient à justifier d’un intérêt particulier, et sans distinguer par catégories de tiers (créanciers ou non, voir CJUE 4 décembre 1997, Daihatsu Deutschland, C-97/96).

Pour résoudre ce conflit, la Cour vérifie alors si la conservation et l’accessibilité des données sans limites n’est pas une atteinte disproportionnée aux droits de protection des données et de respect de la vie privée des personnes concernées.

Elle note d’abord que la conservation des données est parfois nécessaire après la dissolution de la société, des droits et des relations juridiques pouvant subsister au-delà, notamment en cas de litige. Dès lors, le droit à l’oubli ne saurait justifier le droit d’obtenir, par principe, après un certain temps postérieur à la dissolution de la société, l’effacement des données à caractère personnel.

Elle estime par ailleurs qu’il ne s’agit pas d’une atteinte disproportionnée dans la mesure où les informations collectées sont limitées à l’identité et à la fonction de la personne ayant pouvoir d’engager la société à l’égard des tiers.

Enfin, ces mesures sont proportionnées à l’objectif de protection des tiers. Ces informations favorisent les échanges économiques avec les sociétés à responsabilité limitée.

La Cour admet cependant que le droit national puisse prévoir une limitation d’accès aux données dans des situations « particulières dans lesquelles des raisons prépondérantes et légitimes tenant au cas concret de la personne concernée justifient exceptionnellement que l’accès aux données à caractère personnel la concernant inscrites dans le registre soit limité, à l’expiration d’un délai suffisamment long après la dissolution de la société en question, aux tiers justifiant d’un intérêt spécifique à leur consultation ».

Cependant, la Cour précise que la situation personnelle du requérant et la raison qu’il invoque pour s’opposer au traitement (la mévente de ses immeubles) ne peuvent constituer une raison prépondérante et légitime permettant de justifier la limitation de l’accès au registre du commerce.

Ainsi, la Cour valide donc la conservation des données sur le registre du commerce même après la dissolution de la société.

Toutefois, il est à noter que cet arrêt est rendu sur le fondement de la directive 95/46. Or, le règlement 2016/679/UE entrera bientôt en application. Ce règlement prévoit un droit à l’oubli et un droit à la limitation du traitement aux articles 17 et 18. Il prévoit également un droit d’opposition au traitement des données dans le cas d’un « traitement nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement », et d’un « traitement qui est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers ».

Dans ces cas-là, « la personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière ». « Le responsable du traitement ne traite plus les données à caractère personnel, à moins qu’il ne démontre qu’il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice ».

L’arrêt commenté aidera donc à déterminer ce qui relève de la « situation particulière » justifiant à la personne concernée de s’opposer au traitement de ces données, et à mesurer la balance des intérêts en cas d’opposition au traitement.

Pour autant, les situations de conflit entre un droit donné et le droit des données personnelles sont nombreuses et souvent difficiles à résoudre.

Arrêt Cass., Civ 1ère, 14 décembre 2016 n°15-21.396

Les faits d’espèce opposaient une société proposant à ses clients de sonoriser leurs lieux de vente par voie satellitaire à une société de gestion collective de droits de producteurs de phonogrammes. Cette dernière lui reprochait d’avoir refusé de signer un contrat général d’intérêt commun afin d’utiliser les phonogrammes de son répertoire et d’utiliser sans droit les phonogrammes de son répertoire.

Assignée en paiement des sommes dues au titre de cette utilisation sur le fondement de l’article L 213-1 du Code de la propriété intellectuelle, la société de sonorisation répondait alors qu’elle exerçait une activité de radiodiffusion relevant du régime de licence légale prévu par l’article L 214-1 dudit Code. C’est cette analyse que la Cour d’appel avait retenue.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle que « la radiodiffusion par satellite d’un phonogramme publié à des fins de commerce n’est susceptible de constituer une communication au public à laquelle l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer qu’à la condition que les signaux provenant du satellite soient destinés à être captés directement et individuellement par le public ou une catégorie de public ».

Dès lors, les signaux émis par la société de sonorisation de lieux de vente, dont l’activité consiste à émettre des signaux par satellite afin que ses clients diffusent eux-mêmes des programmes musicaux dans leurs magasins, n’étaient pas destinés à être captés individuellement et directement par le public ou une catégorie de public.

Une telle activité, ne relevant pas de la communication au public, requiert donc d’obtenir l’autorisation d’utiliser les programmes musicaux et de s’acquitter de la rémunération adéquate.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 20 septembre 2016, n°14-25131

La société Pucci a assigné la société suédoise H&M et sa filiale française en concurrence déloyale et parasitaire, suite aux annonces promotionnelles faites par la société suédoise qui présentaient une collection créée par leur directeur artistique, ayant auparavant travaillé pour la maison de couture Pucci, comme une collection issue de cette maison.

La société Pucci estimait que la collection de H&M reprenait son style et ses imprimés et entretenait une confusion avec ses produits.

Sur la question de la compétence des juridictions françaises pour juger d’un litige survenu à l’étranger du fait des agissements de la société suédoise H&M, et pour laquelle sa filiale française n’était pas impliquée, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en ce qu’il disait les juridictions françaises uniquement compétentes pour connaître des conséquences dommageables des actes commis en France.

Par application des articles 2 et 6, point 1, du Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, la Cour de cassation conclut que les juridictions françaises avaient compétence pour connaître de l’ensemble des actes de concurrence déloyale et parasitaire reprochés, peu important que la filiale française ait elle-même commis les faits reprochés.

Ce faisant, la Cour de cassation admet la compétence des tribunaux de l’Etat membre d’un des codéfendeurs pour statuer sur des faits dommageables commis à l’étranger par le défendeur domicilié hors de l’Etat, dès lors qu’il existe un lien de connexité suffisant entre les différentes actions. Ceci permet ainsi d’instruire et de juger ensemble les affaires afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

Sur le fond, cet arrêt de la Cour de Cassation, confirme la position de la cour d’appel, laquelle avait rejeté l’action de Pucci au motif que cette dernière n’avait pas établi « quel serait son style particulier qui constituerait une valeur économique individualisée, fruits d’investissements, que les sociétés H&M AB et H&M auraient voulu copier ».

Face à l’échec de cette démonstration, la Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel, lequel avait retenu que la société suédoise H&M n’avait pas tenté de se placer dans le sillage de la société Pucci pour profiter de sa notoriété ou de ses investissements.

Mme X et Mme Y c/ Ephigea : JurisData n° 2016-018486 – Arrêt Cass. com., 6 sept. 2016, n° 14-15.286

Les faits d’espèce opposent les parties autour d’un modèle de collants à rayures pour femmes. Dans cet arrêt, la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient rappeler les critères applicables à l’appréciation de l’originalité d’une création et à celle de la validité des dessins ou modèles.

En première instance, le Tribunal de commerce d’Epinal avait débouté le demandeur de ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur et de modèle.

Saisie de l’appel, la Cour d’appel de Nancy avait quant à elle jugé qu’il existait bien une contrefaçon de droits d’auteur, le modèle de collants étant selon elle une création originale du fait de la disposition des rayures et de l’agencement identique des couleurs utilisées. Elle jugeait également le modèle valide puisqu’aucune antériorité n’était démontrée au moment de son enregistrement.

La Cour de cassation censure ces deux appréciations rappelant les critères classiques de l’appréciation de l’originalité en matière de droits d’auteur et de la validité des modèles.

Concernant la demande relative aux droits d’auteur, elle rappelle que la simple description de la combinaison des caractéristiques de la création, sans aucune précision quant aux raisons pour lesquelles cette combinaison reflèterait l’empreinte de personnalité de son auteur, ne permet pas de caractériser l’originalité d’une création.

S’agissant de la demande en contrefaçon du modèle, la Cour de cassation rappelle que la validité du modèle suppose la vérification de la nouveauté et du caractère propre du modèle, qui sont deux critères distincts et cumulatifs.

Si l’appréciation de la nouveauté se fait au regard des différences avec les modèles antérieurement divulgués ou déposés pour les mêmes types de produits, celle du caractère propre suppose quant à elle un examen en quatre étapes imposant de déterminer :

• « (…) premièrement, le secteur des produits auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué (…) ;
• deuxièmement, l’utilisateur averti desdits produits selon leur finalité et, en référence à cet utilisateur averti, le degré de connaissance de l’art antérieur ainsi que le niveau d’attention dans la comparaison, directe si possible, des dessins ou modèles (…) ;
• troisièmement, le degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle (…) ;
• quatrièmement, le résultat de la comparaison des dessins ou modèles en cause, en tenant compte du secteur concerné, du degré de liberté du créateur et des impressions globales produites sur l’utilisateur averti par le dessin ou modèle contesté et par tout dessin ou modèle antérieur divulgué au public (…) » (Trib. UE, 7 nov. 2013, aff. T-666/11 Danuta Budziewska c/ OHMI et Puma SE).

Ainsi, dans cet arrêt, la Cour de cassation rappelle donc assez classiquement que la démonstration de l’originalité d’une création passe par celle de l’empreinte de personnalité de son auteur et que celle de la validité d’un modèle implique impérativement la preuve de sa nouveauté et de son caractère propre.

La loi pour une République numérique comporte quatre dispositions relatives au droit de la propriété intellectuelle figurant dans le chapitre 1er intitulé « Economie de la donnée » au sein du titre I sur la circulation des données et du savoir ».

–La loi a créé un article L321-3 au sein du Code des relations entre le public et l’administration instaurant une impossibilité pour l’administration de faire obstacle à la réutilisation de contenu des bases de données qu’elle produit, sauf droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers.

Les dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives aux droits du producteur de bases de données à interdire l’extraction ou la réutilisation du contenu de la base (L342-1 et L342-2 du Code la propriété intellectuelle), ne peuvent faire obstacle à cette nouvelle disposition.

Cette disposition n’est pas applicable aux bases de données produites ou reçues par les administrations dans l’exercice d’une mission de service public à caractère industriel ou commercial soumise à la concurrence.

–Le Code de la recherche est complété par un article L533-4 qui octroie à l’auteur d’un écrit scientifique issu d’une activité financée ou subventionnée au moins pour moitié par les dotations publiques, même après avoir accordé des droits exclusifs à un éditeur, le droit de mettre à disposition gratuitement la version finale de son manuscrit dès lors que l’éditeur met lui-même celle-ci gratuitement à disposition par voie numérique ou, à défaut, à l’expiration d’un délai courant à compter de la date de la première publication, qui est de six mois dans le domaine des sciences de la technique et de la médecine, et de douze mois dans le domaine des sciences humaines et sociales.

L’auteur peut mettre à disposition gratuitement ses écrits dans les conditions précitées « sous réserve de l’accord des éventuels coauteurs ».

Ainsi, si les nouvelles dispositions du Code de la recherche ménagent les droits des coauteurs de l’article, elles limitent en revanche amplement le monopole d’exploitation d’un éditeur de périodiques qui se serait fait céder les droits d’exploitation par l’auteur de l’article.

En effet, l’auteur est libre de mettre gratuitement ses œuvres à la disposition du public. Toutefois, conformément à l’article L122-7-1 du Code de la propriété intellectuelle, il doit le faire « dans le respect des conventions qu’il a conclues ».

Les nouvelles dispositions du Code de la recherche limitent ainsi la portée de l’article L122-7-1 du Code de la propriété intellectuelle dans le domaine spécifique de l’édition de périodiques scientifiques puisque, nonobstant la convention de cession de droits entre un éditeur et un auteur, qui aurait pour effet de conférer un monopole exclusif d’exploitation de l’article, l’auteur restera libre de mettre son article gratuitement à la disposition du public.

–Deux exceptions au droit d’auteur ont été ajoutées à l’article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle :

• L’auteur ne peut interdire les copies ou reproductions numériques réalisées à partir d’une source licite, en vue de l’exploration de textes et de données incluses ou associées aux écrits scientifiques pour les besoins de la recherche publique, à l’exclusion de toute finalité commerciale (L122-5, 10°).

Par ces dispositions, le législateur français semble anticiper la proposition de directive européenne du 14 septembre 2016 prévoyant une exception au droit d’auteur pour les « text and data mining », pratique qui consiste en l’exploitation et l’analyse automatisées des textes et données.

Si cela fait déjà longtemps que la recherche demande l’instauration d’une exception spécifique lui permettant une reproduction pour étude sans craindre d’enfreindre le droit d’auteur, cette disposition peut paraître surabondante au regard de l’article L122-5, 8° du Code de la propriété intellectuelle, qui autorise déjà la reproduction d’une œuvre protégée par le droit d’auteur à des fins de recherche ou d’études privées par des particuliers.

Cette exception est également introduite à l’article L342-3 du Code la propriété intellectuelle concernant les exceptions aux droits du producteur de bases de données mises à la disposition du public.

Toutefois il est précisé pour les bases de données, que les données issues de la fouille ne pourront faire l’objet d’aucune copie ou reproduction.

• L’auteur ne saurait également interdire les reproductions et représentations d’œuvres architecturales et de sculptures, placées en permanence sur la voie publique, réalisées par des personnes physiques, à l’exclusion de tout usage à caractère commerciales (L122-5, 11°).

Le législateur consacre « l’exception dite de panorama », prévue par la directive n°2001/29/CE du 21 mai 2001, qui n’avait pas fait à l’époque l’objet d’une transposition.

L’on peut s’interroger sur l’opportunité de cette disposition, dans la mesure où la jurisprudence admettait déjà par le biais de la théorie de l’accessoire la reproduction d’une œuvre située dans un lieu public.

Il sera relevé que cette exception est circonscrite aux œuvres architecturales et de sculptures qui sont placées en permanence sur la voie publique. Ainsi les œuvres éphémères situées dans des lieux publics continueront à être protégées par le droit d’auteur.

M. X., Bowstir / Egotrade – Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 1, Arrêt du 13 juin 2017

La Cour d’appel de Paris a rendu le 13 juin 2017 un arrêt infirmant le jugement du 21 mai 2015 du Tribunal de Grande Instance de Paris.

Cette affaire opposait, sur le fondement de la contrefaçon aux droits d’auteur, le photographe ayant réalisé un portrait de Jimi Hendrix et la société à laquelle il avait cédé ses droits patrimoniaux, à une société de vente de cigarettes électroniques qui avait détourné cette photographie en remplaçant la cigarette tenue par Jimi Hendrix par une cigarette électronique.

Le jugement n’avait pas retenu l’originalité de la photographie au motif que le photographe ne démontrait pas avec précision les choix artistiques et esthétiques propres ayant guidé la réalisation du cliché et dont résultait l’originalité revendiquée.

L’originalité ne se présumant pas, dans son jugement, alors vivement critiqué par la doctrine, le Tribunal avait davantage sanctionné le défaut de description et de démonstration des choix propres à l’artiste et empreints de sa personnalité, que l’originalité en tant que telle du cliché. Celui-ci se contentait de décrire le résultat de son travail plutôt que les moyens mis en œuvre à son initiative pour y parvenir.

La Cour d’appel de Paris a pour sa part estimé que le célèbre cliché était original, ce faisant, qu’il ouvrait droit à la protection par les droits d’auteur et que sa reproduction sous forme détournée sur la devanture de magasins, le site internet et la page Facebook de la défenderesse constituait des actes de contrefaçon.

En effet, en appel l’auteur avait alors expliqué en détail les raisons pour lesquelles le cliché était le résultat d’un ensemble de choix libres et créatifs qui lui étaient propres et qui reflétaient sa personnalité.

C’est donc au regard de cette démonstration et de la connaissance à l’international du photographe, qui avait également réalisé de célèbres clichés des Rolling Stones, que la Cour d’appel de Paris a estimé que le cliché litigieux portait bien l’empreinte de personnalité de son auteur, et par conséquent que l’œuvre pouvait dès lors bénéficier de la protection au titre des droits d’auteurs.

Par un arrêt en date du 28 septembre 2016 (req. n° 389448), le Conseil d’Etat a jugé que devait être annulée une sanction complémentaire de publication d’un avertissement, prononcée par la Commission nationale de l’informatique et de libertés (CNIL), en raison de l’absence de limitation temporelle de celle-ci.

En l’espèce, un directeur de théâtre s’était servi de la base de données de son établissement, contenant les adresses électroniques des abonnés, afin d’envoyer à ces derniers un message de nature politique à l’occasion d’élections municipales.

La CNIL, considérant que les messages envoyés aux abonnés du théâtre possédaient le caractère d’une communication politique étrangère à la finalité du traitement, avait prononcé, par une délibération du 12 février 2015, un avertissement à l’encontre du directeur du théâtre, en sa qualité de responsable du traitement.

L’autorité administrative indépendante avait également décidé, en application de l’article 46 de la loi du 6 janvier 1978, de rendre publique sa décision en la communiquant sur son site Internet et celui de Légifrance. Cette décision de publication n’était toutefois assortie d’aucune autre précision, notamment quant à sa durée de maintien en ligne.

Saisi par la théâtre d’une demande d’annulation de ladite décision, le Conseil d’Etat commence par confirmer l’avertissement prononcé par la CNIL pour méconnaissance des finalités du traitement.

En revanche, le juge administratif a censuré la sanction complémentaire de publication en raison de l’absence de limitation temporelle de celle-ci.

Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord « que lorsque la CNIL prononce une sanction complémentaire de publication de sa décision de sanction, celle-là se trouve nécessairement soumise, et alors même que la loi ne le prévoirait pas expressément, au respect du principe de proportionnalité ». Il poursuit en énonçant « que la légalité de cette sanction s’apprécie, notamment, au regard du support de diffusion retenu et, le cas échéant, de la durée pendant laquelle cette publication est accessible de façon libre et continue ».

Au regard de ce principe de proportionnalité, le Conseil d’Etat juge alors « qu’en omettant de fixer la durée pendant laquelle la publication de l’avertissement resterait accessible de manière non anonyme sur ces deux sites, la formation restreinte de la CNIL doit être regardée comme ayant infligé une sanction sans borne temporelle ; que, dans ces conditions, la sanction complémentaire est, dans cette mesure, excessive ; qu’il suit de là qu’elle doit être annulée […] ».

Le 16 mars 2017 s’est tenu un séminaire sur l’actualité du Droit des Marques sur le thème : « Le nouveau cadre juridique de la marque : Regards croisés sur les changements et les lacunes du Paquet Marques ».

Maître Karsenty-Ricard, Présidente de la Commission Propriété Intellectuelle était accompagnée d’experts en droit des marques. Les regards croisés de Magistrat, professeur de droit, juriste d’entreprise, avocat et conseil en propriété intellectuelle ont permis des échanges très enrichissants.

Animés par des interactions entre intervenants et participants, le séminaire a été l’occasion de revenir sur les principaux changements induits par les nouveaux textes communautaires et a permis de mettre en évidence quelques questions importantes qui devront être prises en compte dans le cadre de la transposition de ces textes dans le droit français.

Ces travaux de transposition donneront certainement lieu à des prises de position d’ICC France auprès des Pouvoirs Publics.

Enfin, ont été évoqués les incertitudes liées au Brexit sur la protection des titulaires de marques déposées en Grande-Bretagne.

Marque de l’Union européenne : portée géographique des sanctions en fonction de l’étendue territoriale du risque de confusion

La CJUE répond dans cet arrêt à une question préjudicielle présentée dans le cadre d’un litige opposant deux entreprises du secteur de l’informatique s’agissant de l’usage d’une marque verbale de l’Union européenne.

Le Tribunal de première instance allemand saisi d’une action en contrefaçon a prononcé l’interdiction de l’usage du signe en cause en la limitant au territoire allemand. Le demandeur réclamait cependant à titre principal que cette interdiction soit prononcée pour l’intégralité du territoire de l’Union européenne au nom du caractère unitaire de la marque européenne.

Pour refuser d’étendre cette interdiction à tout le territoire de l’Union, le Tribunal retenait que le risque de confusion n’existait que pour les territoires germanophones, à l’exclusion de tout autre territoire de l’Union européenne. Il n’y avait donc pas d’atteinte à la marque antérieure sur le reste du territoire de l’Union pour des raisons linguistiques.

La juridiction saisie de l’appel décide de renvoyer à la CJUE la question préjudicielle qui lui avait été soumise par l’appelante afin qu’elle l’éclaircisse sur la façon d’interpréter le principe du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne en présence d’un tel cas.

La CJUE conclut de manière pragmatique que les différentes sanctions de l’atteinte à la marque s’appliquent aux territoires pour lesquels il existe un risque de confusion. Ce risque de confusion étant, dans le cas d’une marque verbale, fortement lié à des critères linguistiques, il convient donc de circonscrire la portée territoriale des sanctions en raison de ces mêmes critères linguistiques.

La Cour de Justice de l’Union Européenne a été saisie d’une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union Européenne.

Le litige qui a donné lieu à la demande de décision préjudicielle opposait deux sociétés suédoises s’agissant de l’usage d’une marque figurative.

La première société, titulaire d’une marque de l’Union européenne figurative enregistrée en 2008, notamment pour des services de construction et de réparation, a assigné la seconde, exerçant dans le domaine de la construction afin d’obtenir que cette dernière soit interdite d’utiliser un logo similaire à celui de la demanderesse dont elle faisait usage depuis 2007 mais qu’elle n’avait enregistrée qu’en 2009. La demanderesse estimait à cet égard que cet usage se faisait en violation de ses droits antérieurs.

La juridiction d’appel, réformant le jugement de première instance a jugé « que l’examen de la similitude des produits et des services en cause devait être effectué sur la base non pas de l’enregistrement formel de cette marque, mais de l’activité réellement exercée par le titulaire », jugeant ensuite qu’il n’existait en l’espèce pas de risque de confusion puisque la marque antérieure n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans les cinq années de son enregistrement.

C’est dans ce contexte que la Cour suprême de Suède, saisie du pourvoi, a décidé de transmettre à la CJUE les questions préjudicielles suivantes :

1. “Le fait que la marque de l’Union européenne n’ait pas fait l’objet par le titulaire, au cours d’une période comprise dans le délai de cinq ans qui suit l’enregistrement, d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services visés par l’enregistrement a-t-il une incidence sur le droit exclusif du titulaire ?
2. S’il est répondu par l’affirmative à la première question, dans quelles conditions et de quelle manière cette circonstance affecte-t-elle le droit exclusif ? »

Pour la CJUE, « l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne], lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, et l’article 51, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, doit être interprété en ce sens que, au cours de la période de cinq ans qui suit l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, son titulaire peut, en cas de risque de confusion, interdire aux tiers de faire usage, dans la vie des affaires, d’un signe identique ou similaire à sa marque pour tous les produits et les services identiques ou similaires à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée ».

Dès lors, le titulaire d’une marque de l’Union européenne bénéficie d’une sorte de délai de grâce de cinq ans pour débuter son usage sérieux et pourra agir dans ce délai contre un concurrent faisant usage d’un signe entrainant un risque de confusion en s’appuyant sur les produits et services visés dans l’enregistrement et sans avoir à démontrer un usage sérieux de sa marque.

Marque de l’Union européenne : Le TUE exige une preuve de l’acquisition du caractère distinctif pour l’ensemble du territoire de l’UE

Les faits d’espèce opposent le groupe américain Mondelez à Nestlé. Ces deux géants de l’industrie agroalimentaire s’opposent depuis 2007 autour d’une marque tridimensionnelle représentant la tablette de “Kit Kat”, déposée par Nestlé en 2002 et enregistrée en 2006 par l’EUIPO pour désigner les produits « bonbons, produits de boulangerie, articles de pâtisserie, biscuits, gâteaux, gaufres ».

Mondelez a formé en 2007 une demande en nullité de cette marque pour défaut de caractère distinctif devant l’EUIPO. En 2011, la division d’annulation de l’EUIPO a estimé que la marque était dépourvue de caractère distinctif au moment de son dépôt et a jugé que son usage ne lui avait pas non plus permis d’acquérir de caractère distinctif. La Chambre de recours de l’EUIPO a quant à elle décidé en 2012 que la marque avait acquis un caractère distinctif en raison de l’usage qui en avait été fait dans l’Union européenne.

L’arrêt rendu le 15 décembre 2016 par le TUE annule la décision de la Chambre des recours. Pour ce faire, il rappelle que, dans les cas où une marque a été déposée pour une catégorie de produits dont découlent plusieurs sous-catégories, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits n’emporte protection que pour la ou les sous-catégories correspondantes.

Le TUE rappelle ensuite qu’une marque tridimensionnelle, même utilisée conjointement avec une marque verbale ou une marque figurative, peut tout à fait acquérir un caractère distinctif par l’usage. Toutefois, cette acquisition du caractère distinctif par l’usage exige que le signe revendiqué soit devenu apte à identifier dans l’esprit du public le produit concerné comme provenant d’une entreprise déterminée.

Partant, il appartient au déposant de démontrer que la marque a acquis un caractère distinctif pour l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Démontrer l’acquisition du caractère distinctif de la marque pour chacun des territoires pris individuellement n’est pas exigé car cela serait excessif. Néanmoins, le Tribunal estime que cette preuve n’est pas rapportée à l’échelle de l’Union si les éléments présentés couvrent seulement une partie, même substantielle, de l’Union.

Le Tribunal précise à cet égard que « l’absence de reconnaissance du signe comme indication de l’origine commerciale dans une partie de l’Union ne saurait être compensée par un niveau plus élevé de connaissance dans une autre partie de l’Union » (point 142).

L’appréciation de l’acquisitions du caractère distinctif par l’usage supposait donc une démonstration de cette acquisition de manière plus largement répartie sur le territoire de l’Union européenne, et non pas seulement sur les pays pour lesquels la marque avait les plus grosses parts de marché.

Pour se constituer la preuve de faits de contrefaçon, les requérants ont régulièrement recours au constat d’achat, qui consiste à faire établir avant tout procès un constat d’huissier destiné à démontrer la commercialisation d’un produit contrefaisant dans une boutique ou sur un site en ligne.

Selon une jurisprudence traditionnelle, l’huissier de justice ne peut effectuer lui-même l’achat dans le cadre d’un constat d’achat en boutique. Il doit se borner à décrire dans un procès-verbal les constatations matérielles qu’il a réalisées de l’achat effectué par un tiers.

S’agissant du tiers effectuant l’achat du produit litigieux, il était possible encore il y a peu qu’il ait des liens avec le requérant ou avec l’avocat du requérant. Cela n’est désormais plus possible.

En effet, par un arrêt du 25 janvier 2017, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt d’appel du 2 juin 2015, dans lequel il avait été admis qu’un stagiaire du cabinet d’avocat de la société requérante pouvait procéder à l’achat, dès lors qu’aucun stratagème déloyal ne lui avait permis de procéder à l’achat.

Dans cette affaire, la société G-Star Raw estimait que la société H&M commercialisait un modèle de jean reproduisant les caractéristiques de l’un de ses modèles, et l’avait assignée en contrefaçon de droit d’auteur et en concurrence déloyale, après avoir fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon et de constat d’achat. Ayant été condamnée en appel, la société H&M a formé un pourvoi afin de contester la recevabilité de la société G-Star Raw à agir en contrefaçon, et de contester la validité ou la recevabilité d’un procès-verbal de constat d’achat versé aux débats. Selon la société H&M, l’intervention d’un membre du cabinet d’avocat de la requérante pour effectuer l’achat constaté par l’huissier violait le principe d’égalité des armes prévu par l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et portait atteinte aux droits de la défense et au principe de loyauté dans l’administration de la preuve.

La Cour a retenu cette argumentation en affirmant que le droit à un procès équitable commande que la personne qui assiste l’huissier instrumentaire lors de l’établissement d’un procès-verbal de constat et qui procède à l’achat du produit, soit indépendante de la partie requérante.

Cette décision pose de nombreuses questions pratiques. En effet, les cabinets d’avocats ne pourront plus recourir à leurs stagiaires pour assister les huissiers dans leur mission de constat, au risque de voir annuler ou rejeter les procès-verbaux lors du procès en justice. Ils devront s’adresser à des personnes n’ayant aucun lien avec l’affaire en cause, personnes qui restent à déterminer, ce qui va nettement complexifier la procédure. Certains auteurs envisagent la création d’une profession de tiers « certifiés » qui proposeraient leurs services contre rémunération.

Le constat d’huissier était une manière simple, extra-judiciaire et peu coûteuse de rapporter la preuve d’actes de contrefaçons. Or, à la lecture de cette décision, les requérants pourraient privilégier la procédure judiciaire de saisie contrefaçon, procédure plus complexe et onéreuse, mais permettant une preuve efficace et certaine.

La société Vente-privee.com, acteur de la vente de produits en ligne depuis le début des années 2000, est engagée dans un contentieux depuis 2013 sur la validité de ses marques.

La société concurrente Showroomprive.com avait en effet assigné la société Vente-privee.com en nullité de plusieurs de ses marques pour défaut de distinctivité, dont la marque verbale « vente-privee.com » déposée et enregistrée en janvier 2009.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 31 mars 2015, avait débouté Showroomprive.com de l’ensemble de ses demandes. La société Showroomprive.com s’est pourvue en cassation, en reprochant à la Cour d’appel d’avoir, dans un premier temps, jugé que la marque « vente-privée.com » était dépourvue de distinctivité à la date de son dépôt compte tenu de son caractère usuel et descriptif au regard des services visés, puis de juger, dans un second temps, que cette marque non distinctive intrinsèquement avait acquis un caractère distinctif par l’usage postérieurement, l’article L711-2 du Code de la propriété intellectuelle ne prévoyant pas, selon elle, expressément cette possibilité.

La demanderesse invoquait en tout état de cause le fait que la preuve de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage n’était pas rapportée, le signe étant utilisé selon elle en tant que nom de domaine et non à titre de marque, ainsi que le fait que la preuve d’usage ne pouvait résulter que du titulaire lui-même et non d’articles de presse ou de citations de médias.

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 6 décembre 2016, a confirmé l’arrêt d’appel en rappelant que la France a usé de la faculté laissée aux Etats membres par l’article 3 de la directive communautaire n°2008/95/CE du 22 octobre 2008, de ne pas déclarer nulle une marque enregistrée lorsque le caractère distinctif est acquis après son enregistrement. Ainsi, en France, le juge est fondé pour apprécier la validité de la marque à prendre en compte l’usage postérieur à l’enregistrement de la marque.

La Cour a considéré que les juges du fond avaient justement retenu que le signe en question avait bien fait l’objet d’un usage à titre de marque, par l’apposition systématique du signe Venteprivee.com, de manière intensive, à côté de chacun des millions de produits proposés à la vente et au sein de chacun des multiples courriers envoyés quotidiennement aux 20 millions de membres du site. Il est relevé également que la marque verbale sera perçue en premier lieu par le public pertinent et qu’elle figure parmi les « marques préférées des français ».

Il ressort ainsi de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation que les juges du fond peuvent tenir compte de l’usage intensif d’une marque opéré après son dépôt pour apprécier la validité d’une marque intrinsèquement peu distinctive. Il est donc important pour le demandeur qui souhaite agir en nullité d’une marque pour défaut de caractère distinctif d’agir rapidement après le dépôt.

Dans un arrêt du 7 juillet 2016 (C-494/15), la Cour de Justice de l’Union Européenne s’est prononcée sur la notion d’intermédiaire au sens de l’article 11 de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle. La particularité de cet arrêt réside dans le fait de savoir si peut être qualifié d’intermédiaire le locataire de halles de marché qui sous-loue les différents points de vente situés dans ces halles à des marchands dont certains utilisent ces emplacements pour vendre des marchandises contrefaisantes.

L’intérêt de cette qualification repose sur la possibilité d’obtenir une injonction à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par des tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle. En effet, l’intermédiaire dont les services sont utilisés par un contrefacteur peut être contraint d’adopter certaines mesures propres à faire cesser l’atteinte et à prévenir de nouvelles atteintes.

Lorsqu’il est fait référence à la notion d’intermédiaire, il vient immédiatement à l’esprit la référence aux acteurs de l’offre de service sur Internet. Mais la question concernant ces derniers a déjà été plus ou moins tranchée par la CJUE (i.e. L’Oéral, C-324/09, 12 juillet 2011 ; ou encore Scarlet Extended, C-70/10, 24 novembre 2011).

Qu’en est-il lorsque la place de marché se situe dans le monde physique ?

En l’espèce, des titulaires de droits sur des marques ont découvert l’existence d’un marché physique de la contrefaçon à Prague. Plutôt que de poursuivre les vendeurs de produits contrefaisants, ces titulaires ont préféré poursuivre le bailleur qui loue ces emplacements de vente (lui-même locataire) afin d’obtenir l’arrêt de toute sous-location contractuelle avec les contrefacteurs.

La question posée à la Cour de Justice était de savoir s’il est possible de qualifier d’intermédiaire, au sens de l’article 11 de la directive 2004/48/CE, un acteur économique qui exerce une activité n’ayant aucun rapport avec Internet.

La Cour de Justice répond positivement à cette question. Elle précise que l’intermédiaire est celui qui « fournit un service susceptible d’être employé par une ou plusieurs autres personnes pour porter atteinte à un ou à plusieurs droits de propriété intellectuelle » (§23).

Ainsi, pour la Cour de Justice, peu importe que le service soit lié ou non à la communication en ligne pour recevoir la qualification d’intermédiaire, le champ d’application de la directive 2004/48 n’étant pas limité au commerce électronique.

Cette solution de la Cour de Justice veut affirmer que la notion d’intermédiaire s’étend bien au-delà du monde virtuel. Toutefois la Cour de Justice ne définit pas pour autant les contours de cette notion, et il reviendra donc aux juridictions nationales de la délimiter plus précisément ainsi que les modalités des injonctions qui peuvent être ordonnées.

La société Appartement à louer a assigné la société Prada Retail France et la société italienne Prada Spa en concurrence déloyale et parasitisme. Le sujet de la discorde portait sur un petit ourson qui, selon la première société, était identique à celui qu’elle commercialise depuis 2006 (le modèle Balou). Les juges de la Cour d’appel de Paris lui donnent alors gain de cause et retiennent que les sociétés Prada ont commis des actes de parasitisme. Pour affirmer cela, les juges du fond se fondent sur la longévité de la commercialisation de l’ourson « Balou » et le chiffre d’affaires dégagé par celle-ci attestant du succès de cette création.

Partant, la Cour d’appel avait jugé que la société Appartement à louer était fondée à se prévaloir de la « création d’une valeur économique, née de son savoir faire ainsi que des efforts humains et financiers qu’elle a déployés, lui procurant un avantage concurrentiel ». Prada, en décidant de commercialiser un produit similaire quant à l’évocation de l’univers de l’enfance et les mêmes fonctions décoratives (dues à une accroche porte clés), se serait, selon les juges du fond, inspirée de la valeur économique ainsi créée et aurait in fine tiré profit de la valeur économique créée par la société Appartement à louer.

Cette justification paraît aux yeux de la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 juillet 2016, relativement mince. Ne revenant pas sur la pertinence du raisonnement, c’est principalement le fait que la faute incriminée n’a pas été suffisamment caractérisée qui vaudra à l’arrêt d’appel d’être cassé pour défaut de base légale. Pour la chambre commerciale, la seule longévité et le succès de la commercialisation de l’ourson sont à eux seuls insuffisants à établir que Prada avait indument tiré profit du savoir-faire et des effets humains et financiers de la société Appartement à louer. La faute ne se présume donc pas du succès ou de la longévité d’une commercialisation d’un produit imité.

La société américaine ECOLAB s’était opposée à la demande d’enregistrement de la marque Kairos Ecolab, formulée par la société KAIROS auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle, pour des produits et services similaires. Elle se prévalait du risque de confusion susceptible de naître chez le consommateur, du fait de la juxtaposition de la dénomination de l’entreprise d’un tiers – « ECOLAB » – et de la marque enregistrée – « KAROS » – dotée d’un pouvoir distinctif normal.

Les juges de cassation sont amenés à apprécier le risque de confusion en présence d’une marque non-renommée.

En effet, si la corrélation entre risque de confusion élevé et marque antérieure à forte renommée n’est plus à démontrer, la question qui se posait à la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l’arrêt du 21 juin 2016 avait pour objet une marque antérieure au pouvoir distinctif normal. La CJUE s’était déjà positionnée sur ce type de litige, dans son arrêt du 6 octobre 2005 (CJUE, 6 oct. 2005, n°C-120/04, Medion AG c/ Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH). Elle avait alors retenu l’existence d’un risque de confusion dès lors qu’un terme usuel (Life) était juxtaposé à une marque antérieurement enregistrée (Thomson). La Cour d’appel n’ayant pas adopté ce raisonnement, son arrêt est cassé par la Cour de cassation.

La Cour de cassation reconnaît ainsi l’existence du risque de confusion résultant de la juxtaposition de deux signes, dès lors que le signe composé ne revêt en lui-même pas une impression d’ensemble distincte. Au surplus, la notoriété de la marque antérieure – critère traditionnel de caractérisation dudit risque – s’efface devant l’appréciation de la position distinctive autonome, dans une interprétation conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l’UE (CJUE, 8 mai 2014, C-591/12, Panrico SA contre Bimbo SA).

La société Pindière France, après avoir dressé un procès-verbal de saisie-contrefaçon, a assigné la société Venaty et la société Creaciones Moda Bella SL en contrefaçon et en concurrence déloyale.

Le litige portait sur la commercialisation par la société Venaty France, de chaussures sous la marque Modabella, reproduisant les caractéristiques originales des chaussures de la marque Karston.

Outre la question de la nullité du procès-verbal de la saisie-contrefaçon invoquée par la société défenderesse et rejetée par les juges du fond et la Cour de cassation, se posait à cette dernière la question de la concurrence déloyale et parasitaire.

En effet, si les juges du fond ont admis la contrefaçon, ils ont rejeté la concurrence déloyale et parasitaire, invoquant l’absence de démonstration d’éléments distincts de ceux de la contrefaçon.

Dans son arrêt du 3 mai 2016, la Cour de cassation, au visa de l’article 1382 du code civil, casse et annule partiellement la décision des juges ayant rejeté la demande de dommages-intérêts au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire.

En effet, elle considère que le fait d’apposer la marque des sociétés défenderesses sur la chaussure contrefaisante jetait le discrédit sur la collection de la société demanderesse auprès des clients mais aussi des consommateurs et qu’il en résultait une atteinte portée à l’image de la marque de cette dernière. Par conséquent, il existait bien des faits distincts de ceux de la contrefaçon constituant des actes de concurrence déloyale et parasitaire.

La société Le Fournil, titulaire de la marque semi-figurative « La Fluette », déposée en 1999 pour du pain et des services commerciaux –renouvelée selon la procédure régulière depuis lors – attaque la société Coup de pâtes pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale. Pour ce faire, elle avance le moyen selon lequel l’usage, par la société Coup de pâtes, de la dénomination « Fusette », pour désigner du pain surgelé, alors qu’elle-même propose du pain de qualité supérieure, est illicite. La société Coup de pâtes forme alors une demande reconventionnelle en déchéance des droits de la société Le Fournil sur la marque « La Fusette », se targuant du défaut d’utilisation sérieuse de ladite marque.

La Cour de cassation est amenée à se prononcer sur la portée du caractère sérieux de l’usage de la marque, dans le cas particulier où elle ne peut pas être apposée sur les produits et services proposés par son titulaire.

Dans son arrêt de cassation du 16 février 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation invalide la solution retenue par la Cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 17 janvier 2014, rejetant alors la demande formée par la société Le Fournil, pour défaut d’usage sérieux de la marque litigieuse, et prononçant la déchéance des droits de celle-ci sur sa marque. Pour ce faire, elle retient que les tickets de caisse, extraits publicitaires de magazine, et factures d’une société partenaire accompagnées d’un modèle de sac à pain « La Fuette », ne désignent pas spécifiquement les pains, mais le magasin. La Cour de cassation rejette cette interprétation et rappelle que doivent être pris en compte la nature des produits et les caractéristiques du marché considéré ; en l’espèce, la marque ne pouvant être apposée sur le pain de qualité supérieure, c’est la méthode du faisceau d’indices qui a vocation à s’appliquer, par l’examen des supports commerciaux et publicitaires accompagnant la commercialisation des produits.

Cette approche pragmatique de la portée de l’usage sérieux de la marque permet de rappeler sa fonction essentielle, qui est de garantir la provenance des produits ou des services qu’elle désigne, conformément à la jurisprudence communautaire (CJCE, 11 mars 2003, aff. 40/01, Ansul BV contre Ajax Brandbeveiliging BV). Les juges doivent donc adopter une vision globale de l’ensemble des éléments susceptibles de témoigner de l’usage sérieux de la marque, afin d’éviter que la menace de déchéance de ses droits ne pèse trop lourdement sur le titulaire de la marque.

Ce sont deux frères qui, dans cette affaire, avaient assigné, en 2010, la société Les Echos dans le but d’ordonner la suppression de données à caractère personnel les concernant, des traitements automatisés du site internet « LesEchos.fr ». C’est plus précisément l’utilisation de leur nom de famille comme mot-clé sur les moteurs de recherche du site qui posait problème. En effet, une fois cette requête formulée, le site donnait accès, en premier rang, au titre suivant : « Le Conseil d’Etat a réduit la sanction des frères X… à un blâme » faisant ainsi référence à un article archivé sur le même site et publié dans le journal « Les Echos » du 8 novembre 2006.

C’est en opérant une mise en balance entre le droit à s’opposer à ce que les données personnelles fassent l’objet d’un traitement (fondé sur l’article 38 de la loi Informatique et libertés), d’une part, et la liberté d’expression, notamment de la presse, d’autre part, que la Cour de cassation a tranché le litige dans un arrêt du 12 mai 2016. Retenant alors que « le fait d’imposer à un organe de presse, soit de supprimer du site internet dédié à l’archivage de ses articles (…), le retrait des nom et prénom des personnes visées par la décision privant celui-ci de tout intérêt, soit d’en restreindre l’accès en modifiant le référencement habituel, excède les restrictions qui peuvent être apportées à la liberté de la presse, la cour d’appel a légalement justifié sa décision », la 1ère chambre civile a fait primer la liberté de la presse.

Un artiste et l’association productrice de son projet scénographique intitulé « Topique », ont assigné en contrefaçon de droit d’auteur et en concurrence déloyale, la commune et la communauté urbaine de Nancy ainsi qu’une association et un particulier, estimant que ces derniers avaient reproduit les caractéristiques de leur projet.

Les parties défenderesses ont alors invoqué la nullité de l’assignation pour absence de description de l’œuvre.

Les juges du fond et la Cour de cassation ont fait droit à la demande d’annulation de l’assignation, affirmant que l’assignation en contrefaçon doit définir les caractéristiques rendant l’ « œuvre éligible à la protection au titre du droit d’auteur ».

De même, dans son arrêt du 17 mars 2016, la Cour de cassation confirme la décision des juges, en soutenant que faute de description et d’indentification de l’œuvre, l’assignation ne permet pas de se défendre utilement et doit donc être annulée.

Ainsi, pour que l’assignation soit conforme, une description détaillée de l’œuvre ainsi qu’une identification des éléments argués de contrefaçon, est nécessaire.

La société Maison du monde, titulaire de la marque semi-figurative « Maison du monde », déposée en 1999, assigne en contrefaçon de sa marque et en concurrence parasitaire la société Gifi et la société Gifi Mag. Elle prétend ainsi que la commercialisation d’articles d’art de la table, d’ameublement et de décoration de la maison, par la diffusion de l’intitulé « tout pour la maison » surplombé d’une maison stylisée, sur des panneaux publicitaires, fonde l’annulation de la marque semi-figurative « tout pour la maison » déposée par Gifi en 2003.

La Cour de cassation est appelée à se prononcer sur l’étendue de la protection dont bénéficie une marque renommée, face à d’éventuelles imitations postérieures.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 12 avril 2016, casse l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 20 octobre 2014, rendu après renvoi de la chambre commerciale (chambre commerciale de la Cour de cassation, 9 juillet 2013, n°12-21.628).

Les juges d’appel avaient rejeté la demande formée devant eux par la société Maison du monde, par le motif selon lequel aucun risque d’assimilation ni de confusion entre les marques « Gifi » et « Maison du monde » n’était susceptible de naître à l’issue de la campagne publicitaire ; ils avaient aussi retenu que les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles de la marque semi-figurative « tout pour la maison », constitutives pour le consommateur moyen d’une impression d’ensemble distincte de la marque « Maison du monde », faisaient obstacle à la contrefaçon.

C’est en adoptant une interprétation plus souple des conditions constitutives de l’imitation d’une marque renommée que la Cour de cassation invalide le raisonnement des juges d’appel. Ainsi, l’existence d’un lien susceptible de s’opérer dans l’esprit du consommateur moyen, entre la marque renommée et une marque postérieurement enregistrée, suffit à caractériser la contrefaçon de marque.

En faisant disparaître le critère traditionnel et rigoureux de la confusion, ou de l’assimilation, au profit du lien de l’esprit, la Cour de cassation s’aligne sur la jurisprudence communautaire, particulièrement protectrice des marques renommées (CJCE, 9 janvier 2003, C-292-00, Davidoff & Cie SA c/ Gof kid Ltd).

La Directive sur le secret d’affaires a été adoptée deux semaines après la révélation sur la scène internationale du scandale d’évasion fiscale des « Panama Papers » par des journalistes du quotidien Le Monde.

Certaines parties prenantes, plus précisément journalistes et lanceurs d’alerte, dénoncent l’entrave à la liberté d’expression et d’information que constituerait cette Directive.

Néanmoins, on peut considérer que cette Directive n’effectue aucun changement relativement à la liberté d’expression et d’information d’ores et déjà encadrée au sein de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Cette dernière précise que cette liberté comporte devoirs et droits et peut être restreinte, notamment pour protéger la réputation ou les droits d’autrui ou pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles. De surcroît, il est de jurisprudence constante de faire primer la liberté d’expression sur la confidentialité dès lors que l’information présente un éclairage pertinent au débat public. Enfin, le secret ne doit pas représenter un biais aux actions d’ordre illicite, elle ne prévaut pas devant les autorités étatiques, de même que le lanceur d’alerte conserve son immunité en cas de divulgation d’une activité illégale ou bien d’une faute.

La Directive 2016/943 s’est largement inspirée sur ce point des procédures prévues dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle, notamment par la loi du 11 mars 2014 n°2014-315 renforçant la lutte contre la contrefaçon et transposant la Directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

Les Etats membres de l’Union Européenne devront prévoir les mesures, procédures et réparations nécessaires pour qu’un recours civil soit disponible contre l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicite de secrets d’affaires.

Le régime de sanctions prévu par la Directive ne porte que sur le volet civil de la protection du secret d’affaires.

1. Les mesures provisoires

Le titulaire d’un secret d’affaires soupçonnant une utilisation illicite de celui-ci par un tiers pourra solliciter des mesures provisoires, prévues aux articles 10 et 11 de la Directive.

La Directive ne prévoit pas de procédure « ex parte », mais il semble que le titulaire du secret d’affaires pourra utiliser la voie de la mesure in futurum classique prévue par l’article 145 du code de procédure civile. Il est toutefois prévu à l’article 10-1 c) la possibilité pour les Etats membres de prévoir, à titre provisoire et conservatoire, « la saisie ou la remise des biens soupçonnés d’être en infraction ».

Les autorités judiciaires pourront également prévoir à titre provisoire, la constitution de garanties par le tiers soupçonné d’utiliser illicitement un secret d’affaires, et destinées à assurer l’indemnisation du détenteur de secrets d’affaires.

2. Les mesures au fond

Les mesures que pourra obtenir le détenteur du secret d’affaires lorsqu’une décision judiciaire aura constaté l’obtention, la divulgation ou l’utilisation illicite d’un secret d’affaires, sont définies aux articles 12 à 15 de la Directive.

Il est prévu que l’autorité judiciaire pourra ordonner la cessation du trouble, l’interdiction d’offrir à la vente les produits en infraction, la destruction des biens illicites, mais également « l’adoption de mesures correctives appropriées » qu’il reviendra aux textes de transposition ou à la jurisprudence de définir.

La Directive prévoit également l’application de mesures correctives telles que le rappel des biens en infraction se trouvant sur le marché ; la suppression du caractère infractionnel du bien en infraction ; ainsi que « leur retrait du marché, à condition que ce retrait ne nuise pas à la protection du secret d’affaires en question ». Là encore, la transposition de la Directive devra clarifier l’application de cette mesure.

La Directive prévoit en outre à l’article 13 une série de critères qui devront être pris en compte par l’autorité judiciaire pour évaluer la mesure la plus appropriée à ordonner :

• La valeur ou d’autres caractéristiques du secret d’affaires ;
• Les mesures prises par l’entreprise pour protéger le secret d’affaires ;
• Le comportement du contrevenant lors de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation du secret d’affaires ;
• L’incidence de l’utilisation ou de la divulgation illicite du secret d’affaires ;
• Les intérêts légitimes des parties et l’incidence que l’octroi ou le refus de ces mesures pourrait avoir sur les parties ;
• Les intérêts légitimes des tiers ;
• L’intérêt public ;
• La sauvegarde des droits fondamentaux.

Ces critères s’ajoutent aux principes généraux applicables en droit civil, à savoir que les mesures doivent être justes, équitables, effectives et dissuasives (article 6) ainsi que proportionnés (article 7).

Enfin le délai de prescription pour les recours formés en cas de divulgation illicite d’un secret d’affaires ne dépassera pas six ans (article 8). Cependant, la Directive ne précise pas le point de départ de ce délai de prescription. Les Etats membres devront préciser ce point lors de la transposition de la Directive. En outre, on peut penser que la prescription en France s’alignera sur la prescription quinquennale qui existe aujourd’hui en matière de propriété intellectuelle.

3. Les dommages-intérêts

Les détenteurs de secrets d’affaires pourront également demander réparation en cas de dommages subis à la suite de l’appropriation illicite de tout document, objet, matériau, substance ou fichier électronique contenant le secret d’affaires, ou dont le secret d’affaires peut être déduit (article 14).

Le principe de l’harmonisation minimale laisse aux Etats membres la possibilité de mettre en place ou non un arsenal complémentaire au niveau national (considérant 10 du Préambule). La France pourra ainsi éventuellement choisir de compléter son dispositif législatif par des dispositions pénales.

L’article 14 de la Directive met en place deux modes de calcul largement calqués sur le domaine de la propriété intellectuelle (article 13 de la Directive 2004/48 du 29 avril 2004 et loi 2014-315 du 11 mars 2014) :

• L’indemnisation doit prendre en considération le manque à gagner ainsi que les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant, voire même le préjudice moral ;
• Un montant forfaitaire de dommages-intérêts peut également être fixé et calculé sur la base de redevances qui auraient été dues si une licence avait été conclue entre le contrevenant et le titulaire du secret d’affaires.

Rien n’est indiqué sur le caractère éventuellement « punitif » des dommages-intérêts, exclu par la Directive sur le respect des droits de propriété intellectuelle.

La Directive indique clairement qu’elle n’a pas vocation à réformer ou harmoniser le droit relatif à la concurrence déloyale, et rappelle néanmoins que les conditions d’application du texte entretiennent un lien de filiation direct avec cette action. En revanche, elle n’aborde pas les liens entre le secret des affaires et la propriété intellectuelle, ni les éventuels conflits de normes que son adoption pourrait provoquer.

Enfin, il est à noter que les demandes ayant pour objet d’obtenir réparation devraient être rejetées si un secret d’affaires a été obtenu, utilisé ou dévoilé dans les circonstances suivantes (considérants 19 et 20) :

• Pour exercer le droit à la liberté d’expression et d’information – qui englobe la liberté et le pluralisme des médias – établi dans la Charte des droits fondamentaux ;
• Pour révéler une faute professionnelle ou une autre faute ou une activité illégale, à condition que le défendeur ait agi dans le but de protéger l’intérêt public général ;
• La divulgation par des travailleurs à leurs représentants dans le cadre de l’exercice légitime par ces représentants de leur fonction conformément au droit de l’Union ou au droit national, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice ;
• Pour protéger un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union ou le droit national.

***

Le droit français actuel permettait déjà de protéger les valeurs commerciales confidentielles de nos entreprises par le biais d’une part, d’actions civiles fondées sur la responsabilité contractuelle ou la responsabilité délictuelle avec l’action en concurrence déloyale et parasitaire notamment, et d’autre part, d’actions pénales, en particulier avec les actions fondées sur le vol, la violation du secret professionnel ou encore la divulgation illicite de secrets de fabrique.

Des moyens de preuve efficaces sont prévus par les textes et, notamment dans le domaine de la propriété intellectuelle, les juges mettent en œuvre aux différents stades des procédures des mesures efficaces pour protéger les secrets d’affaires.

Il faudra voir si le but premier de cette Directive qui est un but d’harmonisation sera atteint.

La Cour de cassation, dans un arrêt de la 1ère chambre civile du 25 février 2016 (n°14-25.729, Jurisdata n°2016-003097), intervenant seulement quelques semaines avant l’adoption par le Parlement Européen de la Directive sur le secret d’affaires, vient de se prononcer sur la portée du secret professionnel de l’avocat face au secret d’affaires lors d’un procès.

L’objet du litige portait sur la communication de pièces entre les parties. Le Président d’un Tribunal de commerce, saisi par voie de requête en vertu de l’article 145 du Code de Procédure Civile, avait désigné un huissier de justice afin qu’il saisisse et place sous séquestre certains documents informatiques détenus par le défendeur.

A la suite d’une assignation en référé délivrée afin d’obtenir la communication des pièces saisies et détenues par l’huissier, le juge avait procédé, avec le défendeur et son avocat, au tri des documents pouvant être communiqués au demandeur. Le demandeur et son conseil n’étaient donc pas présents lors de ce tri.

Le demandeur avait interjeté appel de l’ordonnance du juge des référés arguant du non-respect du contradictoire. Il soutenait qu’il aurait dû être présent, ou représenté, lors du tri des documents.

La Cour d’appel de Paris a donné raison au demandeur en censurant l’ordonnance de référé. La Cour a ainsi ordonné une nouvelle audience pour le tri des documents. Selon les juges, seuls les avocats des deux parties pouvaient être présents lors du tri des documents afin de pouvoir discuter de la communication desdites pièces, la protection due au secret d’affaire étant assurée par le secret professionnel des avocats.

Le défendeur a formé un pourvoi en cassation arguant du fait que le secret professionnel de l’avocat ne protègerait pas efficacement le secret d’affaires dans la mesure où le secret professionnel de l’avocat ne joue pas à l’égard de l’adversaire du client de l’avocat.

Finalement, le 25 février 2016, la Cour de Cassation fait droit au pourvoi au motif « que le secret professionnel des avocats ne s’étend pas aux documents détenus par l’adversaire de leur client, susceptibles de relever du secret des affaires, dont le refus de communication constitue l’objet même du litige ».

Par cet arrêt, antérieur à l’adoption de la Directive, la Cour de Cassation renforce la protection du secret d’affaires dont elle estime que la confidentialité n’est pas couverte par le secret professionnel de l’avocat.

Cette position pourrait être remise en cause par la Directive sur le secret d’affaires.

L’article 9 de la Directive prévoit une « protection du caractère confidentiel des secrets d’affaires au cours des procédures judiciaires ».

A cet égard, les Etats membres auront l’obligation de veiller à ce que les autorités judiciaires, à la demande d’une partie ou d’office, puissent qualifier de confidentielles certaines informations au titre du secret d’affaires.

Les tribunaux auront la possibilité d’imposer :

• des « cercles de confidentialité » en autorisant l’accès à certaines pièces du dossier qu’à un nombre limité de personnes ;
• ou encore de restreindre l’accès aux audiences à un nombre limité de personnes, de même que l’accès aux procès-verbaux ou notes d’audience, dans la mesure où des secrets d’affaires allégués seraient susceptibles d’y être divulgués.

Le considérant 25 du préambule de cette Directive précise que ces personnes devront être soumises aux obligations de confidentialité. Il indique en outre que, s’agissant du cercle restreint de personnes, il « devrait dès lors comprendre au moins une personne physique pour chaque partie, ainsi que l’avocat de chaque partie et, le cas échéant, d’autres représentants disposant des qualifications appropriés conformément au droit national pour défendre, représenter ou servir les intérêts d’un partie dans les procédures judiciaires couvertes par la présente Directive ». Il est encore précisé que « toutes ces personnes devraient avoir pleinement accès à ces éléments de preuve ou ces audiences ».

Or, cette solution du « cercle de confidentialité » autoriserait ainsi l’avocat du demandeur à être présent lors du tri des informations relevant ou non du secret d’affaires, contrairement à ce qu’a jugé la Cour de cassation le 25 février dernier.

La Directive reprend la définition exacte de la notion de secrets d’affaires des ADPIC de 1994.

L’article 2 de la Directive définit ainsi la notion de « secret d’affaires » comme s’entendant « des informations qui répondent à toutes les conditions suivantes :

a) Elles sont secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre d’informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles;

b) Elles ont une valeur commerciale parce qu’elles sont secrètes ;

c) Elles ont fait l’objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes » (soulignement ajouté).

L’article 3 de la Directive définit l’obtention, l’utilisation et la divulgation licites de secrets d’affaires.

Est en particulier considérée comme étant licite l’obtention du secret d’affaires lors d’une découverte ou d’une création indépendante. De même, la Directive n’a pas entendu interdire à tout travailleur ayant acquis des connaissances au sein d’une entreprise, de ne pas se resservir de ses connaissances au sein d’une entreprise tierce. C’est en cela que le secret d’affaires diffère des compétences acquises par une personne physique et de son savoir-faire propre.

L’article 4 de la Directive énumère ce qui relève de l’obtention illicite d’un secret d’affaires.

Il semblerait que la bonne foi ne protège pas la personne qui utilise illicitement un secret d’affaires dès lors que, « eu égard aux circonstances, [elle] aurait dû savoir que le secret d’affaires était utilisé de façon illicite ».

L’article 5 de la Directive précise les cas de dérogations à la divulgation illicite du secret d’affaires. N’est donc pas considéré comme étant illicite le fait d’avoir obtenu, utilisé, ou divulgué un secret d’affaires dans l’une de ces circonstances (voir à ce sujet le développement sur les lanceurs d’alerte) :

• « Pour exercer le droit à la liberté d’expression et d’information établi dans la Charte, y compris le respect de la liberté et du pluralisme des médias ;
• Pour révéler une faute professionnelle ou une autre faute ou une activité illégale, à condition que le défendeur ait agi dans le but de protéger l’intérêt public général ;
• La divulgation par des travailleurs à leurs représentants dans le cadre de l’exercice légitime par ces représentants de leur fonction conformément au droit de l’Union ou au droit national, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice ;
• Aux fins de la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union ou le droit national.»

Il reviendra aux tribunaux de définir plus précisément ce qui relève ou non du secret d’affaires au cas par cas.

La récente Directive 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites, inhérente à la protection des secrets d’affaires, entrera en vigueur le 5 juillet prochain. Les Etats membres disposent d’un délai de 2 ans pour la transposition.

Cette Directive intéresse les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs.

A l’instar de la Chine et des Etats-Unis, l’Union Européenne – en raison de disparités importantes en matière de législations visant à la sauvegarde des secrets d’affaires – a souhaité faire œuvre d’harmonisation et inciter l’esprit d’entreprise et d’innovation par une sécurité accrue en termes de protection et sanctions contre l’appropriation illicite des secrets d’affaires.

Cette approche, cohérente d’un point de vue économique, vise à permettre aux entreprises de se prémunir contre les risques d’espionnage industriel et de divulgation de leur savoir-faire, au sein d’un Etat membre où la protection serait moindre.

L’obtention, le développement et l’utilisation de savoir-faire et d’information constituent la monnaie de l’économie de la connaissance et confère un avantage concurrentiel. Ces savoir-faire et ces informations commerciales de valeur, confidentiels, sont essentiels : c’est ce que l’on appelle les « secrets d’affaires ».

Jusqu’à présent, il n’existait pas de définition légale du secret d’affaires en France. Certains pays européens avaient déjà légiféré sur cette notion, mais d’une manière différente et dans des textes épars.

En France, le secret d’affaires ne donne pas accès, loin s’en faut, à des droits exclusifs à son détenteur, contrairement aux droits de propriété intellectuelle classiques ; et les droits de propriété intellectuelle sont tantôt insuffisants tantôt inadaptés à la protection des secrets d’affaires, d’abord parce qu’ils supposent une publication, même si celle-ci peut-être différée en matière de brevet par exemple.

Au niveau international, les Etats-Unis ont dès 1979 défini le « trade secret » au sein de l’Uniform Trade Secrets Act, en vue de protéger et d’uniformiser la définition des secrets d’affaires des entreprises agissant au sein de plusieurs Etats.

Très récemment, les Etats-Unis, devançant l’Union Européenne, ont adopté une loi fédérale : la Defend Trade Secrets Act du 11 mai 2016, visant notamment à protéger les secrets d’affaires pendant le procès.

Les accords sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC) de 1994, annexés aux accords de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), se sont inspirés des Etats-Unis pour définir la notion de « renseignements non divulgués » et offrir une base de définition commune aux Etats Membres de l’Union européenne. La définition des accords ADPIC repose sur 3 conditions cumulatives :

• Le caractère secret,
• La valeur commerciale,
• Les mesures raisonnables prises par le détenteur du secret pour en assurer la confidentialité.

La Directive définit au sein du considérant 1 du Préambule la notion de secrets d’affaires comme étant relative aux savoir-faire et aux informations commerciales de valeur qui ne sont pas divulgués et que l’on entend garder confidentiels.

Elle a pour but d’harmoniser la définition du secret des affaires avec les lois internationales et vise à empêcher l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites de ces informations. La Directive n’établit toutefois pas de sanctions pénales, mais elle propose d’harmoniser les mesures au plan civil pour mieux protéger les secrets d’affaires des entreprises et des organismes de recherche.

De nombreuses critiques ont fait valoir que cette Directive risquait de mettre en péril certains droits et libertés fondamentaux, comme la liberté et le pluralisme des médias, le travail des journalistes et des « lanceurs d’alerte » ou encore la mobilité des travailleurs.

L’introduction d’une définition européenne des « secrets d’affaires » devrait permettre aux Etats membres de garantir aux victimes d’une utilisation abusive des secrets d’affaires une défense de leurs droits et la possibilité de demander une réparation devant les tribunaux. Le texte prévoit également des règles sur la protection des informations confidentielles dans le cadre d’une procédure judiciaire.

1. ENTREE EN VIGUEUR DE LA DIRECTIVE 2016/943 DU 8 JUIN 2016 SUR LA PROTECTION DES SECRETS D’AFFAIRES

La récente Directive 2016/943 du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulguées contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites, inhérente à la protection des secrets d’affaires, entrera en vigueur le 5 juillet prochain. Les Etats membres disposent d’un délai de 2 ans pour la transposition.

Cette Directive intéresse les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs.

A l’instar de la Chine et des Etats-Unis, l’Union Européenne – en raison de disparités importantes en matière de législations visant à la sauvegarde des secrets d’affaires – a souhaité faire œuvre d’harmonisation et inciter l’esprit d’entreprise et d’innovation par une sécurité accrue en termes de protection et sanctions contre l’appropriation illicite des secrets d’affaires.

Cette approche, cohérente d’un point de vue économique, vise à permettre aux entreprises de se prémunir contre les risques d’espionnage industriel et de divulgation de leur savoir-faire, au sein d’un Etat membre où la protection serait moindre.

L’obtention, le développement et l’utilisation de savoir-faire et d’information constituent la monnaie de l’économie de la connaissance et confère un avantage concurrentiel. Ces savoir-faire et ces informations commerciales de valeur, confidentiels, sont essentiels : c’est ce que l’on appelle les « secrets d’affaires ».

Jusqu’à présent, il n’existait pas de définition légale du secret d’affaires en France. Certains pays européens avaient déjà légiféré sur cette notion, mais d’une manière différente et dans des textes épars.

En France, le secret d’affaires ne donne pas accès, loin s’en faut, à des droits exclusifs à son détenteur, contrairement aux droits de propriété intellectuelle classiques ; et les droits de propriété intellectuelle sont tantôt insuffisants tantôt inadaptés à la protection des secrets d’affaires, d’abord parce qu’ils supposent une publication, même si celle-ci peut-être différée en matière de brevet par exemple.

Au niveau international, les Etats-Unis ont dès 1979 défini le « trade secret » au sein de l’Uniform Trade Secrets Act, en vue de protéger et d’uniformiser la définition des secrets d’affaires des entreprises agissant au sein de plusieurs Etats.
Très récemment, les Etats-Unis, devançant l’Union Européenne, ont adopté une loi fédérale : la Defend Trade Secrets Act du 11 mai 2016, visant notamment à protéger les secrets d’affaires pendant le procès.

Les accords sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC) de 1994, annexés aux accords de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC), se sont inspirés des Etats-Unis pour définir la notion de « renseignements non divulgués » et offrir une base de définition commune aux Etats Membres de l’Union européenne. La définition des accords ADPIC repose sur 3 conditions cumulatives :

• Le caractère secret,
• La valeur commerciale,
• Les mesures raisonnables prises par le détenteur du secret pour en assurer la confidentialité.

La Directive définit au sein du considérant 1 du Préambule la notion de secrets d’affaires comme étant relative aux savoir-faire et aux informations commerciales de valeur qui ne sont pas divulgués et que l’on entend garder confidentiels.

Elle a pour but d’harmoniser la définition du secret des affaires avec les lois internationales et vise à empêcher l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites de ces informations. La Directive n’établit toutefois pas de sanctions pénales, mais elle propose d’harmoniser les mesures au plan civil pour mieux protéger les secrets d’affaires des entreprises et des organismes de recherche.

De nombreuses critiques ont fait valoir que cette Directive risquait de mettre en péril certains droits et libertés fondamentaux, comme la liberté et le pluralisme des médias, le travail des journalistes et des « lanceurs d’alerte » ou encore la mobilité des travailleurs.

L’introduction d’une définition européenne des « secrets d’affaires » devrait permettre aux Etats membres de garantir aux victimes d’une utilisation abusive des secrets d’affaires une défense de leurs droits et la possibilité de demander une réparation devant les tribunaux. Le texte prévoit également des règles sur la protection des informations confidentielles dans le cadre d’une procédure judiciaire.

2. LA NOTION DE SECRETS D’AFFAIRES DANS LA DIRECTIVE

La Directive reprend la définition exacte de la notion de secrets d’affaires des ADPIC de 1994.

L’article 2 de la Directive définit ainsi la notion de « secret d’affaires » comme s’entendant « des informations qui répondent à toutes les conditions suivantes :

a. Elles sont secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre d’informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles ;

b. Elles ont une valeur commerciale parce qu’elles sont secrètes ;

c. Elles ont fait l’objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes » (soulignement ajouté).

L’article 3 de la Directive définit l’obtention, l’utilisation et la divulgation licites de secrets d’affaires.

Est en particulier considérée comme étant licite l’obtention du secret d’affaires lors d’une découverte ou d’une création indépendante. De même, la Directive n’a pas entendu interdire à tout travailleur ayant acquis des connaissances au sein d’une entreprise, de ne pas se resservir de ses connaissances au sein d’une entreprise tierce. C’est en cela que le secret d’affaires diffère des compétences acquises par une personne physique et de son savoir-faire propre.

L’article 4 de la Directive énumère ce qui relève de l’obtention illicite d’un secret d’affaires.

Il semblerait que la bonne foi ne protège pas la personne qui utilise illicitement un secret d’affaires dès lors que, « eu égard aux circonstances, [elle] aurait dû savoir que le secret d’affaires était utilisé de façon illicite ».

L’article 5 de la Directive précise les cas de dérogations à la divulgation illicite du secret d’affaires. N’est donc pas considéré comme étant illicite le fait d’avoir obtenu, utilisé, ou divulgué un secret d’affaires dans l’une de ces circonstances (voir à ce sujet le développement sur les lanceurs d’alerte) :

• « Pour exercer le droit à la liberté d’expression et d’information établi dans la Charte, y compris le respect de la liberté et du pluralisme des médias ;
• Pour révéler une faute professionnelle ou une autre faute ou une activité illégale, à condition que le défendeur ait agi dans le but de protéger l’intérêt public général ;
• La divulgation par des travailleurs à leurs représentants dans le cadre de l’exercice légitime par ces représentants de leur fonction conformément au droit de l’Union ou au droit national, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice ;
• Aux fins de la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union ou le droit national. »

Il reviendra aux tribunaux de définir plus précisément ce qui relève ou non du secret d’affaires au cas par cas.

3. LA PROTECTION DE LA CONFIDENTIALITE DANS LE PROCES : SECRET D’AFFAIRES ET SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT

La Cour de cassation, dans un arrêt de la 1ère chambre civile du 25 février 2016 (n°14-25.729, Jurisdata n°2016-003097), intervenant seulement quelques semaines avant l’adoption par le Parlement Européen de la Directive sur le secret d’affaires, vient de se prononcer sur la portée du secret professionnel de l’avocat face au secret d’affaires lors d’un procès.

L’objet du litige portait sur la communication de pièces entre les parties. Le Président d’un Tribunal de commerce, saisi par voie de requête en vertu de l’article 145 du Code de Procédure Civile, avait désigné un huissier de justice afin qu’il saisisse et place sous séquestre certains documents informatiques détenus par le défendeur.

A la suite d’une assignation en référé délivrée afin d’obtenir la communication des pièces saisies et détenues par l’huissier, le juge avait procédé, avec le défendeur et son avocat, au tri des documents pouvant être communiqués au demandeur. Le demandeur et son conseil n’étaient donc pas présents lors de ce tri.

Le demandeur avait interjeté appel de l’ordonnance du juge des référés arguant du non-respect du contradictoire. Il soutenait qu’il aurait dû être présent, ou représenté, lors du tri des documents.

La Cour d’appel de Paris a donné raison au demandeur en censurant l’ordonnance de référé. La Cour a ainsi ordonné une nouvelle audience pour le tri des documents. Selon les juges, seuls les avocats des deux parties pouvaient être présents lors du tri des documents afin de pouvoir discuter de la communication desdites pièces, la protection due au secret d’affaire étant assurée par le secret professionnel des avocats.

Le défendeur a formé un pourvoi en cassation arguant du fait que le secret professionnel de l’avocat ne protègerait pas efficacement le secret d’affaires dans la mesure où le secret professionnel de l’avocat ne joue pas à l’égard de l’adversaire du client de l’avocat.

Finalement, le 25 février 2016, la Cour de Cassation fait droit au pourvoi au motif « que le secret professionnel des avocats ne s’étend pas aux documents détenus par l’adversaire de leur client, susceptibles de relever du secret des affaires, dont le refus de communication constitue l’objet même du litige ».

Par cet arrêt, antérieur à l’adoption de la Directive, la Cour de Cassation renforce la protection du secret d’affaires dont elle estime que la confidentialité n’est pas couverte par le secret professionnel de l’avocat.

Cette position pourrait être remise en cause par la Directive sur le secret d’affaires.

L’article 9 de la Directive prévoit une « protection du caractère confidentiel des secrets d’affaires au cours des procédures judiciaires ».

A cet égard, les Etats membres auront l’obligation de veiller à ce que les autorités judiciaires, à la demande d’une partie ou d’office, puissent qualifier de confidentielles certaines informations au titre du secret d’affaires.

Les tribunaux auront la possibilité d’imposer :

• des « cercles de confidentialité » en autorisant l’accès à certaines pièces du dossier qu’à un nombre limité de personnes ;
• ou encore de restreindre l’accès aux audiences à un nombre limité de personnes, de même que l’accès aux procès-verbaux ou notes d’audience, dans la mesure où des secrets d’affaires allégués seraient susceptibles d’y être divulgués.

Le considérant 25 du préambule de cette Directive précise que ces personnes devront être soumises aux obligations de confidentialité. Il indique en outre que, s’agissant du cercle restreint de personnes, il « devrait dès lors comprendre au moins une personne physique pour chaque partie, ainsi que l’avocat de chaque partie et, le cas échéant, d’autres représentants disposant des qualifications appropriés conformément au droit national pour défendre, représenter ou servir les intérêts d’un partie dans les procédures judiciaires couvertes par la présente Directive ». Il est encore précisé que « toutes ces personnes devraient avoir pleinement accès à ces éléments de preuve ou ces audiences ».

Or, cette solution du « cercle de confidentialité » autoriserait ainsi l’avocat du demandeur à être présent lors du tri des informations relevant ou non du secret d’affaires, contrairement à ce qu’a jugé la Cour de cassation le 25 février dernier.

4. LES MESURES PROVISOIRES ET DE REPARATION DE L’OBTENTION, L’UTILISATION OU LA DIVULGATION ILLICITE D’UN SECRET D’AFFAIRES

La Directive 2016/943 s’est largement inspirée sur ce point des procédures prévues dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle, notamment par la loi du 11 mars 2014 n°2014-315 renforçant la lutte contre la contrefaçon et transposant la Directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

Les Etats membres de l’Union Européenne devront prévoir les mesures, procédures et réparations nécessaires pour qu’un recours civil soit disponible contre l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicite de secrets d’affaires.

Le régime de sanctions prévu par la Directive ne porte que sur le volet civil de la protection du secret d’affaires.

• Les mesures provisoires

Le titulaire d’un secret d’affaires soupçonnant une utilisation illicite de celui-ci par un tiers pourra solliciter des mesures provisoires, prévues aux articles 10 et 11 de la Directive.

La Directive ne prévoit pas de procédure « ex parte », mais il semble que le titulaire du secret d’affaires pourra utiliser la voie de la mesure in futurum classique prévue par l’article 145 du code de procédure civile. Il est toutefois prévu à l’article 10-1 c) la possibilité pour les Etats membres de prévoir, à titre provisoire et conservatoire, « la saisie ou la remise des biens soupçonnés d’être en infraction ».

Les autorités judiciaires pourront également prévoir à titre provisoire, la constitution de garanties par le tiers soupçonné d’utiliser illicitement un secret d’affaires, et destinées à assurer l’indemnisation du détenteur de secrets d’affaires.

• Les mesures au fond

Les mesures que pourra obtenir le détenteur du secret d’affaires lorsqu’une décision judiciaire aura constaté l’obtention, la divulgation ou l’utilisation illicite d’un secret d’affaires, sont définies aux articles 12 à 15 de la Directive.

Il est prévu que l’autorité judiciaire pourra ordonner la cessation du trouble, l’interdiction d’offrir à la vente les produits en infraction, la destruction des biens illicites, mais également « l’adoption de mesures correctives appropriées » qu’il reviendra aux textes de transposition ou à la jurisprudence de définir.

La Directive prévoit également l’application de mesures correctives telles que le rappel des biens en infraction se trouvant sur le marché ; la suppression du caractère infractionnel du bien en infraction ; ainsi que « leur retrait du marché, à condition que ce retrait ne nuise pas à la protection du secret d’affaires en question ». Là encore, la transposition de la Directive devra clarifier l’application de cette mesure.

La Directive prévoit en outre à l’article 13 une série de critères qui devront être pris en compte par l’autorité judiciaire pour évaluer la mesure la plus appropriée à ordonner :

• La valeur ou d’autres caractéristiques du secret d’affaires ;
• Les mesures prises par l’entreprise pour protéger le secret d’affaires ;
• Le comportement du contrevenant lors de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation du secret d’affaires ;
• L’incidence de l’utilisation ou de la divulgation illicite du secret d’affaires ;
• Les intérêts légitimes des parties et l’incidence que l’octroi ou le refus de ces mesures pourrait avoir sur les parties ;
• Les intérêts légitimes des tiers ;
• L’intérêt public ;
• La sauvegarde des droits fondamentaux.

Ces critères s’ajoutent aux principes généraux applicables en droit civil, à savoir que les mesures doivent être justes, équitables, effectives et dissuasives (article 6) ainsi que proportionnés (article 7).

Enfin le délai de prescription pour les recours formés en cas de divulgation illicite d’un secret d’affaires ne dépassera pas six ans (article 8). Cependant, la Directive ne précise pas le point de départ de ce délai de prescription. Les Etats membres devront préciser ce point lors de la transposition de la Directive. En outre, on peut penser que la prescription en France s’alignera sur la prescription quinquennale qui existe aujourd’hui en matière de propriété intellectuelle.

• Les dommages-intérêts

Les détenteurs de secrets d’affaires pourront également demander réparation en cas de dommages subis à la suite de l’appropriation illicite de tout document, objet, matériau, substance ou fichier électronique contenant le secret d’affaires, ou dont le secret d’affaires peut être déduit (article 14).

Le principe de l’harmonisation minimale laisse aux Etats membres la possibilité de mettre en place ou non un arsenal complémentaire au niveau national (considérant 10 du Préambule). La France pourra ainsi éventuellement choisir de compléter son dispositif législatif par des dispositions pénales.

L’article 14 de la Directive met en place deux modes de calcul largement calqués sur le domaine de la propriété intellectuelle (article 13 de la Directive 2004/48 du 29 avril 2004 et loi 2014-315 du 11 mars 2014) :

• L’indemnisation doit prendre en considération le manque à gagner ainsi que les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant, voire même le préjudice moral ;
• Un montant forfaitaire de dommages-intérêts peut également être fixé et calculé sur la base de redevances qui auraient été dues si une licence avait été conclue entre le contrevenant et le titulaire du secret d’affaires.

Rien n’est indiqué sur le caractère éventuellement « punitif » des dommages-intérêts, exclu par la Directive sur le respect des droits de propriété intellectuelle.

La Directive indique clairement qu’elle n’a pas vocation à réformer ou harmoniser le droit relatif à la concurrence déloyale, et rappelle néanmoins que les conditions d’application du texte entretiennent un lien de filiation direct avec cette action. En revanche, elle n’aborde pas les liens entre le secret des affaires et la propriété intellectuelle, ni les éventuels conflits de normes que son adoption pourrait provoquer.

Enfin, il est à noter que les demandes ayant pour objet d’obtenir réparation devraient être rejetées si un secret d’affaires a été obtenu, utilisé ou dévoilé dans les circonstances suivantes (considérants 19 et 20) :

• Pour exercer le droit à la liberté d’expression et d’information – qui englobe la liberté et le pluralisme des médias – établi dans la Charte des droits fondamentaux ;
• Pour révéler une faute professionnelle ou une autre faute ou une activité illégale, à condition que le défendeur ait agi dans le but de protéger l’intérêt public général ;
• La divulgation par des travailleurs à leurs représentants dans le cadre de l’exercice légitime par ces représentants de leur fonction conformément au droit de l’Union ou au droit national, pour autant que cette divulgation ait été nécessaire à cet exercice ;
• Pour protéger un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union ou le droit national.

* *
*

Le droit français actuel permettait déjà de protéger les valeurs commerciales confidentielles de nos entreprises par le biais d’une part, d’actions civiles fondées sur la responsabilité contractuelle ou la responsabilité délictuelle avec l’action en concurrence déloyale et parasitaire notamment, et d’autre part, d’actions pénales, en particulier avec les actions fondées sur le vol, la violation du secret professionnel ou encore la divulgation illicite de secrets de fabrique.

Des moyens de preuve efficaces sont prévus par les textes et, notamment dans le domaine de la propriété intellectuelle, les juges mettent en œuvre aux différents stades des procédures des mesures efficaces pour protéger les secrets d’affaires.

Il faudra voir si le but premier de cette Directive qui est un but d’harmonisation sera atteint.

5. LES CONSEQUENCES DE L’ADOPTION DE LA DIRECTIVE SECRET D’AFFAIRES VIS-A-VIS DE CEUX QUE L’ON NOMME COMMUNEMENT LES LANCEURS D’ALERTE

La Directive sur le secret d’affaires a été adoptée deux semaines après la révélation sur la scène internationale du scandale d’évasion fiscale des « Panama Papers » par des journalistes du quotidien Le Monde.

Certaines parties prenantes, plus précisément journalistes et lanceurs d’alerte, dénoncent l’entrave à la liberté d’expression et d’information que constituerait cette Directive.

Néanmoins, on peut considérer que cette Directive n’effectue aucun changement relativement à la liberté d’expression et d’information d’ores et déjà encadrée au sein de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. Cette dernière précise que cette liberté comporte devoirs et droits et peut être restreinte, notamment pour protéger la réputation ou les droits d’autrui ou pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles. De surcroît, il est de jurisprudence constante de faire primer la liberté d’expression sur la confidentialité dès lors que l’information présente un éclairage pertinent au débat public. Enfin, le secret ne doit pas représenter un biais aux actions d’ordre illicite, elle ne prévaut pas devant les autorités étatiques, de même que le lanceur d’alerte conserve son immunité en cas de divulgation d’une activité illégale ou bien d’une faute.

Le 25 janvier 2012, la Commission de l’Union Européenne a proposé une réforme globale des règles en matière de protection des données personnelles, dans le but d’accroître la maîtrise que les utilisateurs ont sur leurs données et de réduire les coûts pesant sur les entreprises.

Suite à cette initiative, plusieurs consultations publiques ont été lancées et le G29 a rendu deux avis, en mars et octobre 2012. Prenant en considération les différentes observations faites, la Commission a déposé une première proposition de règlement.

Le choix du règlement a été privilégié par la Commission dans la mesure où cet instrument juridique ne nécessite pas de transposition ultérieure par les États membres, ce qui écarte le risque de fragmentation juridique et favorise le marché commun.

Après plusieurs navettes entre la Commission et le Parlement européen et après de nombreuses discussions pour parvenir à un texte de compromis, le règlement définitif n°2016/679 a été adopté le 27 avril 2016 et publié le 4 mai 2016. Il est prévu que ce règlement entre en vigueur deux ans et vingt jours après sa publication, soit le 25 mai 2018, date à laquelle la directive de 1995 régissant la collecte et le traitement des données personnelles sera abrogée. Les entreprises auront alors une période de deux ans pour se mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions.

Si plusieurs questions devront être précisées lors de la mise en application de ce nouveau règlement, sa lecture permet d’ores et déjà d’avoir une idée des grandes lignes qu’il instaure.

Compte tenu des profonds changements engendrés par le nouveau texte, il apparaît opportun de mettre à profit les deux années qui nous séparent de l’entrée en vigueur du règlement pour faire un point sur la question des traitements de données personnelles dans chaque entreprise.

DEFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION TERRITORIALE

Le règlement définit la notion de donnée personnelle comme « Toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, et précise que l’on entend par personne physique identifiable toute personne physique pouvant être identifiée directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant (nom, n°identification, données de localisation, identifiant en ligne, un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle, sociale) ».

Le traitement de données personnelles est quant à lui défini comme « Toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliqués à des données ou ensemble de données à caractère personnel ».

En outre, le responsable de traitement est défini comme toute personne physique ou morale qui décide de la création d’un traitement, de sa finalité et de ses moyens de mise en œuvre.

Le sous-traitant est « la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement ».

Par ailleurs, alors que sous l’empire de la directive de 1995, les dispositions sur la protection des données personnelles s’appliquent quand le responsable de traitement est situé sur le territoire français ou lorsqu’il est situé en dehors du territoire de l’Union mais qu’il recourt à des moyens de traitement situés sur le territoire français ; les dispositions du nouveau règlement prévoient que les dispositions s’appliqueront :

• lorsque l’établissement d’un responsable de traitement ou de son sous-traitant est situé sur le territoire de l’Union, peu importe que le traitement de données ait lieu au sein de l’Union ou en dehors ;
• lorsque le responsable de traitement est situé hors de l’Union mais que ses activités de traitement seront liées à l’offre de biens ou de services à des personnes situées dans l’Union, ou liées à l’observation de leur comportement. Dans ce cas particulier, le responsable de traitement situé hors de l’Union aura l’obligation de désigner un représentant, qui lui, sera établi au sein de l’Union.

Ces nouvelles dispositions ont pour effet d’étendre le champ d’application des règles de façon importante, notamment aux entreprises situées en dehors de l’Union Européenne mais ayant une activité dans l’Union Européenne, ou traitant des données de personnes résidants dans l’Union.

NOUVEAUX ACTEURS

Deux nouveaux acteurs sont créés par le règlement :

1. Le comité européen de la protection des données vient remplacer l’actuel G29, et voit ses pouvoirs renforcés.

Le comité sera un organe indépendant de l’Union Européenne, ayant la personnalité juridique et qui sera représenté par son Président. Il sera composé du chef de l’autorité de contrôle en matière de données personnelles de chaque État membre, ainsi que du contrôleur européen de la protection des données.

Le comité aura plusieurs missions, dont notamment celles de :

• publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques concernant les circonstances dans lesquelles une violation de données est susceptible d’engager un risque ;
• examiner, de sa propre initiative ou sur demande, toute question portant sur l’application du règlement ;
• tenir un registre électronique, accessible au public, des décisions prises par les autorités de contrôle et les juridictions sur les questions traitées dans le cadre du mécanisme du contrôle de la cohérence.

2. Concernant le délégué à la protection des données (DPD ou DPO (Data Protection Officier) en anglais), il viendra remplacer l’actuel correspondant informatique et libertés (CIL).

Comme le CIL, le DPD devra avoir une connaissance étendue de la législation en matière de protection des données personnelles.

Sa désignation sera obligatoire dans certains cas :

• si le traitement est effectué par une autorité ou un organisme public (exception faite des tribunaux dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle) ;
• si les activités de base d’un responsable de traitement ou d’un sous-traitant comprennent des opérations de traitement qui du fait de leur nature, de leur portée et/ou de leurs finalités exigeraient un suivi régulier et systématique à grande échelle de personnes ;
• si les activités de base d’un responsable de traitement ou d’un sous-traitant comprennent un traitement à grande échelle de données sensibles et de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions ;
• lorsque la loi nationale d’un État membre l’impose.

Il pourra être soit un employé du responsable de traitement ou du sous-traitant, soit un prestataire externe. Dans les deux cas, il devra agir en toute indépendance et ne pas recevoir d’instructions quant à l’exercice de ses fonctions.

Son rôle sera notamment de conseiller l’entreprise sur ses obligations de conformité et servir de point de contact avec les autorités de contrôle.

NOUVEAUTES DE FOND

Un certain nombre de nouveautés de fond sont introduites par le règlement.

1. L’exigence du consentement de la personne dont les données sont collectées est renforcée, puisque celle-ci devra en principe exprimer son consentement, avant tout traitement de ses données personnelles, par un système d’opt-in. Le consentement est ainsi défini comme « toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement ».

2. Le règlement introduit les notions de « privacy by design » (conformité dès la conception) et de « privacy by default » (conformité par défaut).

La première vise à ce que chaque nouvelle technologie traitant de données personnelles garantisse, dès sa conception et lors de son utilisation, le plus haut niveau possible de protection des données personnelles.

La « conformité par défaut » se traduit quant à elle par l’obligation pour toute entreprise traitant des données personnelles de permettre aux personnes dont les données sont traitées d’obtenir rapidement et facilement le plus haut niveau de protection possible, en garantissant par défaut un tel niveau.

3. Les obligations en matière de documentation diffèreront selon que le traitement est fait par un responsable de traitement ou par l’un de ses sous-traitants. Toutefois, dans les deux cas, le règlement a souhaité opérer une véritable responsabilisation des acteurs qui sont amenés à traiter des données personnelles.

Ainsi, tout responsable de traitement devra tenir un registre de ses activités de traitements, précisant notamment les finalités du traitement et les catégories de destinataires auxquelles les données ont été ou seront communiquées.

Le sous-traitant devra quant à lui tenir à jour une documentation sur l’ensemble des traitements qu’il effectue, comprenant notamment le nom et les coordonnées de chaque responsable de traitement pour le compte duquel il agit ou encore les différentes catégories de traitements effectués.

La tenue de ces registres par les responsables de traitement et les sous-traitants sera amenée à remplacer les formalités actuelles de déclaration auprès de la CNIL. Ces registres devront pouvoir être mis à la disposition de cette dernière sur simple demande.

Par ailleurs, tout responsable de traitement devra effectuer une analyse d’impact relative à la protection des données lorsqu’existera un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques. Le règlement prévoit à ce sujet que les différentes autorités de contrôle nationales établiront et publieront des listes de types d’opérations pour lesquelles une telle analyse sera obligatoire.

Dans le cas où l’analyse révèlerait l’existence d’un risque, le responsable de traitement aura l’obligation de consulter préalablement au traitement envisagé l’autorité nationale de contrôle compétente, en France la CNIL, afin que celle-ci puisse le cas échéant lui formuler des recommandations.

Cette nouvelle politique de responsabilisation, traduite par la notion anglaise de « accountability », vise à remplacer l’ancien système reposant sur des obligations de déclarations et de formalités.

4. La simplification des formalités se traduit également par la création d’un guichet unique permettant à une entreprise, disposant de plusieurs établissements dans différents Etats membres de l’Union, de ne se référer qu’à une seule autorité de contrôle pour l’ensemble de ses traitements de données personnelles au sein de l’Union Européenne. Cette dernière sera l’« autorité chef de file » de l’entreprise, déterminée en fonction de la localisation de l’établissement principal de l’entreprise, c’est-à-dire le lieu où se déroulera l’essentiel de ses activités de traitement.

5. Le règlement vient préciser le régime de la responsabilité des opérateurs. Il instaure ainsi une responsabilité conjointe :

• entre différents responsables de traitement : elle trouvera application dès lors que les responsables auront déterminé ensemble les finalités et les moyens du traitement. Cela signifie, en pratique, que la personne souhaitant exercer ses droits pourra agir contre l’un ou l’autre des responsables.
• entre un responsable de traitement et un sous-traitant : le règlement prévoit un renforcement des obligations pesant sur le sous-traitant. Alors que dans la règlementation actuelle il est presque totalement ignoré, il aura désormais une responsabilité directe à l’égard des autorités de contrôle et des tiers. Il devra par exemple présenter des garanties suffisantes de mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles, supportera une obligation de sécurité au même titre que le responsable de traitement, et sera soumis à des obligations contractuelles plus importantes, avec notamment l’exigence d’un cahier des charges détaillé ou la nécessité d’obtenir l’autorisation écrite préalable du responsable de traitement s’il veut lui-même sous-traiter.

En raison de la multiplication des obligations à la charge du sous-traitant, une action sera désormais possible directement contre lui, s’il ne respecte pas les dispositions du règlement le concernant ou s’il agit sans respecter les instructions légales de son responsable de traitement.

6. De nouveaux droits sont octroyés par le règlement aux personnes dont les données personnelles sont traitées parmi lesquels:

– le droit à l’oubli et à l’effacement, qui devient le principe pour :

• toutes les données qui ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ;
• lorsque les personnes ayant initialement donné leur consentement le retirent ;
• lorsque des personnes s’opposent au traitement de leurs données ;
• pour les données ayant fait l’objet d’un traitement illicite ;
• pour les données collectées lorsque la personne était enfant, entre 13 et 16 ans selon le choix de chaque État membre ;
• lorsque la suppression des données devient nécessaire en vertu d’une obligation légale pesant sur le responsable de traitement.

Il existe toutefois des exceptions au droit à l’oubli qui sont expressément prévues par le règlement, telles que l’utilisation de données pour l’exercice de la liberté d’expression ou bien l’utilisation de données pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice.

le droit à la portabilité des données, qui permet aux particuliers de transférer leurs données à caractère personnel d’un responsable de traitement à un autre, dès lors que le traitement sera fondé sur le consentement ou un contrat, et qu’il sera effectué à l’aide de procédés automatisés.

7. La déclaration obligatoire en cas de violation des données se généralise à tous les responsables de traitement, alors qu’elle n’était obligatoire que pour les opérateurs de télécoms et les fournisseurs d’accès internet en application de la règlementation antérieure. Les violations de données devront être déclarées à l’autorité de contrôle compétente dans un délai de 72h après leur découverte, tout retard devant être justifié. Dans certaines hypothèses, la violation devra également être notifiée aux personnes concernées, si elle est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés, et ce dans les meilleurs délais.

NOUVELLES SANCTIONS

Le nouveau règlement vient renforcer les sanctions pouvant être prononcées en cas de non respect des dispositions relatives au traitement et à la protection des données personnelles. Il prévoit des amendes administratives, qui pourront être prononcées seules ou en tant que sanction complémentaire, par exemple en plus d’une limitation temporaire d’un traitement.

Afin d’encadrer la détermination du montant des amendes, le règlement énonce plusieurs critères qui devront être pris en considération, à savoir par exemple la nature, la gravité et la durée de la violation ou encore son caractère délibéré ou non.

Le règlement fixe des plafonds maximums d’amendes, en prévoyant pour chaque violation le montant maximal encouru:

• des amendes administratives pouvant aller jusqu’à 10.000.000 d’euros, ou pour une entreprise jusqu’à 2% de son chiffre d’affaires annuel mondial total pour l’exercice précédent (le montant le plus élevé des deux étant retenu), par exemple pour non respect de l’obligation de notification d’une violation de données ;
• des amendes administratives pouvant s’élever jusqu’à 20.000.000 d’euros, ou pour une entreprise jusqu’à 4% de son chiffre d’affaires annuel mondial total pour l’exercice précédent (le montant le plus élevé étant retenu), par exemple pour non respect du droit d’opposition d’une personne sur ses données.

Le nouveau règlement vient renforcer les sanctions pouvant être prononcées en cas de non-respect des dispositions relatives au traitement et à la protection des données personnelles. Il prévoit des amendes administratives, qui pourront être prononcées seules ou en tant que sanction complémentaire, par exemple en plus d’une limitation temporaire d’un traitement.

Afin d’encadrer la détermination du montant des amendes, le règlement énonce plusieurs critères qui devront être pris en considération, à savoir par exemple la nature, la gravité et la durée de la violation ou encore son caractère délibéré ou non.

Le règlement fixe des plafonds maximums d’amendes, en prévoyant pour chaque violation le montant maximal encouru:

• des amendes administratives pouvant aller jusqu’à 10.000.000 d’euros, ou pour une entreprise jusqu’à 2% de son chiffre d’affaires annuel mondial total pour l’exercice précédent (le montant le plus élevé des deux étant retenu), par exemple pour non respect de l’obligation de notification d’une violation de données ;
• des amendes administratives pouvant s’élever jusqu’à 20.000.000 d’euros, ou pour une entreprise jusqu’à 4% de son chiffre d’affaires annuel mondial total pour l’exercice précédent (le montant le plus élevé étant retenu), par exemple pour non respect du droit d’opposition d’une personne sur ses données.

Un certain nombre de nouveautés de fond sont introduites par le règlement.

1. L’exigence du consentement de la personne dont les données sont collectées est renforcée, puisque celle-ci devra en principe exprimer son consentement, avant tout traitement de ses données personnelles, par un système d’opt-in. Le consentement est ainsi défini comme « toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement ».

2. Le règlement introduit les notions de « privacy by design » (conformité dès la conception) et de « privacy by default » (conformité par défaut).

La première vise à ce que chaque nouvelle technologie traitant de données personnelles garantisse, dès sa conception et lors de son utilisation, le plus haut niveau possible de protection des données personnelles.

La « conformité par défaut » se traduit quant à elle par l’obligation pour toute entreprise traitant des données personnelles de permettre aux personnes dont les données sont traitées d’obtenir rapidement et facilement le plus haut niveau de protection possible, en garantissant par défaut un tel niveau.

3. Les obligations en matière de documentation diffèreront selon que le traitement est fait par un responsable de traitement ou par l’un de ses sous-traitants. Toutefois, dans les deux cas, le règlement a souhaité opérer une véritable responsabilisation des acteurs qui sont amenés à traiter des données personnelles.

Ainsi, tout responsable de traitement devra tenir un registre de ses activités de traitements, précisant notamment les finalités du traitement et les catégories de destinataires auxquelles les données ont été ou seront communiquées.

Le sous-traitant devra quant à lui tenir à jour une documentation sur l’ensemble des traitements qu’il effectue, comprenant notamment le nom et les coordonnées de chaque responsable de traitement pour le compte duquel il agit ou encore les différentes catégories de traitements effectués.

La tenue de ces registres par les responsables de traitement et les sous-traitants sera amenée à remplacer les formalités actuelles de déclaration auprès de la CNIL. Ces registres devront pouvoir être mis à la disposition de cette dernière sur simple demande.

Par ailleurs, tout responsable de traitement devra effectuer une analyse d’impact relative à la protection des données lorsqu’existera un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques. Le règlement prévoit à ce sujet que les différentes autorités de contrôle nationales établiront et publieront des listes de types d’opérations pour lesquelles une telle analyse sera obligatoire.

Dans le cas où l’analyse révèlerait l’existence d’un risque, le responsable de traitement aura l’obligation de consulter préalablement au traitement envisagé l’autorité nationale de contrôle compétente, en France la CNIL, afin que celle-ci puisse le cas échéant lui formuler des recommandations.

Cette nouvelle politique de responsabilisation, traduite par la notion anglaise de « accountability », vise à remplacer l’ancien système reposant sur des obligations de déclarations et de formalités.

4. La simplification des formalités se traduit également par la création d’un guichet unique permettant à une entreprise, disposant de plusieurs établissements dans différents Etats membres de l’Union, de ne se référer qu’à une seule autorité de contrôle pour l’ensemble de ses traitements de données personnelles au sein de l’Union Européenne. Cette dernière sera l’« autorité chef de file » de l’entreprise, déterminée en fonction de la localisation de l’établissement principal de l’entreprise, c’est-à-dire le lieu où se déroulera l’essentiel de ses activités de traitement.

5. Le règlement vient préciser le régime de la responsabilité des opérateurs. Il instaure ainsi une responsabilité conjointe :

• entre différents responsables de traitement : elle trouvera application dès lors que les responsables auront déterminé ensemble les finalités et les moyens du traitement. Cela signifie, en pratique, que la personne souhaitant exercer ses droits pourra agir contre l’un ou l’autre des responsables.
• entre un responsable de traitement et un sous-traitant : le règlement prévoit un renforcement des obligations pesant sur le sous-traitant. Alors que dans la règlementation actuelle il est presque totalement ignoré, il aura désormais une responsabilité directe à l’égard des autorités de contrôle et des tiers. Il devra par exemple présenter des garanties suffisantes de mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles, supportera une obligation de sécurité au même titre que le responsable de traitement, et sera soumis à des obligations contractuelles plus importantes, avec notamment l’exigence d’un cahier des charges détaillé ou la nécessité d’obtenir l’autorisation écrite préalable du responsable de traitement s’il veut lui-même sous-traiter.

En raison de la multiplication des obligations à la charge du sous-traitant, une action sera désormais possible directement contre lui, s’il ne respecte pas les dispositions du règlement le concernant ou s’il agit sans respecter les instructions légales de son responsable de traitement.

6. De nouveaux droits sont octroyés par le règlement aux personnes dont les données personnelles sont traitées parmi lesquels:

– le droit à l’oubli et à l’effacement, qui devient le principe pour :

• toutes les données qui ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ;
• lorsque les personnes ayant initialement donné leur consentement le retirent ;
• lorsque des personnes s’opposent au traitement de leurs données ;
• pour les données ayant fait l’objet d’un traitement illicite ;
• pour les données collectées lorsque la personne était enfant, entre 13 et 16 ans selon le choix de chaque État membre ;
• lorsque la suppression des données devient nécessaire en vertu d’une obligation légale pesant sur le responsable de traitement.

Il existe toutefois des exceptions au droit à l’oubli qui sont expressément prévues par le règlement, telles que l’utilisation de données pour l’exercice de la liberté d’expression ou bien l’utilisation de données pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice.

le droit à la portabilité des données, qui permet aux particuliers de transférer leurs données à caractère personnel d’un responsable de traitement à un autre, dès lors que le traitement sera fondé sur le consentement ou un contrat, et qu’il sera effectué à l’aide de procédés automatisés.

7. La déclaration obligatoire en cas de violation des données se généralise à tous les responsables de traitement, alors qu’elle n’était obligatoire que pour les opérateurs de télécoms et les fournisseurs d’accès internet en application de la règlementation antérieure. Les violations de données devront être déclarées à l’autorité de contrôle compétente dans un délai de 72h après leur découverte, tout retard devant être justifié. Dans certaines hypothèses, la violation devra également être notifiée aux personnes concernées, si elle est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés, et ce dans les meilleurs délais.

Deux nouveaux acteurs sont créés par le règlement :

1. Le comité européen de la protection des données vient remplacer l’actuel G29, et voit ses pouvoirs renforcés.

Le comité sera un organe indépendant de l’Union Européenne, ayant la personnalité juridique et qui sera représenté par son Président. Il sera composé du chef de l’autorité de contrôle en matière de données personnelles de chaque État membre, ainsi que du contrôleur européen de la protection des données.

Le comité aura plusieurs missions, dont notamment celles de :

• publier des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques concernant les circonstances dans lesquelles une violation de données est susceptible d’engager un risque ;
• examiner, de sa propre initiative ou sur demande, toute question portant sur l’application du règlement ;
• tenir un registre électronique, accessible au public, des décisions prises par les autorités de contrôle et les juridictions sur les questions traitées dans le cadre du mécanisme du contrôle de la cohérence.

2. Concernant le délégué à la protection des données (DPD ou DPO (Data Protection Officier) en anglais), il viendra remplacer l’actuel correspondant informatique et libertés (CIL).

Comme le CIL, le DPD devra avoir une connaissance étendue de la législation en matière de protection des données personnelles.

Sa désignation sera obligatoire dans certains cas :

• si le traitement est effectué par une autorité ou un organisme public (exception faite des tribunaux dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle) ;
• si les activités de base d’un responsable de traitement ou d’un sous-traitant comprennent des opérations de traitement qui du fait de leur nature, de leur portée et/ou de leurs finalités exigeraient un suivi régulier et systématique à grande échelle de personnes ;
• si les activités de base d’un responsable de traitement ou d’un sous-traitant comprennent un traitement à grande échelle de données sensibles et de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions ;
• lorsque la loi nationale d’un État membre l’impose.

Il pourra être soit un employé du responsable de traitement ou du sous-traitant, soit un prestataire externe. Dans les deux cas, il devra agir en toute indépendance et ne pas recevoir d’instructions quant à l’exercice de ses fonctions.

Son rôle sera notamment de conseiller l’entreprise sur ses obligations de conformité et servir de point de contact avec les autorités de contrôle.

Le 25 janvier 2012, la Commission de l’Union Européenne a proposé une réforme globale des règles en matière de protection des données personnelles, dans le but d’accroître la maîtrise que les utilisateurs ont sur leurs données et de réduire les coûts pesant sur les entreprises.

Suite à cette initiative, plusieurs consultations publiques ont été lancées et le G29 a rendu deux avis, en mars et octobre 2012. Prenant en considération les différentes observations faites, la Commission a déposé une première proposition de règlement.

Le choix du règlement a été privilégié par la Commission dans la mesure où cet instrument juridique ne nécessite pas de transposition ultérieure par les États membres, ce qui écarte le risque de fragmentation juridique et favorise le marché commun.

Après plusieurs navettes entre la Commission et le Parlement européen et après de nombreuses discussions pour parvenir à un texte de compromis, le règlement définitif n°2016/679 a été adopté le 27 avril 2016 et publié le 4 mai 2016. Il est prévu que ce règlement entre en vigueur deux ans et vingt jours après sa publication, soit le 25 mai 2018, date à laquelle la directive de 1995 régissant la collecte et le traitement des données personnelles sera abrogée. Les entreprises auront alors une période de deux ans pour se mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions.

Si plusieurs questions devront être précisées lors de la mise en application de ce nouveau règlement, sa lecture permet d’ores et déjà d’avoir une idée des grandes lignes qu’il instaure.

Compte tenu des profonds changements engendrés par le nouveau texte, il apparaît opportun de mettre à profit les deux années qui nous séparent de l’entrée en vigueur du règlement pour faire un point sur la question des traitements de données personnelles dans chaque entreprise.

Le règlement définit la notion de donnée personnelle comme « Toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, et précise que l’on entend par personne physique identifiable toute personne physique pouvant être identifiée directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant (nom, n°identification, données de localisation, identifiant en ligne, un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle, sociale) ».

Le traitement de données personnelles est quant à lui défini comme « Toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliqués à des données ou ensemble de données à caractère personnel ».

En outre, le responsable de traitement est défini comme toute personne physique ou morale qui décide de la création d’un traitement, de sa finalité et de ses moyens de mise en œuvre.

Le sous-traitant est « la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement ».

Par ailleurs, alors que sous l’empire de la directive de 1995, les dispositions sur la protection des données personnelles s’appliquent quand le responsable de traitement est situé sur le territoire français ou lorsqu’il est situé en dehors du territoire de l’Union mais qu’il recourt à des moyens de traitement situés sur le territoire français ; les dispositions du nouveau règlement prévoient que les dispositions s’appliqueront :

• lorsque l’établissement d’un responsable de traitement ou de son sous-traitant est situé sur le territoire de l’Union, peu importe que le traitement de données ait lieu au sein de l’Union ou en dehors ;
• lorsque le responsable de traitement est situé hors de l’Union mais que ses activités de traitement seront liées à l’offre de biens ou de services à des personnes situées dans l’Union, ou liées à l’observation de leur comportement. Dans ce cas particulier, le responsable de traitement situé hors de l’Union aura l’obligation de désigner un représentant, qui lui, sera établi au sein de l’Union.

Ces nouvelles dispositions ont pour effet d’étendre le champ d’application des règles de façon importante, notamment aux entreprises situées en dehors de l’Union Européenne mais ayant une activité dans l’Union Européenne, ou traitant des données de personnes résidants dans l’Union.

Dans une décision du 30 décembre 2015, le Conseil d’Etat est venu préciser les droits et limites de la communication de données personnelles, lorsque celles-ci présentent également un caractère administratif.

La société LES LABORATOIRES SERVIER, ayant commercialisé le médicament MEDIATOR durant plusieurs années, a demandé au directeur général de la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) de lui communiquer les données de deux études, portant sur les effets de ce médicament, ce qui lui a été refusé par une décision du 2 février 2012.

Après avoir contesté cette décision auprès de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs, sans obtenir gain de cause, la société LES LABORATOIRES SERVIER a saisi le Tribunal administratif de Paris, afin que celui-ci déclare nulles les décisions de refus de communication des études et enjoigne au directeur général de la CNAMTS de les lui transmettre.

La société LES LABORATOIRES SERVIER invoquait notamment à l’appui de sa demande de communication le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense.

Ses demandes ont été rejetées par le Tribunal dans une décision n°1211832 du 15 juillet 2013.

Par la suite, la société LES LABORATOIRES SERVIER a souhaité poser au Conseil Constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité, remettant en cause la conformité à la Constitution d’un article de loi ayant servi de base à la décision des juges administratifs. Les juges du Conseil d’Etat n’ont pas estimé cette question nouvelle et sérieuse et ont refusé de la transmettre, dans une décision n°372230 du 26 décembre 2013.

C’est dans ces conditions que les juges du Conseil d’Etat ont eu à se prononcer sur le pourvoi formé par la société LES LABORATOIRES SERVIER, à l’encontre de la décision du Tribunal administratif évoquée ci-dessus.

Dans leur décision n°372230 du 30 décembre 2015, les juges ont confirmé que les documents sollicités ne devaient pas être communiqués à la société et ont donc de nouveau rejeté ses demandes.

A l’occasion de leur décision, les juges ont pu préciser l’articulation entre la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, ainsi que les limites du droit à la communication de données personnelles ayant un caractère administratif.

Les juges du Conseil d’Etat ont tout d’abord établi que l’obligation de communication de données personnelles était possible, lorsque celles-ci présentent un caractère administratif, et sous réserve des conditions légalement prévues.

Ainsi, en application de l’article 37 de la loi du 6 janvier 1978, la qualification de données personnelles ne fait pas obstacle à l’obligation de l’Etat, des collectivités territoriales ainsi que des autres personnes de droit public et des personnes de droit privé chargées d’une mission de service public de communiquer, aux personnes qui en font la demande, les documents administratifs qu’elles détiennent, contenant des données personnelles mais à caractère administratif. Les documents administratifs sont définis comme les documents produits ou reçus dans le cadre d’une mission de service public.

Toutefois, ces données personnelles à caractère administratif ne pourront être transmises que s’il est possible d’occulter ou de disjoindre les mentions portant atteinte, notamment, au secret en matière industrielle et commerciale, à la protection de la vie privée ou au secret médical.

Les juges du Conseil d’Etat ont retenu en l’espèce que « la seule circonstance que les données en cause soient issues du système national d’information interrégimes de l’assurance maladie ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce qu’elles soient communiquées sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, si les conditions posées par cette loi étaient réunies ».

Dès lors que les conditions de respect, notamment du secret en matière industrielle et commerciale, de la vie privée et du secret médical, sont remplies, l’application de la loi du 6 janvier 1978 n’exclut donc pas l’application de la loi du 17 juillet 1978.

Toutefois, il existe des exceptions à l’obligation de communication, même quand les données peuvent être anonymisées.

L’article 6 I 2° f de la loi du 17 juillet 1978 prévoit notamment que les documents administratifs dont la transmission porterait atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures » ne doivent pas être communiquées, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente.

Les juges précisent dans leur décision que c’est à la personne chargée d’assurer la mission de service public qui est sollicitée qu’il revient de « vérifier notamment, au cas par cas et selon les circonstances de l’espèce, si leur communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives d’une autorité judiciaire ou d’une juridiction ».

Si le refus de transmission est contesté par le demandeur des informations, les juges précisent alors qu’il revient à l’autorité judiciaire ou à la juridiction seules « dans le cadre des procédures engagées devant elles et en vertu des principes et des textes qui leur sont applicables, d’assurer le respect des droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure ».

Au cas d’espèce, les données que la société LES LABORATOIRES SERVIER sollicitait faisaient partie d’études produites dans le cadre d’une instruction judiciaire ouverte contre elle, au cours de laquelle elle avait été mise en examen et qui faisaient l’objet d’une expertise en cours, dans le cadre de l’instruction judiciaire.

De plus, les données demandées portaient sur l’identification des effets secondaires du Mediator, qui constituait un élément essentiel de la caractérisation des éléments matériels de l’infraction pour laquelle la requérante était poursuivie.

Ainsi, les juges du Conseil d’Etat ont estimé que c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les demandes de la société LES LABORATOIRES SERVIER, car la communication demandée était effectivement de nature à porter atteinte au déroulement de la procédure juridictionnelle.

Les juges du Conseil d’Etat ne retiennent donc pas l’atteinte au secret en matière industrielle et commerciale, à la vie privée et au secret médical dont les premiers juges avaient reconnu l’existence, estimant ce motif surabondant. En revanche, la motivation basée sur le risque d’atteinte à une procédure en cours a été considérée comme suffisante pour motiver la décision du tribunal administratif.

La demande de communication des documents par la société LES LABORATOIRES SERVIER a donc été de nouveau rejetée.

La refonte du droit des marques était attendue. C’est chose faite avec l’adoption le 16 décembre 2015, du « Paquet Marque », constitué de deux textes du Parlement européen et du Conseil, l’un relatif au système des marques nationales, à savoir la Directive 2015/2436/UE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques qui devra faire l’objet d’une transposition dans un délai de trois ans, soit au plus tard le 14 janvier 2019 et l’autre relatif à la marque européenne, à savoir le Règlement 2424/2015/UE modifiant notamment le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire, qui entrera en vigueur le 23 mars prochain.

Ces textes denses touchent à la forme comme au fond. Ils visent à harmoniser davantage les législations et les pratiques en matière de marques nationales en les alignant sur le système de la marque protégée au niveau de l’Union, et à moderniser le système et le régime des marques pour en accroitre l’efficacité et la cohérence.

Il conviendra de retenir des changements terminologiques. Ainsi, la marque communautaire devient la marque de l’Union Européenne, tandis que l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) devient l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (OUEPI).

La présente Newsletter ne prétend pas dresser une liste exhaustive des différents changements. Nous avons fait le choix d’étudier quelques modifications, qui pourraient entraîner des bouleversements importants dans la pratique.

Dans le but de faciliter l’acquisition des marques dans l’Union au bénéfice de la croissance et de la compétitivité des entreprises, et de moderniser le régime en s’adaptant aux possibilités offertes par les nouvelles technologies, les nouvelles dispositions du Paquet Marque ont supprimé comme critère de validité, la nécessité d’une représentation graphique du signe.

Les nouvelles dispositions précisent toutefois pour garantir au mieux la sécurité juridique, que peuvent constituer des marques tous les signes propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, à la condition toutefois de pouvoir être représentés dans le registre « d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à leur titulaire ».

Ainsi, les offices et les tribunaux devront continuer à exiger que le signe puisse être représenté d’une manière « claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective » (considérant 13 de la Directive et considérant 9 du Règlement) comme l’exigeait déjà la jurisprudence (Cf. CJUE 12 décembre 2002 SIECKMAN – relativement au signe olfactif).

Ainsi, il est désormais admis qu’un signe peut être représenté sous n’importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie disponible et donc pas nécessairement par des moyens graphiques.

C’est ainsi que l’enregistrement de certaines marques dites « non conventionnelles » se trouvera grandement facilité, telle que les sons (qui se trouvent d’ailleurs ajoutés expressément dans la liste indicative de signes pouvant constituer une marque) ou les marques de mouvements.

Ainsi, si jusqu’alors la Cour de Justice n’admettait pour les signes sonores, que « la représentation au moyen d’une portée divisée en mesures et sur laquelle figurent notamment une clé, des notes de musique et de silences, dont la forme indique la valeur relative, et le cas échéant les altérations » (CJCE 27 novembre 2003 SHIELD MARK), il devrait être désormais admissible de joindre au formulaire de dépôt un fichier numérique. Les nouvelles dispositions permettent également d’envisager le dépôt à titre de marque d’un bruit constitué, par exemple, du cri d’un animal.

Il est en revanche permis de douter que les autres signes non susceptibles de perception visuelle, tels que les signes olfactifs, gustatifs ou encore tactiles connaissent un essor immédiat du fait des nouvelles dispositions du Paquet Marque. En effet, ces signes devraient continuer à se heurter aux obstacles liés à la nécessité d’une représentation claire, intelligible et facilement accessibles (ce qui pourrait exclure les formules chimiques qui ne sont pas universellement compréhensibles), durable et objective (ce qui semble devoir exclure le dépôt d’échantillons qui peuvent se détériorer et qui ne sont donc pas suffisamment stables dans le temps).

La nouvelle définition de la marque est en outre à mettre en parallèle avec les dispositions complétées relatives aux motifs absolus de refus ou de nullité (article 4 –e de la Directive et article 4-9, e. du Règlement). Les modifications apportées visent à étendre les motifs d’exclusion dont l’application était jusqu’alors réservée aux marques de formes (telles que les marques tridimensionnelles), à toutes les autres catégories de signes et notamment aux signes non susceptibles de représentation visuelle, aux couleurs etc. Ainsi, alors que jusqu’alors les textes précisaient que ne sont pas valablement déposés à titre de marque, les signes constitués exclusivement par la forme qui donne une valeur substantielle au produit, imposée par sa nature même ou qui se révèle nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, il en est désormais de même pour toute « autre caractéristique » du signe.

A titre d’exemple, cet ajout permet d’exclure le dépôt à titre de marque d’une flagrance, dès lors que l’odeur confère sa valeur substantielle au parfum. Semble également devoir être exclu, le dépôt à titre de marque d’un goût fruité donné à un médicament (dont le dépôt a déjà été tenté sans succes) dès lors que cette caractéristique qui a pour objet de masquer le goût originel, pourra être considérée comme fonctionnelle.

En tout état de cause, le dépôt de ces nouvelles catégories de marques devra nécessiter d’adapter les registres et les bases de données dans lesquels sont effectuées les recherches d’antériorités.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle ces nouvelles dispositions élargissant la définition de la marque ne sont pas d’application immédiate, puisqu’elles n’entreront en vigueur en ce qui concerne la marque de l’Union Européenne qu’au début du mois d’octobre 2017.

A ce jour, la jurisprudence très controversée Philips – Nokia (CJUE 1er décembre 2011) en vertu de laquelle des marchandises en provenance d’un Etat tiers et à destination d’un Etat tiers ne sauraient être qualifiées de marchandises contrefaisantes (à moins qu’il ne soit prouvé par le titulaire de la marque qu’elles sont effectivement destinées à une mise en vente dans l’Union Européenne), a entrainé une diminution drastique du nombre de retenues et de saisies douanières.

C’est pourquoi pour permettre aux titulaires de marques d’agir plus efficacement contre le commerce croissant de marchandises contrefaites, nombreux sont ceux ayant plaidé pour une réforme du système de manière à inclure le transit parmi les actes de contrefaçon répréhensibles.

Le Règlement Douanier (n° 608/2013) du 12 juin 2013 pourtant très attendu sur cette question, n’est pas revenu sur la solution dégagée par l’arrêt. C’est désormais chose faite avec les nouvelles dispositions du Paquet Marque qui prévoient la possibilité pour les titulaires de marques d’empêcher grâce à des mesures douanières, à tout tiers d’introduire, dans la vie des affaires et sur le territoire de l’Union, des marchandises qui porteraient sans autorisation des marques identiques à celle du titulaire ou ne pouvant en être distinguées.

Pour contester utilement la saisie, le détenteur des marchandises devra démontrer que le titulaire de la marque n’avait pas le droit d’empêcher la commercialisation des marchandises dans le pays de destination finale. La charge de la preuve est ainsi renversée.

En outre, les nouvelles dispositions (article 11 de la Directive et 9 bis du règlement) permettent d’interdire non plus seulement l’apposition d’une marque contrefaite sur des produits, mais également certains actes préparatoires réalisés préalablement à cette apposition. Ainsi, le titulaire de la marque pourra s’opposer à « l’apposition d’un signe identique ou similaire à la marque sur le conditionnement, les étiquettes, les marquages, les dispositifs de sécurité ou d’authentification ou tout autre support sur laquelle la marque peut être apposée » et à « l’offre, la mise sur le marché ou la détention à ces fins, l’importation ou l’exportation » de ces supports.

La Directive prévoit la mise en place par les états membres de procédures administratives devant les offices nationaux, voulues comme « efficaces et rapides », pour solliciter la déchéance ou la nullité d’une marque.

Les nouvelles dispositions précisent qu’une demande en nullité pourra être déposée sur la base d’un ou de plusieurs droits antérieurs, sous réserve qu’ils appartiennent tous au même titulaire.

Pour permettre la mise en place de ces procédures, les dispositions de la Directive pourront être transposées dans un délai plus long, que celui de 3 ans applicable au reste du texte. Le délai de transposition sera en effet porté à un maximum de 7 ans.

Cette nouveauté importante qui viendra bouleverser la pratique actuelle des actions en déchéance et en nullité, suscite à ce jour de nombreuses interrogations qui connaîtront des réponses dans la loi de transposition. Ainsi, les recours à l’encontre des décisions de l’INPI rendues en la matière, seront-ils de même nature que les recours portés devant la Cour d’appel à l’encontre des décisions rendues en matière d’opposition à l’enregistrement, que nous connaissons aujourd’hui et qui sont des recours en annulation et non en réformation, n’emportant pas d’effet dévolutif ? Dans le cadre de ces recours, la Cour ne peut qu’annuler la décision de l’INPI ou rejeter le recours mais non statuer à sa place sur l’opposition, de sorte que de nouvelles pièces ne peuvent être soumises devant elle.

• Les marques collectives simples et de garantie se sont révélées être un instrument utile pour la promotion de produits ou de services ayant des propriétés spécifiques communes. C’est la raison pour laquelle le Paquet Marque impose aux Etats membres d’introduire des dispositions sur les marques collectives nationales et leur donne l’option d’intègrer des dispositions sur les marques de certification nationales (articles 27ss. de la Directive) ; de plus, il précise le régime des marques collectives de l’Union Européenne et introduit la marque de certification de l’Union Européenne (articles 65ss. du Règlement).

La nouveauté de la marque de certification de l’Union Européenne mise à part, toutes ces marques existaient déjà dans la plupart des pays membres de l’Union. Toutefois, jusqu’ici ces marques n’étaient pas nécessairement conçues ou interprétées de façon uniforme : ainsi le Paquet Marque a le mérite de tendre à une véritable harmonisation.

Pour compléter les dispositions existantes relatives aux marques communautaires collectives, le nouveau Règlement introduit une marque de certification de l’Union européenne (art. 74 bis), c’est-à-dire, une marque propre à distinguer les produits ou services pour lesquels la matière, le mode de fabrication, la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques à l’exception de la provenance géographique sont certifiés par le titulaire de la marque par rapport aux produits ou services qui ne bénéficient pas d’une telle certification.

• Par ailleurs, afin de garantir que les niveaux de protection octroyée aux indications géographiques et aux appellations d’origines par la législation de l’Union et le droit national soient appliqués de façon uniforme dans toute l’Union, le Paquet Marque invite les Etats membres à mettre en place une procédure administrative efficace permettant au moins à toute personne autorisée à exercer les droits découlant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée de s’opposer à l’enregistrement d’une marque.

La Directive et le Règlement prévoient ainsi parmi les motifs absolus de refus à l’enregistrement le fait qu’un signe constitue déjà une indication géographique, une appellation d’origine protégée. En outre, le Paquet Marque étend les motifs absolus de refus aux mentions traditionnelles protégées pour les vins et aux spécialités traditionnelles garanties (article 4 de la Directive).

En outre, les indications géographiques et les appellations d’origine protégées sont désormais des antériorités opposables à l’enregistrement d’une marque et constituent motifs relatifs de refus (article 5, 43 et 45 de la Directive ; article 8.4bis ; 53.1 d) du Règlement).

La frontière entre les activités d’éditeur et d’hébergeur de sites Internet est parfois poreuse.

C’est ce qui ressort notamment du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 19 mars 2015 qualifiant la société PUERTO 80 d’éditrice du site rojadirecta.me, lui refusant ainsi le statut d’hébergeur.

La question du statut d’éditeur ou d’hébergeur est d’autant plus essentielle qu’elle est à la base de la mise en jeu des responsabilités des exploitants de sites Internet telle que prévue par l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dite LCEN.

En effet, alors que l’éditeur d’un site Internet est responsable de tout contenu qui y est publié, la responsabilité « allégée » de l’hébergeur est subordonnée à la preuve que ce dernier avait « effectivement connaissance [du] caractère illicite » du contenu hébergé ou que, ayant eu connaissance de ce caractère illicite, il n’a pas « agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ».

En l’espèce, le site rojadirecta.me proposait des liens hypertextes permettant d’accéder à la diffusion gratuite de compétitions sportives sans en détenir les droits d’exploitation.

La Ligue de Football Professionnelle, ayant concédé à titre exclusif les droits d’exploitation audiovisuelle en direct des championnats de football à certaines chaînes de télévision, a assigné la société PUERTO 80 afin de voir ordonner la suppression des liens hypertextes publiés sur son site Internet. Cette dernière sollicitait le bénéfice du régime de responsabilité allégée accordé aux hébergeurs par la LCEN.

L’article 6.I.2 de la LCEN définit l’activité d’hébergeur comme le fait d’assurer « même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ».

Le Tribunal en déduit, a contrario, que l’activité d’éditeur « se définit par une “maîtrise éditoriale” sur les contenus, la mise à disposition d’un contenu original ».

Les contours de la notion de « maîtrise éditoriale » sont définis, au cas par cas, par les juges du fond.

En l’espèce, la maîtrise éditoriale et le contrôle exercés par la société PUERTO 80 sont caractérisés par le fait qu’elle « répertorie, stocke, organise et propose, avec une présentation pertinente, à la fois chronologique et par types de sport, alliée à un moteur de recherche, des liens supposés envoyés par des tiers et permettant de voir en direct des matches sportifs d’actualité. ».

Au contraire, la partie « forum » du site rojadirecta.me correspond à la définition d’hébergeur « en ce qu’il se borne à répertorier des liens renvoyant à des vidéos de courte durée adressées par des internautes (résumés de matchs) ».

C’est ainsi que le Tribunal a jugé que :

« En conclusion, si techniquement “rojadirecta” se présente sous l’apparence d’un hébergeur, au-delà de cet aspect technique, dont relève accessoirement son “forum”, elle organise en fait sciemment, intentionnellement et à titre principal une sélection, un choix éditorial sur un thème précis, à savoir des compétitions sportives d’actualité dans des domaines ciblés mis à jour en permanence, avec un agenda horaire et un moteur de recherche adéquat, permettant à tout public d’accéder facilement et gratuitement à des contenus protégés réservés à un public restreint d’abonnés, à savoir des compétitions de la ligue en cours, en direct et en intégralité. ».

Par un jugement en date du 28 novembre 2013 (commenté ici), le Tribunal de Grande Instance de Paris avait annulé la marque « vente-privee.com » pour défaut de caractère distinctif. Ce jugement a été partiellement infirmé aux termes de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 26 mars 2015.

En effet, doit être déclarée nulle une marque constituée d’un signe dépourvu de caractère distinctif (articles L. 714-3 et L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle).

La Cour a ainsi relevé que, bien que la présence du tiret et l’absence d’accent au terme « privee » apparaissaient inhabituelles et incorrectes en langue française, leur association et l’ajout de l’extension « .com » renvoyaient implicitement à un service de ventes privées en ligne.

En conséquence, la Cour d’appel a confirmé la décision du Tribunal et a jugé que la marque « vente-privee.com » était dépourvue de caractère distinctif à la date de son dépôt du fait de son caractère usuel et descriptif.

Toutefois, le dernier alinéa de l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que le caractère distinctif d’une marque peut être acquis par l’usage continu, intense et de longue durée du signe à titre de marque.

La preuve de cet usage peut être établie par :

– la part de marché détenue par la marque,

– l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque,

– l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir,

– la proportion des milieux intéressés qui identifient le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque.

A ce titre, la société VENTE-PRIVEE.COM a démontré l’usage du signe « vente-privee.com » à titre de marque en établissant notamment l’utilisation du signe sur son site Internet, dans les courriers électroniques, dans la présentation de ses services dans la presse (print et web) et/ou oralement dans les médias.

Par ailleurs, le caractère distinctif d’une marque peut être acquis du fait de l’usage de cette marque en tant que partie d’une marque enregistrée ou en combinaison avec elle.

La Cour d’appel a ainsi jugé que le caractère distinctif de la marque « vente-privee.com » est également établi du fait de l’usage des marques complexes dont elle constitue le seul élément verbal et donc l’élément principal. Et ce, d’autant plus que les éléments graphiques de couleur rose consistant dans un trait et dans la représentation de trois papillons n’assurent qu’une fonction décorative ou esthétique.

La Cour s’appuie également sur :

– la première position de la société VENTE-PRIVEE.COM sur le marché des ventes événementielles sur Internet en France,

– l’importance de son chiffre d’affaires, de l’audience de son site Internet et du nombre de ses membres,

– l’importance de ses investissements pour des actions de promotion et de publicité,

– la notoriété de son site Internet et de sa marque mesurée par des sondages.
En conséquence de quoi, la Cour d’appel a infirmé le jugement rendu en ce qu’il avait prononcé la nullité de la marque « vente-privee.com » et a jugé que :

« cette marque avait indéniablement acquis par l’usage, dès la demande de nullité, un caractère distinctif au regard des services de promotion des ventes pour le compte des tiers, de présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail et des services de regroupement pour le compte de tiers de produits et de services, notamment sur un site Web marchand, désignés à l’enregistrement ».

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 26 mars 2015, une société avait mis à disposition sur son site Internet des liens permettant aux internautes d’accéder, sur le site Internet d’un organisme de radiodiffusion, à la retransmission de matchs de hockey sur glace en direct, contournant ainsi le droit d’accès payant imposé par ledit organisme.

L’organisme de radiodiffusion a engagé une action contre l’éditeur du site Internet pour infraction à la loi suédoise relative au droit de la propriété littéraire et artistique.

En effet, l’article 3 paragraphe 2 de la directive n° 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information dispose que :

« Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement : […]

d) pour les organismes de radiodiffusion, des fixations de leurs émissions, qu’elles soient diffusées par fil ou sans fil, y compris par câble ou par satellite. ».

Toutefois, le fait de permettre aux internautes d’avoir accès à un lien permettant de visionner une rencontre sportive diffusée en direct sur Internet doit-il être qualifié de « mise à la disposition du public, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement » ?

En d’autres termes, le Tribunal suédois, saisi du litige, posait à la CJUE la question préjudicielle suivante :

« Les États membres peuvent-ils reconnaître au[x] titulaire[s] de droits un droit exclusif plus étendu en prévoyant que la communication au public comprend davantage d’actes que ceux qui sont désignés à l’article 3, paragraphe 2, de la directive [2001/29]? »

En premier lieu, la CJUE relève que :

– la « mise à disposition du public » fait partie de la notion plus large de « communication au public » ;

– cette « mise à disposition du public », pour être qualifiée comme telle, doit permettre au public d’accéder à l’objet protégé à l’endroit et au moment qu’il souhaite (conditions cumulatives), ce qui n’est dès lors pas le cas d’émissions diffusées en direct sur Internet.

Toutefois, la Cour précise que la directive de 2001 a pour objectif d’harmoniser le droit d’auteur et les droits voisins mais non de supprimer ou de prévenir les disparités entre les législations nationales.

En outre, cette même directive se fonde sur les principes et règles déjà établis et notamment sur la directive 91/250/CEE à laquelle s’est substituée la directive 2006/115/CE du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Or, l’article 8 paragraphe 3 de cette directive de 2006 énonce que :

« Les États membres prévoient pour les organismes de radiodiffusion le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques, ainsi que la communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d’un droit d’entrée. ».

Cet article doit être lu en combinaison avec le considérant 16 de cette même directive qui précise que :

« Les États membres devraient pouvoir prévoir, pour les titulaires de droits voisins du droit d’auteur, des dispositions plus protectrices que celles qui sont prévues par la présente directive en ce qui concerne la radiodiffusion et la communication au public. ».

La CJUE en conclut que l’article 3 paragraphe 2 de la directive de 2001 n’affecte pas la faculté des Etats membres d’accorder aux organismes de radiodiffusion le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire les actes de communication au public de leurs émissions diffusées en direct, à condition qu’une telle protection ne porte pas atteinte à celle du droit d’auteur.

Publiée au Journal Officiel le 22 février 2015, la loi n° 2015-195 du 20 février 2015 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de la propriété littéraire et artistique et du patrimoine culturel, transpose en droit français trois directives :

– la directive du 27 septembre 2011 modifiant la directive 2006/116/CE relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins,

– la directive 2012/28/UE du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines,

– la directive 2014/60/UE du 15 mai 2014 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un Etat membre.

Ces dispositions sont intégrées au sein du Code de la propriété intellectuelle (CPI) et du Code du patrimoine.

Le décret n° 2015-506 du 6 mai 2015, publié au Journal Officiel du 7 mai 2015, a été pris en application des articles L. 135-7, L.212-3-1 et L.212-3-3 du Code de la propriété intellectuelle;

I – L’allongement de la durée de protection des droits patrimoniaux des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes

La loi du 20 février 2015 a allongé la durée des droits patrimoniaux des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes qui passe de 50 à 70 ans dès lors que :

– l’œuvre a été mise à la disposition ou communiquée au public,

– elle a été fixée dans un phonogramme (article L. 211-4 du CPI).

En conséquence de cet allongement, l’artiste-interprète (ou les artistes-interprètes d’un commun accord) peut désormais résilier, après notification, rédigée conformément aux dispositions de l’article R. 212-8 du Code de la propriété intellectuelle restée sans effet pendant 12 mois, l’autorisation donnée au producteur de phonogrammes pour l’utilisation de sa prestation, et ce :

– au-delà des 50 premières années du délai de protection de 70 ans prévu en cas de fixation dans un phonogramme,

– dès lors que le producteur n’offre pas le phonogramme à la vente en quantité suffisante ou ne le met pas à disposition du public (articles L. 212-3-1 et L. 212-3-2 du CPI).

Pour un récapitulatif de la durée de protection des droits patrimoniaux des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes, des producteurs de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, voir ci-dessous :

Durée de protection des droits voisins du DA
Durée de protection des droits voisins du DA (2)

Par ailleurs, en cas de rémunération forfaitaire de l’artiste-interprète, le producteur de phonogrammes, sauf exception, lui verse une rémunération annuelle supplémentaire (fixée à 20 % des recettes perçues par le producteur au cours de l’année précédant le paiement de cette rémunération) au-delà des 50 premières années du nouveau délai de 70 ans (article L. 212-3-3 du CPI).

Le décret du 6 mai 2015 fixe les conditions dans lesquelles les sociétés peuvent être agréées pour la gestion collective de cette rémunération annuelle supplémentaire due aux artistes-interprètes (article R.328-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle).

En cas de rémunération proportionnelle, les avances et déductions définies contractuellement ne peuvent être déduites de cette rémunération supplémentaire (article L. 212-3-4 du CPI).

II – L’utilisation des œuvres orphelines

Pour rappel, l’œuvre orpheline est définie comme « une œuvre protégée et divulguée, dont le titulaire des droits ne peut pas être identifié ou retrouvé, malgré des recherches diligentes, avérées et sérieuses » (article L. 113-10 du CPI).

La loi du 20 février 2015 crée de nouvelles dispositions particulières relatives à certaines utilisations d’œuvres orphelines codifiées aux articles L. 135-1 à 7 du CPI.

Ainsi, les œuvres orphelines telles que listées à l’article L. 135-1 du CPI ne peuvent être utilisées que :

– par l’un des organismes cités dans ce même article (bibliothèques, musées, services d’archives, établissements d’enseignement…),

– dans le cadre de missions culturelles, éducatives et de recherche,

– à condition que cet organisme ne poursuive aucun but lucratif.

Au préalable, l’organisme utilisateur doit avoir :

– procédé à des recherches des titulaires de droits sur l’œuvre orpheline,

– communiqué le résultat de ces recherches ainsi que l’utilisation envisagée de cette œuvre au ministre chargé de la culture ou à un organisme désigné par lui qui le transmet à l’OHMI pour inscription dans une base de données établie à cet effet.

A tout moment, lorsque les recherches donnent lieu à l’identification d’un titulaire de droits ou qu’un titulaire justifie de ses droits sur l’œuvre, celle-ci cesse d’être orpheline, toute utilisation étant alors soumise à l’autorisation du ou des titulaires ainsi identifié(s).

Enfin, le titulaire de droits sur une œuvre exploitée sans son autorisation perçoit une compensation du fait du préjudice subi, laquelle doit être fixée d’un commun accord entre l’organisme et le titulaire.

III – La restitution des biens culturels

En ce qui concerne les biens culturels, la loi du 20 février 2015 a principalement :

– apporté une définition des trésors nationaux (article L. 111-1 du Code du patrimoine) ;

– allongé le délai de prescription de l’action en restitution d’un à trois ans à compter de la date à laquelle l’autorité centrale compétente de l’Etat membre a eu connaissance du lieu où se trouve ce bien et de l’identité de son propriétaire, de son possesseur ou de son détenteur (article L. 112-10 du Code du patrimoine).

L’article 2.1 du Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose que :

« Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. ».

Par exception en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, l’article 5 b) du Règlement permet, au choix du demandeur, d’attraire le défendeur devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.

Selon la jurisprudence, ce lieu vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et le lieu de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage.

Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 22 janvier 2015, des photographies avaient été mises en ligne sur le site Internet d’une société ayant son siège en Allemagne, sans l’autorisation de leur auteur domicilié en Autriche. La photographe avait alors saisi un Tribunal de commerce autrichien pour solliciter la réparation du préjudice lié à la violation de ses droits d’auteur.

La question préjudicielle posée était la suivante :

« L’article 5, point 3, du règlement [n° 44/2001] doit-il être interprété en ce sens que, dans un litige portant sur la violation de droits voisins du droit d’auteur, commise en rendant une photographie accessible à la consultation sur un site Internet, celui-ci étant exploité sous le domaine de premier niveau d’un État membre autre que celui dans lequel le titulaire du droit possède son domicile, il n’existe de compétence que

– dans l’État membre dans lequel l’auteur supposé de la violation a son siège ainsi que
– dans le ou les État(s) membre(s) au(x)quel(s) le site Internet est destiné, de par son contenu ? ».

Le lieu de l’événement causal, constitué par le déclenchement du processus technique d’affichage des photographies sur Internet, se situe en Allemagne, au siège de la société éditrice du site Internet dès lors que cette dernière y a pris et exécuté la décision de mettre en ligne les photographies.

A ce titre, le Tribunal autrichien n’était pas compétent.

Le lieu de la matérialisation du dommage se situe dans l’Etat vers lequel les photographies sont rendues accessibles par le biais du site Internet en cause, sans qu’il soit nécessaire que le site soit dirigé vers l’Etat membre de la juridiction saisie.

A ce titre, le Tribunal autrichien était compétent.

En l’espèce, il importait peu que le site soit accessible via un nom de domaine national de premier niveau allemand dès lors que les photographies étaient accessibles, via ce site, sur le territoire autrichien.

Enfin, la Cour rappelle que la juridiction saisie au titre du lieu de la matérialisation du dommage allégué n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de cet État membre.

Selon une jurisprudence constante, toute personne dispose sur son image ou sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation expresse et spéciale.

Le droit à l’image apparaît comme une composante de la vie privée, notamment consacrée par les articles 9 du Code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CEDH).

En pratique, le droit à la vie privée doit être mis en balance avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la CEDH, qui permet notamment à la presse de jouer son rôle de « chien de garde » nécessaire dans une société démocratique.

Alors que par principe il est interdit de capter et de publier l’image d’une personne sans son autorisation, est licite, au titre de la liberté d’expression, la fixation et la publication de l’image d’une personne pour illustrer un fait d’actualité ou un débat d’intérêt général.

Deux arrêts récents permettent d’illustrer le conflit entre le droit à l’image et la liberté d’information.

Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 15 janvier 2015, un inspecteur avait autorisé l’enregistrement, par un contribuable, du contrôle fiscal dont il faisait l’objet et auquel il s’était finalement opposé. Ce dernier avait publié la vidéo sur son blog pour illustrer un article dénonçant la déloyauté de certaines pratiques des services fiscaux.
L’inspecteur des impôts, identifié dans la vidéo dont il n’avait pas autorisé la diffusion, a invoqué une atteinte au respect de son droit sur l’utilisation de son image.

Pour confirmer l’arrêt d’appel ordonnant le retrait de la vidéo et le paiement de dommages et intérêts à l’inspecteur des impôts, la Haute juridiction juge que le contrôle fiscal ne peut être qualifié d’évènement d’actualité et que l’opposition du contribuable n’entre pas dans la définition du débat d’intérêt général. Les juges en reviennent donc au principe de l’autorisation préalable de la personne photographiée.

Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme le 24 février 2015, une journaliste s’était faite passée pour une cliente auprès d’un courtier pour enregistrer leur rencontre en caméra cachée. Deux séquences de l’enregistrement avaient été diffusées pour illustrer une émission consacrée aux pratiques douteuses des courtiers en assurance-vie.

Pour les juges strasbourgeois, un reportage sur la mauvaise qualité du conseil délivré par des courtiers en assurances privées, question touchant à la protection des consommateurs, participe à un débat d’intérêt général.

La Cour apprécie ensuite : la notoriété de la personne visée et l’objet du reportage, son comportement antérieur, le mode d’obtention des informations et leur véracité, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi que la gravité de la sanction imposée.

Il convient de préciser que dans la décision européenne, le courtier n’était pas identifiable en raison de la mise en place de procédés d’anonymisation (pixellisation du visage, modification de la voix, vêtements sans signe distinctif et entretien hors de ses locaux professionnels), ce que les juges strasbourgeois ont d’ailleurs relevé comme étant un élément déterminant.

En l’espèce, les juges européens concluent que le fait d’avoir sanctionner les journalistes ayant réalisé le reportage constitue une violation de l’article 10 de la CEDH.

Pour aller un peu plus loin… Il convient de préciser que certains professionnels, pour lesquels l’anonymat est indispensable à leur sécurité, bénéficient d’une protection accrue de leur image et ce, quel que soit leur contexte de publication.

Il en est ainsi de certains fonctionnaires de police, dont la liste est fixée par décret, pour lesquels la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse réprime « le fait de révéler, par quelque moyen d’expression que ce soit, l’identité » (article 39 sexies : 15.000 euros d’amende).

Pour les autres professionnels dont l’image est captée à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, l’incertitude des définitions de l’événement d’actualité et surtout du débat d’intérêt général, peut être à l’origine d’une certaine insécurité juridique.

L’article 4 de la Directive du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information définit le droit de distribution des auteurs comme « le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles-ci ».

Ce même article, en son paragraphe 2, pose le principe de l’épuisement du droit de distribution « en cas de première vente ou premier autre transfert de propriété dans la Communauté de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement ».

Ce principe est également consacré en droit interne par l’article L. 122-3-1 du Code de la propriété intellectuelle introduit par l’ordonnance du 1er août 2006.

La théorie de l’épuisement des droits est fondée sur la mise en balance nécessaire d’une part, du principe de libre circulation dans l’Union européenne et, d’autre part, du droit d’auteur.

En conséquence, quand le titulaire a autorisé la vente de son œuvre sur un support, il ne peut plus interdire une deuxième vente desdits supports et ainsi faire obstacle à leur libre circulation ultérieure.

Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 22 janvier 2015, une société néerlandaise de gestion collective des droits d’auteur s’était opposée à la vente des transferts sur toile reproduisant, sans le consentement des auteurs, des œuvres protégées par le droit d’auteur et déjà commercialisées sous la forme d’affiches.

La Cour suprême des Pays-Bas posait à la CJUE la question préjudicielle suivante :

La règle d’épuisement du droit de distribution s’applique-t-elle dans une situation où une reproduction d’une œuvre protégée, après avoir été commercialisée dans l’Union européenne avec le consentement du titulaire du droit d’auteur, a subi une modification de son support et est à nouveau mise sur le marché sous sa nouvelle forme ?

La Cour répond que :

– le droit de distribution s’applique à l’objet tangible dans lequel une œuvre protégée ou sa copie est incorporée ;

– le consentement du titulaire du droit d’auteur ne porte pas sur la distribution d’un objet incorporant son œuvre si cet objet a été modifié après sa première commercialisation.

Elle en conclut que :

« L’article 4, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société d’information, doit être interprété en ce sens que la règle d’épuisement du droit de distribution ne s’applique pas dans une situation où une reproduction d’une œuvre protégée, après avoir été commercialisée dans l’Union européenne avec le consentement du titulaire du droit d’auteur, a subi un remplacement de son support, tel que le transfert sur une toile de cette reproduction figurant sur une affiche en papier, et est à nouveau mise sur le marché sous sa nouvelle forme. ».

Dans l’un des premiers contentieux ayant suivi la consécration du droit à l’oubli par la Cour de justice de l’Union européenne (13 mai 2014, Google Spain SL et Google inc. c/ AEPD et Costeja Gonzàlez, C-131/12), une juridiction française s’est fondée sur ce droit pour enjoindre à Google Inc. de procéder au déréférencement de liens vers un article contenant des données personnelles (TGI Paris, 19 décembre 2014).

En l’espèce, la demanderesse, citée dans un article publié sur le site du Parisien en 2006 évoquant sa condamnation pour escroquerie, avait sollicité auprès de la société Google le déréférencement des liens renvoyant vers cet article. Cette dernière, se retranchant derrière l’intérêt du public, a refusé de procéder audit déréférencement.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris précise tout d’abord que la société Google Inc., en qualité d’exploitant du moteur de recherche Google, est seule responsable du traitement des données opéré au moyen de ce moteur de recherche et, dès lors, du déréférencement. La société Google France, simple établissement, ne peut donc être qualifiée de responsable du traitement au sens de l’article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

En outre, le Tribunal rappelle que toute personne dispose d’un droit d’opposition, pour des motifs légitimes, au traitement de ses données personnelles ainsi que d’un droit d’accès et de rectification de ces données si elles sont inexactes, incomplètes, périmées… (articles 38 et 40 de la loi de 1978).

En l’espèce, les motifs justifiant le déréférencement étaient fondés sur l’ancienneté de la condamnation objet de l’article et sur l’absence de mention de cette condamnation sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire de la demanderesse ainsi que sur les conséquences négatives de l’article, objet de la demande de déréférencement, sur sa recherche d’emploi.

En parallèle de ces décisions, et à la suite de l’arrêt de la CJUE rendu en 2014 (précité), le G29, qui a pour mission notamment de promouvoir une application harmonisée de la directive dans les Etats membres de l’Union européenne, a adopté des lignes directrices, incluant les recommandations :

– pour être efficaces, les décisions de déréférencement ne doivent pas se limiter aux extensions nationales du moteur de recherche (google.fr par exemple) et doivent s’appliquer à l’ensemble des noms de domaines pertinents, notamment le « .com » ;

– le déréférencement ne peut donner lieu qu’à la suppression du lien vers un article et non de son contenu ;

– le droit à l’oubli doit être mis en balance avec les intérêts économiques des moteurs de recherche ainsi qu’avec d’autres droits fondamentaux tels que la liberté d’expression et le droit à l’information des internautes.

Enfin, pour aider les autorités nationales de protection des données à traiter les plaintes des personnes qui se voient opposer un refus de déréférencement, le G29 a établi une liste de 13 critères communs (la sensibilité, la pertinence ou l’exactitude de l’information, le contexte de publication de l’information…).

Ces critères sont à appliquer au cas par cas et en conformité avec les dispositions nationales en vigueur.

En 2007, les sociétés TF1, TF1 VIDEO, e-TF1 et LCI ont constaté que plusieurs vidéos sur lesquelles elles détenaient des droits étaient accessibles sur le site internet de la société Dailymotion.

Après avoir fait procéder à des constats d’huissier, elles ont assigné Dailymotion afin d’obtenir réparation de leurs préjudices.

Parallèlement, les sociétés TF1, TF1 VIDEO, e-TF1 et LCI ont adressé à Dailymotion plusieurs mises en demeure de retirer les contenus portant atteinte à leurs droits.

Ayant constaté que ces contenus n’avaient pas été retirés plusieurs jours après l’envoi des mises en demeure, les demanderesses ont fait procéder à de nouveaux constats d’huissier afin d’établir le manquement par la défenderesse à son obligation de prompt retrait des contenus signalés.

Dans un arrêt du 2 décembre 2014, la Cour d’appel de Paris rappelle, dans un premier temps, que la plate-forme Dailymotion « n’intervient que comme un prestataire intermédiaire dont l’activité est purement technique et passive » puisque « l’organisation des espaces personnels des utilisateurs du site, le postage, l’accessibilité et le retrait des vidéos s’effectuent par les utilisateurs eux-mêmes sous leur seule responsabilité, sans possibilité d’interférence de la SA Dailymotion ».

Dailymotion bénéficie donc du régime de responsabilité limitée des hébergeurs instauré par l’article 6 I.2 de la LCEN, en vertu duquel l’hébergeur n’est soumis à aucune obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet ou stocke ou de recherche des faits ou circonstances révélant des activités illicites.

L’article 6 I.3 de la LCEN prévoit cependant que dès lors qu’il a été informé du caractère illicite des données stockées, l’hébergeur est tenu d’agir promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible, à défaut, il engage sa responsabilité.

C’est sur ce fondement que Dailymotion est condamné en l’espèce.

Si cet arrêt ne fait que confirmer la jurisprudence antérieure, elle interpelle cependant en raison du montant de la condamnation, justifié par le nombre de manquements de la défenderesse à son obligation de prompt retrait (566 à l’égard de la seule société TF1) et réparé chacun par l’octroi de 2.000 euros, cette évaluation tenant compte de « l’impact négatif sur l’audience télévisée et par voie de conséquence sur les recettes publicitaires de [la société privée TF1], ne bénéficiant pas de la redevance audiovisuelle ».

Le 1er avril 1996, la société SEVEN TOWNS a déposé en classe 28, pour les « puzzles en trois dimensions », une marque communautaire tridimensionnelle reproduisant la forme tridimensionnelle d’un RUBIK’S CUBE.

Cette marque a été admise à l’enregistrement le 6 avril 1999 et régulièrement renouvelée.

En 2006, la société SIMBA TOYS a présenté une demande de nullité de la marque communautaire tridimensionnelle RUBIK’S CUBE sur le fondement notamment de l’article 7, paragraphe 1 e) du Règlement n°207/2009 qui prévoit le refus à l’enregistrement des signes constitués exclusivement « par la forme imposée par la nature même du produit » ou « par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ».

La requérante soutenait en effet que la marque comportait une solution technique consistant dans sa capacité de rotation et que ses caractéristiques essentielles étaient uniquement attribuables à son résultat technique.

Cette demande a toutefois été rejetée par la division d’annulation, puis par la deuxième chambre de recours de l’OHMI.

La société SIMBA TOYS a alors formé un recours contre la décision rendue par la chambre des recours.

Par un arrêt rendu le 4 novembre 2014, le Tribunal de l’Union Européenne a confirmé la décision de la chambre des recours et réaffirmé la validité de l’enregistrement de la marque RUBIK’S CUBE.

Dans un premier temps, le Tribunal a d’abord défini les caractéristiques essentielles de la marque, consistant dans « la représentation graphique, sous trois perspectives différentes, d’un cube donc chaque face présente une structure en grille formée par des bords de couleur noire divisant la face en neuf carrés de même dimension et disposés en tableau de trois sur trois. Quatre lignes noires épaisses […] dont deux sont placées à l’horizontale et les deux autres à la verticale, quadrillent l’intérieur de chacune des faces dudit cube ».

Il a ensuite constaté que les lignes noires épaisses de séparations visibles n’étaient pas dictées par la rotation du cube et en a déduit que les caractéristiques essentielles de la marque ne répondaient pas toutes à une fonction technique du produit concerné.

Le Tribunal a, en conséquence, jugé valable l’enregistrement de la marque RUBIK’S CUBE (T-450/09).

C’est également cette solution qu’avait retenue la Cour d’appel de Paris, qui avait jugé dans un arrêt en date du 7 avril 2006 que la forme du RUBIK’S CUBE était « étrangère à la fonction de l’objet et à son mécanisme intérieur », ainsi qu’en attestait notamment la commercialisation du RUBIK’S CUBE sous six formes différentes (cube, sphère, double pyramide ajourée, volume à double faces et serpent) et en a logiquement déduit que « le choix de la forme tridimensionnelle de l’un des produits est protégeable par une marque communautaire, cette forme étant distinctive au regard du produit désigné qu’est une variété de puzzle à trois dimensions » (CA Paris, 4ème ch., sect. B, 7 avril 2006, RG n°04/20906).

Le 7 janvier 2015, en réaction à l’attentat ayant frappé la rédaction de l’hebdomadaire Charlie Hebdo, Joachim Roncin, Directeur artistique du magazine Stylist, a créé le désormais célèbre slogan « Je suis Charlie ».

Après avoir reçu de nombreuses demandes d’enregistrement portant sur le signe « Je suis Charlie » ou faisant référence à ce slogan, l’INPI a annoncé le 13 janvier dernier que ces demandes seraient refusées car elle « ne répondent pas au critère de caractère distinctif », le slogan « Je suis Charlie » ne pouvant « être capté par un acteur économique du fait de sa large utilisation par la collectivité ».

L’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit en effet que seul peut être enregistré à titre de marque le signe « servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale », le caractère distinctif étant apprécié « à l’égard des produits ou services désignés » par la demande d’enregistrement et en fonction de la perception du signe par le public.

En l’espèce, l’INPI a considéré que le signe « Je suis Charlie », quels que soient les produits ou services visés par la demande d’enregistrement, ne remplissait pas cette condition.

En effet, ce slogan, très largement utilisé en France comme à l’étranger depuis les attentats, véhicule un message de soutien et ne sera donc pas perçu par le public comme une marque garantissant l’origine des produits ou services du déposant.

Le signe « Je suis Charlie » est donc impropre à remplir la fonction d’identification d’origine d’une marque.

L’OHMI semble suivre l’argumentation de l’INPI puisque l’Office a à son tour annoncé le 16 janvier que toute demande d’enregistrement qui consisterait ou contiendrait le signe « Je suis Charlie » serait « probablement » refusée sur le fondement des articles 7 (1)(a) et 7(1)(b) du Règlement CE n°207/2009 du 26 février, qui prévoient respectivement le refus à l’enregistrement des marques impropres à distinguer des produits ou services et dépourvues de caractère distinctif.

Rappelons toutefois que la décision de l’INPI n’est pas définitive.

En effet, l’INPI ne peut se contenter de refuser l’enregistrement des marques « Je suis Charlie » par un communiqué de presse mais est tenu, dans le cas d’un refus fondé sur une irrégularité de fond comme c’est le cas en l’espèce, d’adresser au déposant une notification motivée détaillant les motifs de son objection dans les quatre mois suivant la date de réception de la demande d’enregistrement.

S’en suivent, si le déposant entend contester cette objection, des échanges entre l’INPI et le déposant, au terme desquels l’INPI peut décider de rendre une décision définitive de refus d’enregistrement.

Cette décision, qui émane du Directeur de l’INPI, peut à son tour faire l’objet d’un recours porté devant la Cour d’appel.

Reste donc à savoir quelle sera la position des juges si l’un des refus d’enregistrement du signe « Je suis Charlie » fait l’objet d’un tel recours.

La marque « Je suis Charlie » n’a peut-être pas fini de faire parler d’elle…

Le cœur de Paris est libre ! La Chambre commerciale de la Cour de cassation a, en effet, jugé les marques J’aime (représenté sous la forme d’un coeur) PARIS et I love (représenté sous la forme d’un coeur) PARIS nulles pour défaut de distinctivité.

Le titulaire des marques « J’aime PARIS » et « I love PARIS » s’était opposé à l’enregistrement de la marque « PARIS JE T’AIME (représenté sous la forme d’un coeur) » par la société PARIS WEAR DIFFUSION, arguant de l’antériorité de ses marques.

La société PARIS WEAR DIFFUSION, contestant le bien-fondé de l’opposition, a alors fait assigner le titulaire des marques antérieures « J’aime PARIS » et « I love PARIS » pour que soit prononcée leur nullité.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris a prononcé la nullité, pour défaut de distinctivité, des marques « J’aime PARIS » et « I love PARIS » (13 décembre 2011, n° 10/5299). Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de Paris (8 mars 2013, n° 11/22809).

Dans son arrêt du 6 janvier 2015, la Cour de cassation rappelle que « le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés et par rapport à la perception qu’en a le public auquel cette marque est destinée ».

En l’espèce, les produits désignés sous les marques « J’aime PARIS » et « I love PARIS » appartiennent au domaine du commerce touristique. Le public visé est constitué des « touristes d’attention moyenne en quête de l’achat de souvenirs afin de conserver une trace de leur passage à Paris ».

Pour la Cour, loin de considérer ces signes comme lui permettant d’avoir la garantie que les produits désignés sous ces marques sont effectivement fabriqués ou commercialisés par leur titulaire, le consommateur « moyennement attentif et avisé » les percevra comme de simples « signes décoratifs ».

Et ce, d’autant plus que ce consommateur, touriste itinérant, est familiarisé à ce type de visuel depuis la création du slogan ” I love (représenté sous la forme d’un coeur) NY” par Milton GRASER en 1977.

Après plus de vingt ans de monopole, la nullité des marques ainsi prononcée rend libre l’utilisation des signes « J’aime PARIS » et « I love PARIS ».

En 2010, le gouvernement de la Principauté de Monaco a déposé auprès de l’OMPI une demande d’enregistrement international de la marque verbale MONACO.

Cette demande ayant été acceptée, l’OMPI a transmis à l’OHMI la partie désignant le territoire de l’Union européenne.

L’OHMI a cependant refusé l’enregistrement de la marque « Monaco » en classes 9, 16, 39, 41 et 43 en raison du caractère descriptif et de l’absence de caractère distinctif du signe pour les produits et services visés. Ce refus d’enregistrement a été confirmé par la chambre de recours de l’OHMI le 29 janvier 2013.

La société des Marques de l’État de Monaco, succédant au gouvernement de la Principauté, a alors formé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne.

Par arrêt en date du 15 janvier 2015, le Tribunal a rejeté ce recours (MEM, aff. T-197/13).

Dans un premier temps, le Tribunal rappelle « qu’il n’existe aucune légitimité de principe pour un établissement ou un organisme public ou un organe gouvernemental à être le titulaire d’une marque ».

Or le Tribunal estime en l’espèce que le signe « Monaco » ne répond pas aux exigences posées par l’article 7 du Règlement (CE) n°207/2009 du 26 février 2009, qui prévoit le refus à l’enregistrement des marques « dépourvues de caractère distinctif » et « composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner […] la provenance géographique » du produit ou de la prestation de service.

En effet, il existe un intérêt général à préserver la disponibilité des signes pouvant servir à désigner la provenance ou la destination géographique en raison de leur capacité à révéler la qualité et certaines propriétés des produits ou services concernés et de l’influence que ces signes peuvent exercer sur les préférences de consommateurs.

Le Tribunal rappelle en outre que l’appréciation du caractère distinctif d’un signe s’opère « d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent ». En effet, si l’enregistrement de noms géographiques déjà réputés ou connus pour les produits ou services visés est exclu, l’enregistrement de noms géographiques inconnus ou non liés pour les milieux intéressés aux produits ou services visés reste possible.

En l’espèce, le Tribunal relève que la marque est exclusivement composée « d’une indication pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la provenance géographique des produits ou services concernés » et que Monaco est « une principauté mondialement connue » de sorte que « le terme Monaco évoquera, quelle que soit l’appartenance linguistique du public pertinent, le territoire géographique du même nom ».

Dès lors, le Tribunal confirme le refus d’enregistrement, la chambre de recours ayant établi pour l’ensemble des produits et services concernés l’absence de caractère distinctif et le caractère descriptif du signe, le terme Monaco pouvant servir, pour ces produits et services, « comme indication de provenance ou de destination géographique des produits, ou de lieu de prestation de services ».

L’employeur, mû par la volonté d’améliorer la qualité du service fourni par son entreprise, a développé des moyens de surveillance du travail de ses salariés et notamment de leurs conversations téléphoniques sur le lieu de travail.

Or, l’écoute et l’enregistrement de conversations téléphoniques peuvent être assimilés à un traitement automatisé de données à caractère personnel (défini par l’article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés comme « toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur […] toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée ») concernant les salariés et leurs interlocuteurs.

Le Code du travail pose un principe selon lequel il ne peut être porté de restrictions injustifiées et/ou disproportionnées aux droits et libertés des salariés (article L. 1121-1).

L’article 22 de la loi de 1978 impose au responsable du traitement, soit de procéder à une déclaration préalable de ce traitement auprès de la CNIL, soit, en ce qui concerne le traitement de données personnelles « sensibles », de recueillir l’autorisation de la CNIL.

Toutefois, en ce qui concerne les traitements les plus courants, la loi de 1978 prévoit la possibilité pour la CNIL d’adopter des normes simplifiées afin de faciliter l’obligation de déclaration (article 24 I).

La norme simplifiée (NS) 57 publiée le 6 janvier 2015 au Journal Officiel, concerne les traitements automatisés relatifs à l’écoute et à l’enregistrement ponctuel (et non permanent ou systématique) des conversations téléphoniques sur le lieu de travail.

Ces traitements doivent avoir l’une des finalités suivantes : la formation des employés, leur évaluation ou l’amélioration de la qualité du service.

Les données personnelles des salariés ainsi collectées, qui peuvent porter sur les données d’identification de l’employé et de l’évaluateur ou les informations techniques relatives à l’appel ou l’évaluation professionnelle de l’employé, doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités du traitement.

Cette exigence de pertinence est d’ailleurs également imposée par le Code du travail dont l’article L. 1222-3 alinéa 3 dispose que « les méthodes et techniques d’évaluation des salariés doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie ».

Les données ne peuvent être conservées que pour une durée pertinente au regard de la finalité du traitement. Cette durée ne peut, en tout état de cause, excéder six mois pour les enregistrements et un an pour les documents d’analyse de ces données.

La NS 57 exclut certains traitements/données de son champ d’application (les données « sensibles », les enregistrements audiovisuels, les écoutes et enregistrements couplés avec des données provenant d’une capture d’écran du poste informatique de l’employé).

En tout état de cause, les traitements de données à caractère personnel ne répondant pas aux conditions posées par la NS 57 nécessitent de faire une déclaration préalable auprès de la CNIL.

L’employeur a l’obligation d’informer les salariés (articles L. 1222-3 et -4 du Code du travail et 32 de la loi de 1978) et le comité d’entreprise (article L. 2323-32 du Code du travail) des traitements ainsi mis en place.

L’employeur est également tenu d’informer l’interlocuteur de son salarié de l’existence du traitement automatisé si les données collectées le concernent.

Il est par exemple permis de s’interroger sur la cohérence entre le but poursuivi par la Proposition de Directive et les futures Règles de Procédure applicables devant la Juridiction Unifiée des Brevets dont la création a été initiée par « l’Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet » signé le 19 février 2013 à Bruxelles.

Ces Règles (non encore adoptées dans leur version définitive) posent le principe de la publicité des débats et des écritures et pièces échangées devant la juridiction. Certes, une exception à cette publicité est prévue lorsque la Juridiction « décide, dans la mesure où cela est nécessaire, de les rendre confidentiels dans l’intérêt d’une des parties ou d’autres personnes concernées, ou dans l’intérêt général de la justice ou de l’ordre public » (article 45 Agreement on a United Patent Court). Mais la règle demeure la publicité.

Autre exemple : la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon facilite la recherche et l’obtention des preuves de la contrefaçon et l’on peut s’interroger sur l’importance accordée à la protection du secret d’affaires, dans le cadre de ces nouvelles dispositions.

En effet, la loi a institué un nouvel article pour chacun des droits de propriété intellectuelle qui vise à permettre au juge d’ordonner « d’office, ou à la demande de toute partie ayant qualité pour agir en contrefaçon » la production d’éléments de preuve détenus par les parties « même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée », et ce, avant même toute décision sur le fond.

Ces dispositions ne tendent-elles pas à privilégier la recherche de la preuve de la contrefaçon au détriment de la protection légitime des secrets d’affaires ? Il appartiendra aux parties et aux tribunaux d’être vigilants pour préserver cet équilibre difficile.

*

Au regard des outils de protection déjà existant en France, il semble que l’avantage véritable de la Proposition de Directive réside dans l’harmonisation des législations dans tous les pays de l’Union de façon à favoriser les échanges et transferts d’informations confidentielles entre entreprises situées dans différents Etats Membres, d’une part et, d’autre part, dans l’introduction de mesures spécifiques à l’occasion de procédure judiciaires.

Nous pouvons toutefois émettre certaines réserves quant à l’imprécision de certaines notions trop vagues, dont les contours mériteraient un encadrement de manière à éviter une trop grande marge d’appréciation, notamment dans l’appréciation du caractère licite ou non de l’obtention ou de l’utilisation des secrets d’affaires. Sans ces précisions, nous pourrions craindre que les disparités d’application au sein des différents pays de l’Union ne réduisent significativement l’intérêt de cette Proposition de Directive.

Enfin, des textes trop spécifiques ou trop détaillés ne risquent-ils pas de produire des effets contraires au but recherché ?

Le recours à des notions telles que la concurrence déloyale ou le parasitisme, et plus généralement la responsabilité civile, permettent d’ores et déjà de sanctionner des comportements illicites, contraires aux usages loyaux du commerce.

Il faut que ces nouvelles dispositions, lorsqu’elles seront adoptées et appliquées, démontrent leur efficacité.

a) A titre d’exemple, la confidentialité est organisée par le Droit de la Propriété Intellectuelle qui prévoit des mesures destinées à garantir le secret des affaires, notamment dans le cadre de la recherche de la preuve de la contrefaçon.

Ainsi, la Directive 2004/48/CE du 29 Avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, rappelle expressément dans son considérant (20), qu’« étant donné que la preuve est un élément capital pour l’établissement de l’atteinte au droit de propriété intellectuelle, il convient de veiller à ce que des moyens de présenter, d’obtenir et de conserver les éléments de preuve existent effectivement.Les procédures devraient respecter les droits de la défense et être assorties des garanties nécessaires, y compris la protection des renseignements confidentiels. (…)».

Ainsi il est admis que, dans le cadre de la saisie-contrefaçon, le saisi dispose de moyens visant à assurer la confidentialité des documents appréhendés. Lors des opérations de saisie, il peut solliciter le placement sous scellés de documents qu’il juge confidentiels dans l’attente d’une procédure d’expertise qui aura pour objet de procéder au tri des informations en lien direct avec la contrefaçon alléguée. Postérieurement aux opérations de saisie, l’article R 615-4 du code de la Propriété Intellectuelle prévoit la possibilité pour «la partie saisie agissant sans délai et justifiant d’un intérêt légitime» de demander au Président du tribunal de «prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments».

Cette dernière faculté est cependant expressément réservée «à la demande de la partie saisie agissant sans délai », ce qui est susceptible de poser des difficultés lorsque la saisie-contrefaçon a été diligentée chez un tiers qui serait dépositaire d’un secret d’affaires appartenant à autrui comme, par exemple l’Agence Nationale de la Santé et du Médicament qui détient des informations hautement confidentielles contenues dans les dossiers d’Autorisation de Mise sur le Marché, accordées aux entreprises pharmaceutiques en vue de la commercialisation d’un médicament.

Dans ce cas, les tribunaux ont rappelé qu’il convient de concilier la nécessité de la preuve d’actes de contrefaçon et la protection légitime du secret des affaires (CA Paris – 6 décembre 2011 – PIBD 2012 n°957-III-150).

Mais il reste vrai qu’aujourd’hui, une pièce versée aux débats, susceptible de ce fait, d’être reprise dans un jugement, n’est pas couverte par la confidentialité et, en outre, peut être, sans restriction, utilisée dans d’autres procédures, même à l’étranger.

b) Des peines spécifiques sont également prévues par certains textes pour l’atteinte portée aux secrets de fabrique.

Ainsi, l’article L1227-1 du code du travail, repris par l’article L 621-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que « Le fait pour un directeur ou un salarié de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrication est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros. »

L’application de cet article est toutefois limitée par la nature des informations confidentielles révélées (la mise en œuvre de l’article est en effet réservée aux secrets de fabrication) et par la fonction de la personne à l’origine de la révélation (directeur ou salarié uniquement).

c) Enfin, des mécanismes plus généraux sont offerts au détenteur de secrets d’affaires tel que la pratique contractuelle d’accords ou clauses de confidentialité.

Ainsi, et en dehors de tout contrat, l’atteinte portée à des secrets d’affaires peut être réparée par le biais de la responsabilité civile et notamment sur le fondement de la concurrence déloyale ou du parasitisme qui vise à sanctionner la captation sans bourse délier de toute valeur économique d’une entreprise.

Dans le but d’anticiper la Directive, une proposition de loi relative à la protection du secret des affaires vient d’être déposée à l’Assemblée Nationale le 16 juillet 2014.

Il convient de rappeler qu’une précédente proposition de loi n° 3985 visant à sanctionner la violation du secret des affaires 22 novembre 2011 avait déjà été votée en première lecture par l’Assemblée Nationale en janvier 2012 mais n’avait finalement pas abouti.

La proposition de loi du 16 juillet 2014 envisage un dispositif qui associe une approche civile à une approche pénale. En cela, la proposition de loi complète la Proposition de Directive qui traite uniquement des aspects civils.

• Les dispositions civiles :

Il est prévu d’insérer au sein du livre premier du code de commerce, un titre V intitulé « Du secret des affaires » au sein duquel serait introduite une définition du secret des affaires calquée sur celle de la Proposition de la Directive (article L 151-1) ainsi qu’une définition des comportements illicites qui engagent la responsabilité civile de leur auteur (article L 151-2).

L’article L 151-3 introduit par ailleurs les mesures provisoires pouvant être sollicitées en référé ou sur requête pour faire cesser une atteinte au secret des affaires. A l’instar des mesures provisoires sollicitées en droit de la propriété intellectuelle, cet article impose au demandeur d’agir par la voie civile ou pénale dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance.

L’article L 151-4 met en place les mesures pouvant être ordonnées par le juge du fond visant à faire cesser ou à prévenir une atteinte au secret d’affaires, tandis que l’article L 151-5 s’attache à la réparation des conséquences dommageables de la violation du secret.

Concernant les réparations pécuniaires, la proposition de loi a pris quelques distances de rédaction par rapport à la Proposition de Directive et aux dispositions existantes relatives à la réparation du préjudice en matière d’atteinte à des droits de Propriété Intellectuelle.

Ainsi, les dispositions envisagées prévoient le versement de dommages et intérêts pour « compenser » les conséquences économiques négatives dont le manque à gagner et la perte subie par la personne lésée du fait de l’atteinte. Il est seulement prévu dans l’hypothèse où l’auteur de l’atteinte « avait connaissance du secret des affaires » et qu’il a réalisé des économies d’investissements ou retiré des bénéfices qui excèdent le montant des dommages et intérêts évalués en considération des conséquences économiques négatives, que le Tribunal pourra déterminer le préjudice en considération de ces économies ou bénéfices dans la limite de leur montant total.

Cette rédaction nous semble avoir été préférée pour éviter tous dommages et intérêts punitifs.

Autre nouveauté : l’article L151-5 prévoit que le Tribunal peut attribuer à la victime de l’atteinte les produits ayant pu être saisis. La valeur de ces produits ainsi attribués vient alors en déduction des dommages et intérêts éventuellement accordés.

L’article L 151-7 envisage enfin des règles protectrices du secret d’affaires dans le cadre de contentieux. Il se contente à cet égard d’encadrer les modalités de communication de pièces de nature à porter atteinte à un secret d’affaires.

• Les dispositions pénales :

La proposition de loi prévoit également de créer un chapitre II au sein du livre V instituant des « mesures pénales de protection du secret d’affaires ».
Ainsi, l’article L 151-8 prévoit de punir quiconque aura pris connaissance, révélé sans autorisation ou détourné une information protégée au titre du secret des affaires, de 3 ans d’emprisonnement et de 375.000 € d’amende. Des peines complémentaires sont également introduites.

L’article L 151-9 précise toutefois que ces sanctions ne sont pas applicables « dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation d’un secret » ou « à celui qui informe ou signale aux autorités compétentes des faits susceptibles de constituer des infractions ». Ainsi, le secret des affaires ne sera pas opposable à toute personne dénonçant une infraction, à l’image des journalistes.

L’article 6 de la proposition de loi introduit en outre dans le code de Procédure Pénale la possibilité d’un procès à huit clos pouvant être fondé sur le secret des affaires.

* La Proposition de Directive se propose en son chapitre I et sous son article 2 de donner une définition commune et uniforme du secret d’affaires.

Ainsi, trois critères permettent de le définir:

– il s’agit d’une information dite « secrète » qui n’est pas connue du milieu concerné et qui ne lui est pas aisément accessible ;

– cette information doit avoir une valeur commerciale en raison de son caractère secret. Cela signifie que sa connaissance par des tiers et notamment par des concurrents est de nature à procurer un avantage concurrentiel et des économies ;

– son détenteur doit avoir pris des dispositions et mesures « raisonnables » pour la garder secrète et ainsi pour préserver son caractère confidentiel.

Cette définition ne précise pas la nature des informations concernées. Il peut donc s’agir de tout type d’informations telles que commerciales, financières, techniques etc. On peut en revanche regretter l’imprécision de certaines notions comme par exemple le caractère « raisonnable » des dispositions prises par le titulaire pour préserver la confidentialité des informations qui peut conditionner la qualification de « secret d’affaires ».

* Le chapitre II de la Proposition de Directive définit les circonstances dans lesquelles l’obtention, l’utilisation et la divulgation d’un secret d’affaires sont illicites, permettant ainsi à son détenteur de demander l’application des sanctions et réparations prévues au chapitre III.

Le caractère illicite de l’appropriation découle de l’absence de consentement de la part du détenteur du secret d’affaires. Comme le précise l’article 3, il peut s’agir d’un accès non autorisé, d’un vol, d’un abus de confiance, du non respect d’un accord de confidentialité, et plus généralement de « tout comportement qui eu, égard aux circonstances, est considéré comme contraire aux usages commerciaux honnêtes ».

L’article 4 précise quant à lui un certain nombre d’exceptions en vertu desquelles l’obtention d’un secret d’affaires est considérée comme licite. Les situations envisagées à ce titre recouvrent notamment les découvertes et créations indépendantes, et « toute pratique qui, eu égard aux circonstances, est conforme aux usages commerciaux honnêtes ».

Il est également précisé que l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires ne saurait donner lieu à l’application des mesures, procédures et réparations prévues par la Directive, lorsqu’elle s’est produite dans l’une des circonstances suivantes :

« a) usage légitime du droit à la liberté d’expression et d’information;

b) révélation d’une faute, d’une malversation ou d’une activité illégale du requérant, à condition que l’obtention, l’utilisation ou la divulgation présumée du secret d’affaires ait été nécessaire à cette révélation et que le défendeur ait agi dans l’intérêt public ;

c) divulgation du secret d’affaires par des travailleurs à leurs représentants dans le cadre de l’exercice légitime de leur fonction de représentation;
d) respect d’une obligation non contractuelle ;

e) protection d’un intérêt légitime. »

On peut émettre des réserves relativement à l’imprécision de certaines de ces notions qui peuvent apparaître floues et susceptibles d’interprétations diverses en fonction des pays et dont il pourrait résulter une insécurité juridique et des disparités d’application au sein de l’Union, qui iraient à l’encontre de l’objectif d’harmonisation poursuivi par la Directive.

* Le Chapitre III est relatif aux mesures, procédures et réparations.

o L’article 8 met en place les moyens visant à garantir la protection du caractère confidentiel des secrets d’affaires au cours de procédures judiciaires « ayant pour objet l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicites d’un secret d’affaires ».

Ainsi, les Etats Membres doivent veiller :

– à ce que toute personne participant à une procédure judiciaire ne soit pas autorisée à utiliser ou divulguer un secret d’affaires dont elle aurait eu connaissance en raison de cette participation ;

– à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent « à la demande dûment motivée d’une partie », prendre les mesures nécessaires pour protéger le caractère confidentiel de tout secret d’affaires utilisé ou mentionné au cours de telle procédure. Parmi ces mesures figurent la restriction de l’accès à tout ou partie de documents soumis par les parties ou par des tiers, et aux audiences, ou encore la mise à disposition d’une version non confidentielle de toute décision judiciaire dans laquelle les passages contenant des secret d’affaires auront été supprimés.

Si elles étaient transposées en Droit Français, ces dispositions constitueraient à l’évidence des nouveautés.

o La Proposition de Directive prévoit en son article 9, en s’inspirant directement de la Directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au Respect des Droits de Propriété Intellectuelle, la mise en œuvre de mesures provisoires et conservatoires.

Ainsi, la cessation ou l’interdiction provisoire de l’utilisation du secret d’affaires, ou l’interdiction de produire ou de commercialiser des produits en infraction ou encore la saisie ou la remise de tels produits de façon à empêcher leur introduction ou leur circulation sur le marché sont expressément envisagées par la Proposition.

Une indemnisation « appropriée » est prévue si, au terme de la procédure engagée, il n’y a pas eu de détournement illicite.

L’article 11 prévoit les mesures d’exécution des décisions judiciaires ayant constaté l’appropriation illicite d’un secret d’affaires.

o Les dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi par le détenteur du secret d’affaires qui a été lésé (cf. Directive précitée du 29 avril 2004), sont prévus par l’article 13 et les modalités de calcul sont semblables à celles qui s’appliquent en matière de contrefaçon. Ainsi, les autorités judiciaires sont invitées à prendre en considération outre le préjudice moral, « tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant »

Il est également prévu que les autorités judiciaires peuvent, dans les cas appropriés, fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base d’éléments tels que le montant des redevances qui auraient été dues si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le secret d’affaires.

o Enfin, la Proposition de Directive instaure en son article 7 un délai de prescription relativement court. En effet, les recours ayant pour objet l’application des mesures et réparations prévues par la Directive pourront être formés « dans un délai d’un an au moins et de deux ans au plus à compter de la date à laquelle le requérant a pris connaissance du dernier fait donnant lieu à l’action, ou aurait dû en prendre connaissance».

Les informations commerciales non divulguées, plus communément appelées « secrets d’affaires », sont des informations gardées confidentielles afin de préserver un avantage compétitif. Elles sont d’une importance stratégique majeure pour la croissance, l’innovation et la compétitivité des entreprises.

Ils ne sont pas, en principe, protégés par des droits de Propriété Intellectuelle.

Les secrets d’affaires sont protégés de manière très hétérogène en Europe. Peu d’Etats Membres disposent de règles visant à cette protection, ce qui expose les acteurs économiques et leurs « secrets » ou savoir faire à une grande vulnérabilité.

La disparité entre les législations des Etats Membres et les inégalités dans le traitement et la protection des secrets d’affaires ne favorisent pas l’échange et le transfert d’informations entre entreprises d’Etats différents. Ainsi, les avantages concurrentiels des entreprises et le commerce transfrontier s’en trouvent menacés.

En outre, les entreprises innovantes sont de plus en plus confrontées à des actes malhonnêtes : vol, espionnage économique, non-respect d’exigences de confidentialité.

L’objectif poursuivi par la Proposition de Directive sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites, déposée le 28 novembre 2013 par la Commission Européenne (COM (2013) 813 Final), dont l’orientation générale a été adoptée par le Conseil de l’Union européenne lors du Conseil « Compétitivité » le 26 mai 2014, est de protéger de manière adéquate et harmonisée les secrets d’affaires et de renforcer leur protection contre leur appropriation illicite afin qu’ils puissent circuler de manière sécurisée.

Cette harmonisation favoriserait les conditions d’élaboration, d’échange et d’utilisation des secrets d’affaires, bien au-delà de ce qui existe dans le cadre de l’Organisation Mondiale du Commerce, dans l’accord sur les ADPIC (Accord sur les Droits de Propriété Industrielle).

Dans cette perspective, la Proposition de Directive fournit une définition commune du secret d’affaires. Elle prévoit des mesures pour assurer la confidentialité, encadre les circonstances dans lesquelles l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires devient illicite, et met en place les moyens permettant d’obtenir réparation en cas d’actes illicites.

Les informations commerciales non divulguées, plus communément appelées « secrets d’affaires », sont des informations gardées confidentielles afin de préserver un avantage compétitif. Elles sont d’une importance stratégique majeure pour la croissance, l’innovation et la compétitivité des entreprises.

Ils ne sont pas, en principe, protégés par des droits de Propriété Intellectuelle.

Les secrets d’affaires sont protégés de manière très hétérogène en Europe. Peu d’Etats Membres disposent de règles visant à cette protection, ce qui expose les acteurs économiques et leurs « secrets » ou savoir faire à une grande vulnérabilité.

La disparité entre les législations des Etats Membres et les inégalités dans le traitement et la protection des secrets d’affaires ne favorisent pas l’échange et le transfert d’informations entre entreprises d’Etats différents. Ainsi, les avantages concurrentiels des entreprises et le commerce transfrontier s’en trouvent menacés.

En outre, les entreprises innovantes sont de plus en plus confrontées à des actes malhonnêtes : vol, espionnage économique, non-respect d’exigences de confidentialité.

L’objectif poursuivi par la Proposition de Directive sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites, déposée le 28 novembre 2013 par la Commission Européenne (COM (2013) 813 Final), dont l’orientation générale a été adoptée par le Conseil de l’Union européenne lors du Conseil « Compétitivité » le 26 mai 2014, est de protéger de manière adéquate et harmonisée les secrets d’affaires et de renforcer leur protection contre leur appropriation illicite afin qu’ils puissent circuler de manière sécurisée.

Cette harmonisation favoriserait les conditions d’élaboration, d’échange et d’utilisation des secrets d’affaires, bien au-delà de ce qui existe dans le cadre de l’Organisation Mondiale du Commerce, dans l’accord sur les ADPIC (Accord sur les Droits de Propriété Industrielle).

Dans cette perspective, la Proposition de Directive fournit une définition commune du secret d’affaires. Elle prévoit des mesures pour assurer la confidentialité, encadre les circonstances dans lesquelles l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires devient illicite, et met en place les moyens permettant d’obtenir réparation en cas d’actes illicites.

I. Présentation de la Proposition de Directive

* La Proposition de Directive se propose en son chapitre I et sous son article 2 de donner une définition commune et uniforme du secret d’affaires.

Ainsi, trois critères permettent de le définir:

– il s’agit d’une information dite « secrète » qui n’est pas connue du milieu concerné et qui ne lui est pas aisément accessible ;

– cette information doit avoir une valeur commerciale en raison de son caractère secret. Cela signifie que sa connaissance par des tiers et notamment par des concurrents est de nature à procurer un avantage concurrentiel et des économies ;

– son détenteur doit avoir pris des dispositions et mesures « raisonnables » pour la garder secrète et ainsi pour préserver son caractère confidentiel.

Cette définition ne précise pas la nature des informations concernées. Il peut donc s’agir de tout type d’informations telles que commerciales, financières, techniques etc. On peut en revanche regretter l’imprécision de certaines notions comme par exemple le caractère « raisonnable » des dispositions prises par le titulaire pour préserver la confidentialité des informations qui peut conditionner la qualification de « secret d’affaires ».

* Le chapitre II de la Proposition de Directive définit les circonstances dans lesquelles l’obtention, l’utilisation et la divulgation d’un secret d’affaires sont illicites, permettant ainsi à son détenteur de demander l’application des sanctions et réparations prévues au chapitre III.

Le caractère illicite de l’appropriation découle de l’absence de consentement de la part du détenteur du secret d’affaires. Comme le précise l’article 3, il peut s’agir d’un accès non autorisé, d’un vol, d’un abus de confiance, du non respect d’un accord de confidentialité, et plus généralement de « tout comportement qui eu, égard aux circonstances, est considéré comme contraire aux usages commerciaux honnêtes ».

L’article 4 précise quant à lui un certain nombre d’exceptions en vertu desquelles l’obtention d’un secret d’affaires est considérée comme licite. Les situations envisagées à ce titre recouvrent notamment les découvertes et créations indépendantes, et « toute pratique qui, eu égard aux circonstances, est conforme aux usages commerciaux honnêtes ».

Il est également précisé que l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret d’affaires ne saurait donner lieu à l’application des mesures, procédures et réparations prévues par la Directive, lorsqu’elle s’est produite dans l’une des circonstances suivantes :

« a) usage légitime du droit à la liberté d’expression et d’information;

b) révélation d’une faute, d’une malversation ou d’une activité illégale du requérant, à condition que l’obtention, l’utilisation ou la divulgation présumée du secret d’affaires ait été nécessaire à cette révélation et que le défendeur ait agi dans l’intérêt public ;

c) divulgation du secret d’affaires par des travailleurs à leurs représentants dans le cadre de l’exercice légitime de leur fonction de représentation;
d) respect d’une obligation non contractuelle ;

e) protection d’un intérêt légitime. »

On peut émettre des réserves relativement à l’imprécision de certaines de ces notions qui peuvent apparaître floues et susceptibles d’interprétations diverses en fonction des pays et dont il pourrait résulter une insécurité juridique et des disparités d’application au sein de l’Union, qui iraient à l’encontre de l’objectif d’harmonisation poursuivi par la Directive.

* Le Chapitre III est relatif aux mesures, procédures et réparations.

o L’article 8 met en place les moyens visant à garantir la protection du caractère confidentiel des secrets d’affaires au cours de procédures judiciaires « ayant pour objet l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicites d’un secret d’affaires ».

Ainsi, les Etats Membres doivent veiller :

– à ce que toute personne participant à une procédure judiciaire ne soit pas autorisée à utiliser ou divulguer un secret d’affaires dont elle aurait eu connaissance en raison de cette participation ;

– à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent « à la demande dûment motivée d’une partie », prendre les mesures nécessaires pour protéger le caractère confidentiel de tout secret d’affaires utilisé ou mentionné au cours de telle procédure. Parmi ces mesures figurent la restriction de l’accès à tout ou partie de documents soumis par les parties ou par des tiers, et aux audiences, ou encore la mise à disposition d’une version non confidentielle de toute décision judiciaire dans laquelle les passages contenant des secret d’affaires auront été supprimés.

Si elles étaient transposées en Droit Français, ces dispositions constitueraient à l’évidence des nouveautés.

o La Proposition de Directive prévoit en son article 9, en s’inspirant directement de la Directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au Respect des Droits de Propriété Intellectuelle, la mise en œuvre de mesures provisoires et conservatoires.

Ainsi, la cessation ou l’interdiction provisoire de l’utilisation du secret d’affaires, ou l’interdiction de produire ou de commercialiser des produits en infraction ou encore la saisie ou la remise de tels produits de façon à empêcher leur introduction ou leur circulation sur le marché sont expressément envisagées par la Proposition.

Une indemnisation « appropriée » est prévue si, au terme de la procédure engagée, il n’y a pas eu de détournement illicite.

L’article 11 prévoit les mesures d’exécution des décisions judiciaires ayant constaté l’appropriation illicite d’un secret d’affaires.

o Les dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi par le détenteur du secret d’affaires qui a été lésé (cf. Directive précitée du 29 avril 2004), sont prévus par l’article 13 et les modalités de calcul sont semblables à celles qui s’appliquent en matière de contrefaçon. Ainsi, les autorités judiciaires sont invitées à prendre en considération outre le préjudice moral, « tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant »

Il est également prévu que les autorités judiciaires peuvent, dans les cas appropriés, fixer un montant forfaitaire de dommages-intérêts sur la base d’éléments tels que le montant des redevances qui auraient été dues si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le secret d’affaires.

o Enfin, la Proposition de Directive instaure en son article 7 un délai de prescription relativement court. En effet, les recours ayant pour objet l’application des mesures et réparations prévues par la Directive pourront être formés « dans un délai d’un an au moins et de deux ans au plus à compter de la date à laquelle le requérant a pris connaissance du dernier fait donnant lieu à l’action, ou aurait dû en prendre connaissance».

II. Présentation de la proposition de loi du 16 Juillet 2014

Dans le but d’anticiper la Directive, une proposition de loi relative à la protection du secret des affaires vient d’être déposée à l’Assemblée Nationale le 16 juillet 2014.

Il convient de rappeler qu’une précédente proposition de loi n° 3985 visant à sanctionner la violation du secret des affaires 22 novembre 2011 avait déjà été votée en première lecture par l’Assemblée Nationale en janvier 2012 mais n’avait finalement pas abouti.

La proposition de loi du 16 juillet 2014 envisage un dispositif qui associe une approche civile à une approche pénale. En cela, la proposition de loi complète la Proposition de Directive qui traite uniquement des aspects civils.

• Les dispositions civiles :

Il est prévu d’insérer au sein du livre premier du code de commerce, un titre V intitulé « Du secret des affaires » au sein duquel serait introduite une définition du secret des affaires calquée sur celle de la Proposition de la Directive (article L 151-1) ainsi qu’une définition des comportements illicites qui engagent la responsabilité civile de leur auteur (article L 151-2).

L’article L 151-3 introduit par ailleurs les mesures provisoires pouvant être sollicitées en référé ou sur requête pour faire cesser une atteinte au secret des affaires. A l’instar des mesures provisoires sollicitées en droit de la propriété intellectuelle, cet article impose au demandeur d’agir par la voie civile ou pénale dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance.

L’article L 151-4 met en place les mesures pouvant être ordonnées par le juge du fond visant à faire cesser ou à prévenir une atteinte au secret d’affaires, tandis que l’article L 151-5 s’attache à la réparation des conséquences dommageables de la violation du secret.

Concernant les réparations pécuniaires, la proposition de loi a pris quelques distances de rédaction par rapport à la Proposition de Directive et aux dispositions existantes relatives à la réparation du préjudice en matière d’atteinte à des droits de Propriété Intellectuelle.

Ainsi, les dispositions envisagées prévoient le versement de dommages et intérêts pour « compenser » les conséquences économiques négatives dont le manque à gagner et la perte subie par la personne lésée du fait de l’atteinte. Il est seulement prévu dans l’hypothèse où l’auteur de l’atteinte « avait connaissance du secret des affaires » et qu’il a réalisé des économies d’investissements ou retiré des bénéfices qui excèdent le montant des dommages et intérêts évalués en considération des conséquences économiques négatives, que le Tribunal pourra déterminer le préjudice en considération de ces économies ou bénéfices dans la limite de leur montant total.

Cette rédaction nous semble avoir été préférée pour éviter tous dommages et intérêts punitifs.

Autre nouveauté : l’article L151-5 prévoit que le Tribunal peut attribuer à la victime de l’atteinte les produits ayant pu être saisis. La valeur de ces produits ainsi attribués vient alors en déduction des dommages et intérêts éventuellement accordés.

L’article L 151-7 envisage enfin des règles protectrices du secret d’affaires dans le cadre de contentieux. Il se contente à cet égard d’encadrer les modalités de communication de pièces de nature à porter atteinte à un secret d’affaires.

• Les dispositions pénales :

La proposition de loi prévoit également de créer un chapitre II au sein du livre V instituant des « mesures pénales de protection du secret d’affaires ».
Ainsi, l’article L 151-8 prévoit de punir quiconque aura pris connaissance, révélé sans autorisation ou détourné une information protégée au titre du secret des affaires, de 3 ans d’emprisonnement et de 375.000 € d’amende. Des peines complémentaires sont également introduites.

L’article L 151-9 précise toutefois que ces sanctions ne sont pas applicables « dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation d’un secret » ou « à celui qui informe ou signale aux autorités compétentes des faits susceptibles de constituer des infractions ». Ainsi, le secret des affaires ne sera pas opposable à toute personne dénonçant une infraction, à l’image des journalistes.

L’article 6 de la proposition de loi introduit en outre dans le code de Procédure Pénale la possibilité d’un procès à huit clos pouvant être fondé sur le secret des affaires.

III. Quels apports de la Proposition de Directive et de la Proposition de Loi compte-tenu de l’état actuel des textes et de la jurisprudence

Il existe déjà des outils qui permettent, dans une certaine mesure, une protection simple et assez efficace du secret d’affaires.

Cependant, certaines évolutions législatives dans le domaine de la Propriété Industrielle sont de nature à susciter des interrogations sur les perspectives sérieuses d’une harmonisation qui semble pourtant souhaitée et sur la cohérence des textes, gage de sécurité juridique et d’efficacité.

III.A. Les outils existants

a) A titre d’exemple, la confidentialité est organisée par le Droit de la Propriété Intellectuelle qui prévoit des mesures destinées à garantir le secret des affaires, notamment dans le cadre de la recherche de la preuve de la contrefaçon.

Ainsi, la Directive 2004/48/CE du 29 Avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, rappelle expressément dans son considérant (20), qu’« étant donné que la preuve est un élément capital pour l’établissement de l’atteinte au droit de propriété intellectuelle, il convient de veiller à ce que des moyens de présenter, d’obtenir et de conserver les éléments de preuve existent effectivement.Les procédures devraient respecter les droits de la défense et être assorties des garanties nécessaires, y compris la protection des renseignements confidentiels. (…)».

Ainsi il est admis que, dans le cadre de la saisie-contrefaçon, le saisi dispose de moyens visant à assurer la confidentialité des documents appréhendés. Lors des opérations de saisie, il peut solliciter le placement sous scellés de documents qu’il juge confidentiels dans l’attente d’une procédure d’expertise qui aura pour objet de procéder au tri des informations en lien direct avec la contrefaçon alléguée. Postérieurement aux opérations de saisie, l’article R 615-4 du code de la Propriété Intellectuelle prévoit la possibilité pour «la partie saisie agissant sans délai et justifiant d’un intérêt légitime» de demander au Président du tribunal de «prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments».

Cette dernière faculté est cependant expressément réservée «à la demande de la partie saisie agissant sans délai », ce qui est susceptible de poser des difficultés lorsque la saisie-contrefaçon a été diligentée chez un tiers qui serait dépositaire d’un secret d’affaires appartenant à autrui comme, par exemple l’Agence Nationale de la Santé et du Médicament qui détient des informations hautement confidentielles contenues dans les dossiers d’Autorisation de Mise sur le Marché, accordées aux entreprises pharmaceutiques en vue de la commercialisation d’un médicament.

Dans ce cas, les tribunaux ont rappelé qu’il convient de concilier la nécessité de la preuve d’actes de contrefaçon et la protection légitime du secret des affaires (CA Paris – 6 décembre 2011 – PIBD 2012 n°957-III-150).

Mais il reste vrai qu’aujourd’hui, une pièce versée aux débats, susceptible de ce fait, d’être reprise dans un jugement, n’est pas couverte par la confidentialité et, en outre, peut être, sans restriction, utilisée dans d’autres procédures, même à l’étranger.

b) Des peines spécifiques sont également prévues par certains textes pour l’atteinte portée aux secrets de fabrique.

Ainsi, l’article L1227-1 du code du travail, repris par l’article L 621-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que « Le fait pour un directeur ou un salarié de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrication est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros. »

L’application de cet article est toutefois limitée par la nature des informations confidentielles révélées (la mise en œuvre de l’article est en effet réservée aux secrets de fabrication) et par la fonction de la personne à l’origine de la révélation (directeur ou salarié uniquement).

c) Enfin, des mécanismes plus généraux sont offerts au détenteur de secrets d’affaires tel que la pratique contractuelle d’accords ou clauses de confidentialité.

Ainsi, et en dehors de tout contrat, l’atteinte portée à des secrets d’affaires peut être réparée par le biais de la responsabilité civile et notamment sur le fondement de la concurrence déloyale ou du parasitisme qui vise à sanctionner la captation sans bourse délier de toute valeur économique d’une entreprise.

III.B. La cohérence des textes est-elle assurée ?

Il est par exemple permis de s’interroger sur la cohérence entre le but poursuivi par la Proposition de Directive et les futures Règles de Procédure applicables devant la Juridiction Unifiée des Brevets dont la création a été initiée par « l’Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet » signé le 19 février 2013 à Bruxelles.

Ces Règles (non encore adoptées dans leur version définitive) posent le principe de la publicité des débats et des écritures et pièces échangées devant la juridiction. Certes, une exception à cette publicité est prévue lorsque la Juridiction « décide, dans la mesure où cela est nécessaire, de les rendre confidentiels dans l’intérêt d’une des parties ou d’autres personnes concernées, ou dans l’intérêt général de la justice ou de l’ordre public » (article 45 Agreement on a United Patent Court). Mais la règle demeure la publicité.

Autre exemple : la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon facilite la recherche et l’obtention des preuves de la contrefaçon et l’on peut s’interroger sur l’importance accordée à la protection du secret d’affaires, dans le cadre de ces nouvelles dispositions.

En effet, la loi a institué un nouvel article pour chacun des droits de propriété intellectuelle qui vise à permettre au juge d’ordonner « d’office, ou à la demande de toute partie ayant qualité pour agir en contrefaçon » la production d’éléments de preuve détenus par les parties « même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée », et ce, avant même toute décision sur le fond.

Ces dispositions ne tendent-elles pas à privilégier la recherche de la preuve de la contrefaçon au détriment de la protection légitime des secrets d’affaires ? Il appartiendra aux parties et aux tribunaux d’être vigilants pour préserver cet équilibre difficile.

En conclusion :

Au regard des outils de protection déjà existant en France, il semble que l’avantage véritable de la Proposition de Directive réside dans l’harmonisation des législations dans tous les pays de l’Union de façon à favoriser les échanges et transferts d’informations confidentielles entre entreprises situées dans différents Etats Membres, d’une part et, d’autre part, dans l’introduction de mesures spécifiques à l’occasion de procédure judiciaires.

Nous pouvons toutefois émettre certaines réserves quant à l’imprécision de certaines notions trop vagues, dont les contours mériteraient un encadrement de manière à éviter une trop grande marge d’appréciation, notamment dans l’appréciation du caractère licite ou non de l’obtention ou de l’utilisation des secrets d’affaires. Sans ces précisions, nous pourrions craindre que les disparités d’application au sein des différents pays de l’Union ne réduisent significativement l’intérêt de cette Proposition de Directive.

Enfin, des textes trop spécifiques ou trop détaillés ne risquent-ils pas de produire des effets contraires au but recherché ?

Le recours à des notions telles que la concurrence déloyale ou le parasitisme, et plus généralement la responsabilité civile, permettent d’ores et déjà de sanctionner des comportements illicites, contraires aux usages loyaux du commerce.

Il faut que ces nouvelles dispositions lorsqu’elles seront adoptées et appliquées, démontrent leur efficacité.

La Cour d’appel de Paris a confirmé, le 4 avril 2014, le jugement de première instance qui a débouté la commune de Laguiole de ses demandes en nullité de marques ainsi qu’en pratiques commerciales trompeuses.

La commune de Laguiole avait agi en justice afin d’interdire aux tiers d’utiliser son nom à titre de marque, pour des produits (dont les fameux couteaux) qui ne sont pas fabriqués à Laguiole.

Ni le tribunal, ni la Cour n’ont fait droit à ses demandes, pourtant fondées sur de nombreux moyens.

L’arrêt d’appel a souligné les carences de l’argumentation de l’appelante dans la détermination des faits.

Pratiques commerciales trompeuses : le risque de confusion ne suffit pas

La commune aveyronnaise a soutenu que les entreprises utilisant le mot Laguiole cherchaient « à créer un rapport certain entre la commune et les produits du même nom», un rapport qu’elle considérait trompeur.

La Cour exige pour qualifier une pratique commerciale trompeuse, au sens de l’article L121-1 du code de la consommation, «la création d’une confusion et non pas d’un risque de confusion ».

La Cour décide en effet que « l’existence de pratiques commerciales trompeuses, génératrices de confusion pour le consommateur moyen quant à l’origine des produits commercialisés sous les marques ‘Laguiole’ du fait de l’indication de son nom », n’est pas établie.

Sur les demandes en nullité des marques

Le dépôt frauduleux nécessite la démonstration d’un préjudice

La commune arguait que les déposants connaissaient la nécessité pour elle de pouvoir disposer de son nom, et déduisait une intention de nuire du profit tiré de la renommée du signe.

La Cour souligne que la grande notoriété de Laguiole, tant nationale qu’internationale, n’est que prétendue et non prouvée.

Elle poursuit en indiquant qu’il revenait à la commune de démontrer en quoi les dépôts de ces marques préjudiciaient à ses propres attributions, d’expliciter les activités requérant l’usage du signe « Laguiole » dont un tel dépôt pourrait la priver.

La distinctivité déduite de l’absence de preuve de la descriptivité

La Cour analyse la distinctivité du mot laguiole, en tant que signe pouvant servir à la désignation de la provenance géographique de produits.

Remarquant que les marques déposées ne se composent jamais du seul signe Laguiole, la Cour indique que la commune ne démontre pas que le consommateur moyen perçoit les signes en cause comme la désignation de la provenance géographique des catégories de produits visées par les enregistrements.

La déceptivité : une erreur pouvant déterminer l’acte de d’achat

Selon la Cour, la commune n’a pas démontré le caractère déceptif de chacune des marques en cause au regard des produits visés à l’enregistrement.

L’existence d’un risque que le consommateur moyen se trompe sur l’origine de produits et que cette erreur détermine l’acte d’achat n’étant pas rapportée, la demande est rejetée.

L’atteinte au nom, à l’image et à la renommée d’une collectivité territoriale

La Cour relève que la preuve n’est pas rapportée que les marques en cause s’inscrivent dans les missions de service public qui sont assignées à la commune et qu’un risque de confusion en découle.

Qu’en outre, Laguiole ne démontre pas que l’usage des marques est de nature à préjudicier ses administrés ou les intérêts publics.

Sur la déchéance des marques litigieuses

L’usage trompeur de marque, visé par l’article L. 714-6 b) du CPI et l’article 12, §2 de la directive du 22 octobre 2008 et susceptible d’entraîner la déchéance d’une marque, suppose une tromperie effective ou un risque de tromperie suffisamment grave (CJCE, 30 mars 2006, Elizabeth Emanuel).

La Cour renvoie ici à son argumentation quant aux pratiques commerciales trompeuses et questionne la cohérence d’une argumentation qui soulève simultanément un usage trompeur et un défaut d’exploitation.

Sur ce dernier point, il convient de rappeler que l’action en déchéance pour défaut d’exploitation n’est pas une action ouverte à tous.

L’arrêt rappelle ainsi que cette action est réservée aux personnes intéressées et que celles-ci doivent faire la démonstration de leur intérêt.

En s’abstenant d’établir en quoi les produits ou services visés par l’enregistrement des marques concernées entravent ou sont susceptibles d’entraver l’activité de la commune, celle-ci ne démontre pas être une personne intéressée.

* *
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La loi Hamon (loi no 2014-344 du 17 mars 2014, art.73) contient des dispositions de nature à modifier la solution d’un tel conflit.

L’article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle institue les Indications Géographiques protégeant les Produits Industriels et Artisanaux. (IGPIA)

Comme l’ensemble des indications d’origine, leur protection est subordonnée à l’homologation préalable d’un cahier des charges.

La procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque désignant des produits similaires est désormais ouverte aux organismes de défense et de gestion se fondant sur une IGPIA. (L. 712-4)

De même, une collectivité territoriale a qualité pour initier cette procédure dans les cas prévus aux articles L. 711-4 h) et L. 721-2 du CPI.

En revanche, l’article L. 713-6 du CPI prévoit que le titulaire d’une marque antérieure ne peut s’opposer à une IGPIA identique ou similaire, « sauf lorsque la marque, compte tenu de sa notoriété et la durée de son usage, est à l’origine exclusive de la réputation ou de la connaissance par le consommateur du produit pour lequel une indication géographique est demandée ».

Il n’en reste pas moins que si l’utilisation de l’IGPIA porte atteinte à ses droits, le titulaire de la marque peut demander qu’elle soit limitée ou interdite.

La Directive 2006/24 du 15 mars 2006, modifiant la Directive « Vie privée et communications électroniques » de 2002, a été votée dans le cadre des accords Etats-Unis / Union européenne, après les événements du 11 septembre 2001 et les attentats du 11 mars 2004 à Madrid et du 7 juillet 2005 à Londres.

Son objectif consiste à harmoniser les lois des Etats membres en matière de rétention de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et ce au nom de la lutte contre des infractions graves telles que le terrorisme et la criminalité.

A cette fin, la directive prévoit l’obligation pour les fournisseurs de tels services et réseaux de conserver certaines données, dont des données à caractère personnel.

En l’espèce, la juridiction irlandaise ainsi que la cour constitutionnelle autrichienne ont demandé à la Cour de justice de l’Union Européenne d’examiner la validité de la Directive, notamment à la lumière de deux droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à savoir le droit au respect de la vie privée (article 7) et le droit à la protection des données à caractère personnel (article 8).

Plus particulièrement, le litige irlandais portait sur la conservation des données par les fournisseurs de services de communications téléphoniques, tandis que le litige autrichien concernait la loi interne de transposition qui permet le stockage d’une masse de types de données à l’égard d’un nombre illimité de personnes pour une longue durée.

Dans ses conclusions présentées le 12 décembre 2013, l’avocat général Cruz Villalón avait affirmé que « la Directive sur la conservation des données [était] dans son ensemble incompatible avec l’exigence, consacrée par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, selon laquelle toute limitation de l’exercice d’un droit fondamental doit être prévue par la loi ». Il a toutefois estimé qu’il y avait lieu de reporter les effets du constat d’invalidité, considérant que la Directive et ses transpositions devaient être modifiées « dans un temps raisonnable ».

Le dernier point de cet avis n’a pas été suivi par la Cour, qui a déclaré la Directive 2006/24 invalide ab initio, c’est-à-dire dès sa date d’entrée en vigueur, soit le 3 mai 2006.

Dans son arrêt du 8 avril 2014, la Cour constate, dans un premier temps, que les données à conserver, « prises dans leur ensemble, sont susceptibles de permettre de tirer des conclusions très précises concernant la vie privée des personnes dont les données ont été conservées, telles que les habitudes de la vie quotidienne, les lieux de séjour permanents ou temporaires, les déplacements journaliers ou autres, les activités exercées, les relations sociales de ces personnes et les milieux sociaux fréquentés par celles-ci » (point 27).

Dès lors, la Cour considère l’ingérence comme « particulièrement grave » (point 37).
La Cour devait donc, dans un second temps, vérifier que la conservation des données aux fins de permettre aux autorités nationales compétentes de disposer d’un accès éventuel à celles-ci répondait effectivement à un objectif d’intérêt général – en l’occurrence la contribution à la lutte contre la criminalité grave et à la sécurité publique – et si cette ingérence était proportionnée audit objectif.

A cet égard, le juge de l’Union considère que cette conservation n’est pas suffisamment encadrée afin de garantir que l’ingérence dans les droits fondamentaux concernés soit effectivement limitée au strict nécessaire.

En effet, la Directive en cause « couvre de manière généralisée toute personne et tous les moyens de communication électronique ainsi que l’ensemble des données relatives au trafic sans qu’aucune différenciation, limitation ni exception soient opérées en fonction de l’objectif de lutte contre les infractions graves » (point 57).

De plus, cette Directive ne prévoit aucun critère objectif qui permettrait de garantir que les autorités nationales compétentes n’aient accès aux données et ne puissent les utiliser qu’aux seuls fins de remplir l’objectif d’intérêt général susvisé.

Par ailleurs, la Cour ajoute que la durée de conservation des données, pouvant aller de 6 à 24 mois, n’est pas limitée au strict nécessaire dans la mesure où il n’existe aucune distinction entre les catégories de données en fonction de leur utilité éventuelle aux fins de l’objectif poursuivi.

Quant aux règles visant la sécurité et la protection des données conservées, la Cour constate que la Directive ne prévoit pas de garanties suffisantes contre les risques d’abus – notamment en ce qu’elle n’exige pas la destruction irrémédiable des données au terme de la durée de leur conservation – et qu’elle n’impose pas une conservation des données sur le territoire de l’Union, alors qu’il s’agit d’un élément essentiel du respect de la protection des personnes à l’égard du traitement de leurs données personnelles.

A la suite de cette décision, la France doit vérifier la conformité de sa législation et notamment le décret n°2006-358 du 24 mars 2006 relatif à la conservation des données des communications électroniques.

Par jugement en date du 28 janvier 2014, le Tribunal de commerce de Paris a fait application de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés à l’encontre de la société Google Inc. et plus particulièrement en raison de la mise en œuvre de son service Google Suggest.

Un particulier demandait à Google, en exercice de son droit d’opposition, de supprimer les suggestions négatives qui apparaissaient lorsque son nom était inscrit dans la barre de requêtes du moteur de recherche.

La question principale à laquelle devait répondre le tribunal de commerce était donc celle de savoir si la loi Informatique et Libertés (LIL) s’appliquait au présent litige.

L’article 2 de cette loi dispose qu’elle s’applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel lorsque le responsable de traitement remplit les conditions de l’article 5, c’est-à-dire qu’il est établi sur le territoire français ou, sans être établi sur le territoire français, si il recourt à des moyens de traitement situés sur le territoire français.

Le Tribunal de Commerce de Paris a considéré que l’apparition de la combinaison des termes litigieux dans les outils Google Suggest et Recherches Associées constituent un traitement de données personnelles au sens de l’article 2 de la LIL. Ils retiennent également la qualité de responsable du traitement à la société Google Inc. dans la mesure où elle a décidé, en élaborant l’algorithme à partir duquel fonctionnent les outils en cause, quelles seraient les données traitées, et dans quel but.

Par ailleurs, le tribunal de commerce estime que la société défenderesse dispose de moyens de traitement en se référant à l’avis 1/2008 du groupe de travail « article 29 » (G29) du 4 avril 2008 sur la protection des données, qui définit largement cette notion.

Enfin, pour ordonner à la société Google de supprimer les termes litigieux des suggestions apparaissant dans la barre de requêtes, les juges reconnaissent l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 38 de la LIL ; ils considèrent que le demandeur dispose d’un tel motif pour s’opposer au traitement dès lors que le mot clé litigieux, comportant une connotation négative en lien avec son passé pénal, crée un préjudice et une atteinte à sa notoriété ainsi qu’à sa réputation dans son domaine d’activité.

Ce jugement doit être lu en combinaison avec l’arrêt rendu par la CJUE le 13 mai 2014, et qui a également jugé que la directive sur les données personnelles est applicable au moteur de recherches de Google Inc.

Par jugement en date du 17 janvier 2014, le Tribunal de grande instance de Paris a rappelé qu’un nom de domaine ne peut constituer une antériorité opposable au sens de l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle que s’il fait l’objet d’une exploitation effective sous la forme d’un site internet.

En l’espèce, la demanderesse avait intenté, sur le fondement de son nom de domaine, une action en nullité d’une marque reproduisant partiellement son signe, à l’encontre d’une société dont elle avait confié à son gérant la réalisation du site internet auquel renvoyait ledit nom de domaine.

Les juges rejettent sa demande aux motifs que les formalités d’immatriculation ou d’hébergement du nom de domaine ne suffisent pas et que le fait que l’effectivité du fonctionnement du site internet n’ait jamais été menée à son terme empêche la demanderesse de bénéficier d’un droit antérieur à opposer à la marque litigieuse.

Cette solution n’est pas nouvelle et a déjà été adoptée par d’autres décisions qui ont exigé qu’un nom de domaine soit exploité, sa protection résultant de l’usage qui en est fait (voir en ce sens notamment : TGI Paris 18 octobre 2000 ; TGI Nanterre, 4 novembre 2002).

Dans un arrêt en date du 6 février 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne, saisie d’une question préjudicielle par le Højesteret (Danemark), a interprété le Règlement 1383/2003/CE relatif à l’intervention des autorités douanières à l’égard de marchandises soupçonnées de porter atteinte à certains droits de propriété intellectuelle (CJUE, 6 février 2014, Blomqvist, Aff. C-98/13).

La Cour s’est prononcée dans le cadre d’un litige qui opposait un ressortissant danois à la société Rolex au sujet de la destruction d’une montre de contrefaçon achetée par l’intermédiaire d’un site Internet chinois de vente en ligne et saisie par les autorités douanières.

La question était de savoir si le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle sur une marchandise vendue à une personne résidant sur le territoire d’un État membre à partir d’un site Internet de vente en ligne situé dans un pays tiers, bénéficie de la protection offerte par le Règlement 1383/2003/CE.

La CJUE a répondu par l’affirmative à la question en précisant qu’il n’est pas nécessaire que la marchandise en cause ait fait l’objet d’une offre de vente ou d’une publicité s’adressant aux consommateurs d’un Etat membre, mais que la protection bénéficie au titulaire des droits du seul fait de l’acquisition de la marchandise litigieuse.

Dans un arrêt du 6 février 2014 (CJUE, 06 février 2014, Leidseplein Beheer & De Vries, Aff. C-65/12), la Cour de Justice de l’Union Européenne, saisie d’une question préjudicielle par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) dans le cadre d’un litige opposant le titulaire de la marque « Red Bull Krating-Daeng » au titulaire de la marque « The Bulldog », a précisé la notion de « juste motif » consacrée à l’article 5§2 de la directive 89/104/CE rapprochant les législations des États membres sur les marques.

Pour rappel, ce juste motif permet d’écarter l’atteinte à une marque renommée.

La société requérante Red Bull considérait subir un préjudice résultant de la présence de l’élément verbal « Bull » dans la marque « The Bulldog » et affirmait à ce titre que cette dernière tirait indument profit de sa réputation, et ce malgré son existence antérieure.

La CJUE s’est prononcée sur la question de savoir si l’usage par un tiers d’un signe similaire à une marque renommée pour un produit identique à celui pour lequel cette marque a été enregistrée, pouvait être qualifié de « juste motif » au sens de l’article 5 §. 2 de la directive 89/104/CE, dès lors qu’il est avéré que ce signe a été utilisé antérieurement au dépôt de ladite marque.

Dans son arrêt, la Cour appréhende dans un premier temps la portée de la notion de «juste motif» et relève qu’elle peut « en sus des intérêts objectifs du requérant, se rattacher aux intérêts subjectifs de l’opérateur tiers ».

Elle envisage ensuite « les conditions dans lesquelles l’usage antérieur d’un signe similaire à celui d’une marque renommée est susceptible de relever de la notion de «juste motif», dès lors que ce signe a été utilisé antérieurement au dépôt la marque.

À cet égard, la Cour souligne qu’il convient de déterminer d’une part l’implantation dudit signe ainsi que la réputation dont il jouit auprès du public concerné et d’apprécier d’autre part l’intention de l’utilisateur du même signe.

Pour ce faire, elle indique qu’il importe de tenir compte du degré de proximité entre les produits et services pour lesquels le signe a été originairement utilisé et le produit pour lequel la marque renommée a été enregistrée, ainsi que de la pertinence économique et commerciale de l’usage du signe pour le produit en cause.

Dans ces conditions, la Cour a conclut que le titulaire d’une marque renommée peut se voir contraindre, en vertu d’un juste motif, de tolérer l’usage d’un signe similaire à sa marque par un tiers, lorsqu’il est avéré que ce signe a été utilisé de bonne foi avant le dépôt de la marque.

En contournant les mesures de sécurité, un particulier a copié et vendu sur la plateforme de vente en ligne eBay une version de Microsoft Office 2007 à divers acquéreurs alors qu’il n’avait obtenu aucune licence d‘utilisation de ces logiciels.

Il a alors été assigné devant le tribunal correctionnel en contrefaçon de logiciel ainsi qu’en contrefaçon de marque, dans la mesure où chaque reproduction de logiciels comportait le signe distinctif Microsoft.

La Cour d’appel de Bastia avait condamné le contrefacteur à réparer le préjudice subi résultant de la contrefaçon des droits d’auteur. Toutefois, elle avait relevé qu’il n’y avait pas lieu d’indemniser la partie civile du chef de la contrefaçon de marque au motif que les logiciels contrefaits étant conformes à l’œuvre originale, la marque Microsoft n’avait aucunement été altérée, de sorte que son image n’avait subi aucune dépréciation.

Dans un arrêt du 10 décembre 2013, la Cour de cassation a cassé la décision des juges du fond sur ces dispositions, aux visas des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, et de l’article 1382 du code civil.

Elle a considéré que la Cour d’appel avait méconnu le sens et la portée de ces textes dont il résulte qu’il appartient aux juridictions du fond de réparer le préjudice dont elles reconnaissent le principe.

Ce principe avait précédemment été rappelé dans une affaire où le contrefacteur avait reproduit, en violation des droits de leurs auteurs, des œuvres de l’esprit en téléchargeant et en gravant 25 cédéroms de jeux vidéo ainsi qu’en donnant accès, via le peer-to-peer, à des liens pointant vers des fichiers contenant des œuvres musicales et cinématographiques. (Cass. crim,. 21 février 2012, n° pourvoi : 11-80738)

La loi n°2014-315 du 11 mars 2014 a pour objet, dans le prolongement de la loi du 29 Octobre 2007 visant à renforcer la lutte contre la contrefaçon, de modifier le Code de la Propriété Intellectuelle et le Code des Douanes, afin de renforcer l’arsenal juridique français de manière à lutter plus efficacement encore contre les actes de contrefaçon.

Les nouvelles dispositions (présentées ci-dessous) visent principalement à poursuivre la spécialisation des juridictions civiles en matière de propriété intellectuelle, « améliorer » les dédommagements civils accordés aux victimes de contrefaçon, accorder aux titulaires de droits des moyens de preuve renforcés, étendre et renforcer les moyens d’action des douanes et aligner l’ensemble des délais de prescription du Code de la Propriété Intellectuelle sur le délai quinquennal de droit commun.

Dispositions relatives à la spécialisation des juridictions civiles

Les nouvelles dispositions adoptées étendent la compétence du Tribunal de Grande Instance de Paris, aux inventions de salariés.

Initialement, la proposition de loi prévoyait également de spécialiser le Tribunal de Grande Instance de Paris en matière d’indication géographique. Un amendement supprimant cette spécialisation a été adoptée, la commission des lois du Sénat ayant relevé que ce contentieux comportait par nature une importante dimension locale, de sorte que sa concentration à Paris ne semblerait pas opportune d’un point de vue pratique et géographique.

Dispositions relatives à « l’amélioration » des dédommagements civils

Les nouvelles dispositions adoptées qui tendent à augmenter sensiblement l’indemnisation des titulaires de droits dans le cadre d’une action en contrefaçon, prévoient désormais que la juridiction prend en considération, « distinctement », pour fixer les dommages et intérêts, les trois chefs de préjudice suivants :

– Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée ;
– Le préjudice moral causé à cette dernière ;
– Les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirés de la contrefaçon.

La proposition de loi initiale prévoyait la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon dans l’hypothèse où la juridiction aurait estimé que les sommes qui découlent des premiers alinéas ne répareraient pas l’intégralité du préjudice subi par la partie lésée.

Cette disposition n’a pas été maintenue pour éviter le risque de voir apparaître des dommages et intérêts punitifs contraires à la volonté des instances communautaires (Directive n°2004/48 du 29 Avril 2004 – considérant 26) et aux principes classiques de réparation du préjudice (« tout le préjudice, rien que le préjudice »).

L’allocation au titulaire du droit, à titre d’alternative pour le cas où la partie lésée en fait la demande, d’une somme forfaitaire, a été maintenue par les nouvelles dispositions adoptées qui ajoutent toutefois que cette somme qui « est supérieure » au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte, « n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».

Dispositions tendant à clarifier la procédure du droit à l’information

Les nouvelles dispositions adoptées visent à clarifier le fait que le droit à l’information (procédure créée par la loi du 29 Octobre 2007 qui permet au titulaire de droits d’obtenir des informations sur l’origine et les réseaux de distribution de la contrefaçon alléguée) peut être mis en œuvre par le juge saisi au fond avant toute condamnation pour contrefaçon (il peut être sollicité désormais pour des faits simplement « argués de contrefaçon » et il n’est plus nécessaire que la contrefaçon ait été antérieurement constatée et par le juge des référés).

Cette solution était déjà entérinée par la jurisprudence.

Par ailleurs, toujours dans le souci de rendre plus efficace cette mesure, la loi a supprimé les dispositions qui précisaient de manière exhaustive la nature des documents et des informations susceptibles d’être communiqués au titulaire du droit et qui avaient essentiellement pour vocation d‘informer sur les réseaux et circuits des produits contrefaisants. Toutes les informations pertinentes pourront désormais être sollicitées, sans être limitées aux nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, grossistes destinataires et détaillants, ainsi qu’aux quantités produites livrées commercialisées et au prix obtenu.

Dispositions relatives au droit de la preuve

Les nouvelles dispositions adoptées prévoient désormais que le juge peut ordonner la production d’éléments de preuve détenus par les parties, indépendamment de la saisie-contrefaçon. Ainsi, pour chacun des droits de Propriété Intellectuelle, un nouvel article est ainsi rédigé :

« La juridiction a le pouvoir d’ordonner d’office, ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article … ».

Concernant la sanction du défaut de saisine du juge à la suite d’une saisie-contrefaçon, les nouvelles dispositions adoptées visent à aligner la procédure prévue en matière de droit d’auteur (dont le texte actuel prévoit la mainlevée c’est-à-dire l’annulation des seuls effets réels de la saisie) sur les règles actuelles en matière de Propriété Industrielle qui prévoient la nullité de droit de la saisie, y compris donc de la description.

Rappelons que cette sanction est prévue si le juge n’est pas saisi par le titulaire du droit dans un délai de 20 jours ouvrables ou 31 jours civils, si ce délai est plus favorable, à compter de la saisie-contrefaçon.

Il est à noter que la proposition de loi initiale visait à l’inverse à cantonner la sanction du défaut de saisine du juge à la mainlevée et ce, quel que soit le droit de Propriété Intellectuelle.

Enfin, le texte relatif aux droits d’auteur, qui seul a donc été modifié, prévoit que le saisissant, pour valider la saisie-contrefaçon, doit se pourvoir au fond dans un délai fixé par voie réglementaire, par la voie civile ou pénale ou encore « avoir déposé une plainte devant le Procureur de la République ».

Cette précision n’est en revanche pas mentionnée pour les autres droits de Propriété Intellectuelle, dont les dispositions qui prévoyaient déjà la sanction de la nullité, sont restées inchangées. On peut regretter cette absence d’harmonisation qui laissera planer une incertitude sur la possibilité de valider une saisie-contrefaçon en matière de marque, dessin et modèle par une simple plainte devant le Procureur de la République, comme cela est désormais possible en matière de droits d’auteur.

Cette précision aurait été importante dans la mesure où le dépôt d’une plainte simple n’implique par la mise en mouvement de l’action publique.

Dispositions relatives au renforcement des moyens d’action des douanes

Les nouvelles dispositions adoptées (article 6) prévoient d’étendre le régime civil et pénal de prohibition à tous les droits de Propriété Intellectuelle et à tous les régimes et situations douaniers, à savoir : « importations, exportations, transbordements et détentions aux fins précitées ».

L’article 7 prévoit, quant à lui, d’harmoniser la procédure de retenue douanière de marchandises soupçonnées de contrefaçon avec le droit communautaire, ainsi qu’à l’étendre aux droits de Propriété Intellectuelle pour lesquels elle n’existe pas, à savoir les brevets d’invention, les obtentions végétales et les indications géographiques.

Des procédures de destruction simplifiées qui n’étaient pas prévues initialement dans la proposition de loi ont été introduites par voie d’amendements gouvernementaux adoptés par le Sénat en première lecture pour se conformer au Règlement européen du 12 Juin 2013 n°608/2013 concernant le contrôle par les autorités douanières du respect des droits de propriété intellectuelle.

Dispositions relatives aux délais de prescription

L’article 16 de la loi aligne l’ensemble des délais de prescription du Code de la Propriété Intellectuelle sur le délai quinquennal de droit commun.

Les parties en vert correspondent aux ajouts qui seront intégrés dans les textes actuels du Code de Propriété Intellectuelle

Par un arrêt en date du 13 février 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne a considéré que l’insertion sur un site Internet d’un lien hypertexte renvoyant à une œuvre protégée librement accessible sur un autre site internet n’est pas un acte de communication au public au sens de l’article 3§1 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 et ne nécessite pas en conséquence l’autorisation préalable du titulaire des droits d’auteur (CJUE, 13 février 2014, Svensson, Aff. C-466/12).

Saisie par la juridiction suédoise de quatre questions préjudicielles, la CJUE s’est prononcée dans le cadre d’un litige qui opposait des journalistes, auteurs de plusieurs articles de presse, à l’exploitant d’un site Internet fournissant à ses clients une liste de liens hypertextes qui renvoyaient vers ces articles.

La Cour a regroupé les trois premières questions autour de celle de savoir si la création sur un site Internet de liens hypertextes renvoyant vers des œuvres protégées, librement accessibles sur un autre site Internet, constitue un acte de communication au public.

La Cour a tout d’abord rappelé les éléments cumulatifs qui composent la notion de communication au public, à savoir tout acte de mise à disposition d’une œuvre au public de manière à ce que dernier puisse y avoir accès, pour considérer que la fourniture de liens hypertextes vers des œuvres protégées peut constituer un acte de communication.

Néanmoins, la Cour a rappelé ensuite que la communication devait être adressée à un public nouveau, celui-ci étant défini comme celui qui n’a pas été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lors de l’autorisation de la communication initiale, pour constituer une atteinte aux droits d’auteur.
Or, en l’espèce, les œuvres protégées étant librement disponibles et accessibles sur Internet, il convient de considérer les utilisateurs du site Internet en cause comme faisant partie du public déjà pris en compte parmi les destinataires potentiels de la communication initiale.
Dans ces conditions l’établissement de liens renvoyant vers ces contenus ne constitue pas un acte de communication au public et ne relève donc pas de la protection par le droit d’auteur.

Enfin, en réponse à la quatrième question préjudicielle, la CJUE a également affirmé qu’un Etat membre ne pouvait pas prévoir une notion plus large de communication au public que celle prévue par l’article 3§1 de la Directive 2001/29/CE.

Une personne physique prétendant être l’auteur, le compositeur et l’interprète de douze chansons enregistrées sur un disque vinyle, reproche leur reproduction, sans son autorisation, sur un CD pressé en Autriche par une société autrichienne et commercialisé par des sociétés britanniques sur différents sites internet accessibles notamment depuis son domicile à Toulouse. L’auteur a assigné la société autrichienne en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de ses droits d’auteur.

La société autrichienne a soulevé l’incompétence des juridictions françaises.

La Cour d’appel de Toulouse a jugé que les juridictions françaises étaient incompétentes pour connaître du litige en considérant que la réglementation européenne n’apporterait que des précisions exceptionnelles au principe général de compétence en matière délictuelle (lieu du domicile du défendeur ou lieu de réalisation du dommage).

La Cour de Cassation a saisi la Cour de Justice de l’Union européenne de questions préjudicielles et notamment sur l’interprétation de l’article 5, point 3, du règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale.

Par un arrêt du 3 octobre 2013 (C-170/12), la Cour de Justice de l’Union européenne a considéré que ledit article doit être interprété en ce sens que, en cas d’atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d’auteur garantis par l’Etat membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente pour connaître de l’action en responsabilité introduite par l’auteur d’une œuvre à l’encontre d’une société établie dans un autre Etat membre et ayant, dans celui-ci, reproduit ladite œuvre sur un support matériel qui est ensuite vendu par des sociétés établies dans un troisième Etat membre, par l’intermédiaire d’un site internet accessible également dans le ressort de la juridictions saisie. La juridiction saisie n’est compétence que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’Etat membre dont elle relève.

Dans un arrêt du 22 janvier 2014, la Cour de cassation a annulé la décision des juges du fond en considérant que l’accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d’un site internet commercialisant le CD argué de contrefaçon est de nature à justifier la compétence de cette juridiction, lieu de matérialisation du dommage allégué.

Par un arrêt de cassation en date du 7 janvier 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté des précisions sur le point de départ de l’action en revendication d’un brevet européen avec revendication de la priorité du dépôt du brevet français dont l’action en revendication de ce dernier était prescrite.

En l’espèce, un inventeur détenait un brevet français qui avait été délivré le 2 juin 2000. Revendiquant la priorité de ce dépôt, il avait par la suite déposé un brevet européen dont mention de la délivrance avait été publiée le 3 juillet 2002. Le 3 avril 2003, le brevet français avait cessé de produire ses effets conformément à l’article L.614-13 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit la substitution du brevet européen au brevet français dans la mesure où ils portent sur la même invention.

Le 17 novembre 2004, soit plus de quatre ans après la délivrance du brevet français mais moins de trois ans après celle du brevet européen, une personne qui avait entretenu des relations professionnelles avec le titulaire des brevets avait engagé une action en revendication des deux brevets.

La question était donc de déterminer si le demandeur n’était pas prescrit dans son action en revendication du brevet européen.

Au visa des articles L.611-8 et L.614-3 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 2 et 64 de la Convention de Munich sur le brevet européen, la Cour a cassé l’arrêt d’appel, qui avait retenu la solidarité des prescriptions entre les brevets, au motif que le délai de prescription triennale pour agir en revendication du titre européen n’avait commencé à courir qu’à compter de la date de publication du brevet européen et non à compter de celle du brevet français.

La Cour de Cassation a donc considéré que la demande de brevet européen, bien que revendiquant la priorité du dépôt du brevet français, avait prorogé le délai de prescription et que de ce fait, il n’existait pas de solidarité entre les prescriptions.

Les affaires relatives au site internet « VENTE-PRIVEE.COM » auront marqué la fin de l’année 2013 avec deux décisions de la troisième chambre du Tribunal de grande instance de Paris des 28 novembre et 6 décembre 2013 qui peuvent paraître contradictoires mais qui sont en réalité complémentaires.

En effet, si le Tribunal de grande instance de Paris n’a pas retenu l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque verbale française de la société Vente-privee.com dans la première affaire, la seconde affaire a consacré la notoriété des signes distinctifs « vente-privee », « vente-privee.com » et « vente-privee.fr » tant à titre de marques semi-figuratives que de dénomination sociale, nom commercial, enseigne et noms de domaine.

Dans un jugement en date du 28 novembre 2013, le Tribunal a annulé la marque verbale française « vente-privee.com » aux motifs qu’au jour du dépôt, les termes venteprivee.com étaient entièrement descriptifs des services désignés en classe 35 pour toute personne désirant acheter des produits de marques « dégriffés ». Il a en outre considéré que le fait d’adjoindre la désinence « .com » indiquait seulement que le service de ventes privées était offert en ligne et n’était pas de nature à créer une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des éléments composant le signe.

Dans un second temps, le Tribunal était amené à apprécier si cette marque n’avait pas acquis une distinctivité par l’usage.

En l’occurrence, la société demanderesse Vente-privee.com ne rapportait que la preuve de la reconnaissance de l’enseigne, confondant ainsi cette notion avec la notoriété du signe « vente-privee.com » à titre de marque.

Dans ces circonstances, le juge a considéré qu’elle ne démontrait pas que la partie nominale de la marque avait acquis, à titre de marque, une distinctivité telle qu’elle lui permettait de s’approprier des termes génériques et a donc ainsi annulé la marque verbale française « vente-privee.com », faisant ainsi droit à la demande de la société exploitant le site internet showroomprivé.com, nom de domaine également déposé à titre de marque.

A l’inverse, dans la seconde affaire du 6 décembre 2013, le Tribunal, a reconnu le caractère notoire des marques semi-figuratives distinctives « vente-privee » et « vente-privee.com », notamment pour désigner les services relatifs à la publicité, à la promotion et à la diffusion d’annonces publicitaires.

Il a considéré que le titulaire exerçait sous ces signes des activités notoires dans le domaine de la vente et de la promotion de ventes sur Internet et que par conséquent, ces trois marques semi-figuratives étaient connues d’une partie significative du public concerné pour les services susvisés.

En outre, le Tribunal a retenu le caractère notoire du signe « vente-privee.com » à titre de dénomination sociale, de nom commercial, d’enseigne et de nom de domaine, ainsi que le caractère notoire du nom de domaine « vente-privee.fr », en se fondant notamment sur de nombreux articles de presse évoquant la société et ses activités sur Internet.

En consacrant le caractère notoire de ses titres, les juges ont accueilli les demandes de la société Vente-privee.com fondées sur l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle et sur la concurrence déloyale et parasitaire.

L’atteinte aux marques notoires a en effet été reconnue par les juges, qui ont considéré que le titulaire des noms de domaine litigieux (« venteprivees.com », « ventprivee.com », « vente-priveee.com », « ventprive.com ») avait eu « pour intention de s’attirer le public d’internautes étant à la recherche du site de la demanderesse […] pour lui proposer les liens publicitaires lui procurant des revenus en cas de « clic », ce qui constitue un usage injustifié du pouvoir d’attraction des marques de la demanderesse ».

Les juges ont également caractérisé des actes de concurrence déloyale et parasitaire pour atteinte portée à la dénomination sociale, au nom commercial, à l’enseigne et aux noms de domaine de la société Vente-privee.com, dès lors que le titulaire des noms de domaine litigieux avait « manifestement eu l’intention d’attirer sur ses sites proposant des liens publicitaires rémunérateurs des internautes qui auraient confondu l’adresse URL du site de la demanderesse avec ceux qu’il a enregistré […] et il a également cherché à tirer profit de la vente de ces trois noms de domaine dont le caractère attractif pour un public français n’était manifestement dû qu’à leur très forte similarité avec les différents signes distinctifs de la société Vente-privee.com, dont la valeur et la notoriété sont le fruit d’investissements humains et financiers considérables ».

Dans ces conditions, les juges ont ordonné, à titre de mesures provisoires et conservatoires, la cessation de toute exploitation des noms de domaine litigieux sous astreinte et ont accordé à la demanderesse une provision d’un montant de 15.000,00 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices consécutifs aux atteintes susvisées.

De février à octobre 2012, le G29 –le groupe des autorités européennes de protection des données personnelles a procédé à un examen de la conformité des règles de confidentialité de Google au regard de la législation européenne en matière de protection des données.

En effet, à compter du 1er mars 2012, les règles de confidentialité des données du moteur de recherches ont été modifiées. L’examen de ces nouvelles pratiques révélant des insuffisances au regard de la législation européenne, Google a été mis en demeure de se mettre en conformité dans un délai de 4 mois.

D’autres procédures répressives à l’encontre de Google ont ensuite été lancées par d’autres CNIL européennes (les CNIL allemande, espagnole, italienne, néerlandaise et anglaise).

Le 10 juin 2013, la CNIL française a mis Google en demeure de remédier à ses manquements au regard de la loi « Informatique et libertés » et ce, dans un délai de trois mois.

L’examen par la CNIL française des pratiques du moteur de recherches a en effet mis en exergue les manquements suivants:

– violation de l’obligation de définir « des finalités déterminées et explicites » pour la collecte des données à caractère personnel (article 6-2° de la loi « Informatique et libertés ») ;

– violation de l’obligation d’informer les utilisateurs (article 32-I) ;

– violation de l’obligation de définir une durée de conservation des données (article 6-5°) ;

– violation de l’obligation de disposer d’une base légale pour les traitements relatifs à la combinaison des données (article 7) ;

– violation de l’obligation de procéder à une collecte et à un traitement loyal des données (article 6-1°) ;

– violation de l’obligation d’obtenir l’accord de la personne avant d’inscrire des informations dans son équipement terminal de communications électroniques ou d’accéder à celles-ci par voie de transmission électronique (article 35-II).

Il a ainsi été demandé, entre autres, à Google de mettre l’utilisateur en mesure de connaître l’utilisation de ses données et de la maîtriser :

– en définissant notamment « des finalités déterminées et explicites afin de permettre aux utilisateurs d’appréhender concrètement les traitements portant sur leurs données à caractère personnel » ;

– « définir une durée de conservation des données à caractère personnel traitées qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées » ;

-« ne pas procéder, sans base légale, à la combinaison des données des utilisateurs » ;

-« informer les utilisateurs puis obtenir leur accord préalable avant d’installer des cookies dans leurs terminaux ».

Le 19 septembre 2013, soit le dernier jour du délai, la société Google Inc a annoncé son refus de remédier aux manquements relevés par la CNIL. C’est pourquoi cette dernière a lancé le 27 septembre 2013 une procédure formelle de sanction à son encontre.

Les différentes procédures lancées à l’encontre de Google par les CNIL européennes peuvent toutes aboutir à des sanctions financières.

En mars 2011, la CNIL française avait déjà condamné Google a une amende de 100 000 euros pour la collecte de données effectuées par Google Cars.

La CNIL française ne peut infliger au maximum qu’une amende de 150 000 euros.

Dans un arrêt du 24 septembre 2013, la Cour de cassation a jugé que la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constituait un dénigrement, peu important que cette information soit exacte.

En l’espèce, la société Application Des Gaz fabrique et commercialise des appareils fonctionnant au gaz ainsi que les cartouches correspondantes, notamment des cartouches de gaz butane de 190 grammes. La société de droit italien Plein Air, qui commercialise ses produits en France par la société K France, est un concurrent direct.

S’étant aperçue de la commercialisation par son concurrent d’un produit ne répondant pas aux normes en vigueur pour ce type de bouteilles de gaz, la société Application Des Gaz a envoyé une lettre de mise en demeure à certains distributeurs pour les informer de cette non-conformité.

C’est dans ces conditions que les sociétés Plein Air et K France ont assigné la société Application Des Gaz en paiement de dommages-intérêts pour des actes de concurrence déloyale par dénigrement.

Les juges du fond ont condamné la société Application Des Gaz au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 20.000 euros, et ont ordonné la publication d’un bandeau couvrant partiellement la page d’accueil des sites dédiés à ses services pendant deux mois et d’un communiqué dans deux revus à ses frais.

Concernant la réparation du préjudice d’image, la Haute juridiction précise que la mesure de publication ordonnée par les juges du fond n’est pas une sanction mais bien une mesure de réparation décidée souverainement par les premiers juges.

Il résulte de cet arrêt que lorsque la critique, même objective et avérée, porte sur le produit d’un concurrent, « l’exceptio veritatis » n’est pas admise dans le cadre d’une action en dénigrement (au contraire d’une action en diffamation).

Dans un arrêt du 9 juillet 2013 la Cour de cassation a jugé que la contestation de la validité du brevet d’un concurrent ne constitue pas en soi un acte de dénigrement.

En l’espèce, lors de l’introduction en bourse de la société Metabolic Explorer, la société Holditech Heurisko a adressé une lettre à l’Autorité des Marchés Financiers l’informant de la contestation de la validité, contestant la propriété de certains brevets de son concurrent. Cette information a par la suite été reprise par la presse ainsi que des sites internet spécialisés. C’est dans ces conditions que la société Metabolic Explorer a fait assigner la société Holditch Heurisko ainsi que son président en dommages-intérêts pour concurrence déloyale par dénigrement.

La Cour de Cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 18 janvier 2012 ayant débouté la société demanderesse, et relève que la société Holditech Heurisko pouvait légitimement s’adresser au régulateur boursier pour lui faire part de ses contestations de droits de propriété intellectuelle de son concurrent.

De plus, l’arrêt retient que la preuve n’est pas rapportée que les diverses publications étaient imputables à la société Holditech Heurisko.

En outre, cette dernière ne mettait pas en cause la qualité des produits et services ou la capacité productive de son concurrent, mais la régularité de ses titres de propriété intellectuelle.

La Cour de Cassation relève que la contestation de la validité du brevet d’un concurrent ne constitue pas en soi un acte de dénigrement, sauf à faire systématiquement dégénérer en abus de droit la publicité des actions en contestations de droits de propriété intellectuelle engagées par des sociétés, ou leurs sites internet. A ce sujet, la Cour souligne que la société Metabolic Explorer avait elle-même publié sur son site des formations relatives aux actions en contestation de droits de propriété intellectuelle de concurrents.

Dans un arrêt du 9 juillet 2013 (n°12-22.166), la Cour de cassation a sanctionné la reproduction servile de meubles sur le fondement de la concurrence déloyale.

En l’espèce, la société Christian Liaigre, qui conçoit et commercialise des meubles et accessoires mobiliers, avait confié à un fabricant de meubles les plans de six canapés et sièges afin que celui-ci fabrique un prototype de ces modèles. Ces derniers n’ont pas vu le jour.

Plus tard, le fabricant de meubles décide de commercialiser lui-même les meubles. Lorsque la société Christian Liaigre s’en aperçoit, elle fait procéder à une saisie, puis assigne le fabricant en réparation de son préjudice sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme.

La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt en date du 30 mai 2012, avait retenu que le simple fait de copier du mobilier n’est nullement fautif dès lors qu’il s’agit d’éléments usuels communs à toute une profession et pour lesquels il n’est pas justifié de droits de propriété intellectuelle et d’un effort créatif.

La haute juridiction casse et annule cet arrêt. Elle rappelle que constitue un acte de concurrence déloyale la copie servile d’un produit commercialisé par une entreprise susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle.

Il découle donc de cet arrêt que le fait de copier un meuble peut être fautif, même s’il incorpore des éléments usuels communs à toute une profession et pour lesquels il n’est pas justifié de protection par le droit d’auteur.

Le risque de confusion découle alors de la fabrication et de la vente de produits similaires à ceux commercialisés par le concurrent.

Dans deux arrêts en date du 18 juin et du 12 juillet 2013, la Cour de cassation a conforté la procédure permettant à l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) de bloquer les sites internet non-agréés, en considérant qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer des questions prioritaires de constitutionnalités portant sur l’article 61 al.2 de la loi du 12 mai 2010 devant le Conseil constitutionnel.

L’article 61 alinéa 2 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, dispose que :

(…)

« En cas d’inexécution par l’opérateur intéressé de l’injonction de cesser son activité d’offre de paris ou de jeux d’argent et de hasard, le président de l’Autorité de régulation des jeux en ligne peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’ordonner, en la forme des référés, l’arrêt de l’accès à ce service aux personnes mentionnées au 2 du I et, le cas échéant, au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ».

En substance, cet article concerne le droit du président de l’ARJEL de solliciter la justice pour qu’elle ordonne le blocage de sites non-agréés de jeux en ligne.

En l’espèce, Darty Télécom s’était opposé fin 2012 à trois arrêts rendus par la Cour d’appel de Paris qui confirmaient l’obligation pour les Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI) de bloquer l’accès à des sites de jeux d’argent en ligne non homologués par l’ARJEL.

La Cour de Cassation considère que cette possibilité accordée au Président de l’ARJEL ne constitue ni une peine, ni une sanction ayant le caractère d’une punition, de sorte que ni le principe de la présomption d’innocence, ni le principe du contradictoire ne trouvent à s’appliquer à cette procédure.

Les juges confirment ainsi la possibilité accordée au Président de l’ARJEL de solliciter la justice, et plus particulièrement le Tribunal de grande instance de Paris, afin de bloquer les sites non-agréés, dès lors que l’éditeur d’un tel site n’a pas déféré sous 8 jours à une mise en demeure adressée par le Président de l’ARJEL.

Par un jugement en date du 31 mai 2013, le Tribunal de commerce de Paris a refusé à une plateforme de vente en ligne le bénéfice du régime de responsabilité protecteur créé par l’article 6-I-2° de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (dite « loi LCEN ».)

En l’espèce, une plateforme organisait la mise en relation entre vendeurs particuliers ou professionnels et acheteurs. Elle a mis fin à son activité durant l’année 2012.

La plateforme fut assignée le 25 mars 2011 devant le Tribunal de commerce pour concurrence déloyale. Il lui était reproché d’avoir diffusé de 2010 à 2011 des vêtements sur lesquels le demandeur, une société spécialisée dans le textile, prétendait détenir un contrat de licence.

La plateforme a alors invoqué le statut d’intermédiaire technique afin de bénéficier du régime de responsabilité aménagé pour les hébergeurs.

Cependant, le Tribunal de commerce retient que son activité ne se limitait pas au « support technique » mais que d’une part

-le site « autorisait la recherche via des mots clé pertinents »
-« organisait l’anonymat tant des acheteurs que des vendeurs »
-et enfin organisait les échanges entre vendeurs et acheteurs en assurant un rôle de séquestre, ce qui garantissait qu’aucune des parties « n’ait à craindre la défaillance de la contrepartie. »

Et que d’autre part le dirigeant de la plateforme avait lui-même revendiqué dans la presse le statut de courtier en ligne.

Dans ces circonstances, le Tribunal a jugé que la plateforme exerce une activité de courtier en ligne et ne peut, à ce titre, bénéficier des dispositions de la loi LCEN.

La société Sollac, aux droits de laquelle venait la société Arcelor Mittal France, avait exercé son droit d’attribution d’une invention hors mission attribuable, réalisée par deux salariés et ayant fait l’objet d’une demande de brevet français et de demandes de brevets européen et canadien.

Dans le cadre du pourvoi qu’elle avait formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 9 mai 2012 par la Cour d’appel d’Aix en Provence, la société Arcelor Mittal France contestait la méthode d’évaluation qui avait été adoptée par la Cour pour fixer le « juste prix » devant être versé à l’un des co-inventeurs en contrepartie de cette attribution.

Dans son arrêt du 9 juillet 2013, la Cour de cassation rappelle que le fait générateur du paiement du juste prix est la réalisation de l’invention.

La Cour de cassation rappelle en outre que si le juste prix doit être évalué au jour où l’employeur exerce son droit d’attribution, des éléments postérieurs à cette date peuvent être pris en compte pour confirmer l’appréciation des perspectives de développement de l’invention. Elle considère qu’en l’état de ses constatations, dont elle avait déduit que les perspectives escomptées de l’invention étaient très intéressantes tant au plan économique qu’environnemental au moment où la société Sollac avait exercé son droit à attribution, la Cour d’appel avait légalement justifié sa décision.

Le pourvoi de la société Arcelor Mittal France est en conséquence rejeté.

Cette décision est conforme à la jurisprudence rendue en matière d’inventions hors mission attribuables.

Ainsi, dans un arrêt précédemment commenté (Cass. com., 20 septembre 2011), la même solution avait été adoptée à propos de la rémunération supplémentaire devant être versée en cas d’invention de mission.

Dans un arrêt rendu le 25 juin 2013 (n°12-17.037), la Cour de cassation s’est prononcée sur la licéité de la vente d’un fichier clients informatisé non déclaré à la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).

Des associés souhaitant se retirer des affaires ont cédé certains éléments de leur société comprenant un fichier clients.

L’acheteur de ce fichier a assigné la société en résolution de la vente en invoquant, au soutien de sa prétention, la requalification de la vente du fichier clients en vente de fonds de commerce, la non-conformité du fichier ainsi que la nullité de la vente pour objet illicite. Le demandeur soutenait en effet que la vente d’un fichier informatisé, qui aurait dû faire l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL qui n’a pas été effectuée, s’analysait en la vente d’un objet hors commerce, insusceptible comme tel d’être vendu.

La Cour d’appel de Rennes a écarté l’ensemble de ces arguments, en retenant notamment que si le traitement du fichier clients devait effectivement faire l’objet d’une déclaration simplifiée auprès de la CNIL, la loi ne prévoit pas que l’absence de déclaration du traitement entraîne la nullité du fichier, de sorte qu’une vente portant sur ce fichier serait nulle pour illicéité d’objet ou de cause.

L’acheteur a alors formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a rejeté l’analyse de la Cour d’appel en jugeant, au visa de l’article 1128 du code civil, qu’un fichier clients non déclaré n’était pas dans le commerce et qu’ainsi sa vente avait un objet illicite. La protection des données personnelles offre donc aujourd’hui un nouveau souffle à la catégorie des choses hors commerce.

Deux décisions récentes rappellent qu’un nom de domaine purement descriptif ne peut bénéficier de la protection indirecte offerte par l’action en concurrence déloyale.

Dans une décision en date du 20 mars 2013, la Cour d’appel de Bastia a en effet considéré que le nom de domaine mariagesencorse.com, composé de la « juxtaposition d’un mot usuel et d’une provenance ou d’un lieu géographique », et qui « évoque l’objet et le lieu de l’activité de son titulaire sur Internet », ne permet pas de s’opposer à l’exploitation du nom de domaine mariageencorse.com par un concurrent.

De son côté, la Cour d’appel de Paris a jugé dans un arrêt rendu le 24 mai 2013 que l’exploitation du nom de domaine i-obsèques-paris.fr un an après la mise en ligne du site e-obseques.fr, n’était pas fautive, dans la mesure où ce nom de domaine « signifie commerce électronique d’obsèques, ce qui est l’exacte activité du site Internet ».

En effet, « seul le titulaire d’un nom de domaine distinctif peut en rechercher la protection sur le fondement de l’article 1382 du Code civil » (CA Bastia).

Ces solutions sont justifiées par le principe de la libre concurrence qui interdit de conférer des monopoles, mêmes indirects, à des termes génériques, nécessaires ou usuels. Ce principe, bien connu en droit des marques, est appliqué depuis longtemps par la jurisprudence en matière de concurrence déloyale.

Il convient toutefois de noter que la Cour d’appel de Paris a pris soin de préciser que le titulaire du nom de domaine antérieur (e-obsèques.fr) n’avait pas démontré l’existence d’un risque de confusion entre les graphismes des deux sites.

Si la seule reprise d’un nom de domaine descriptif n’est pas fautif en soi, la multiplication des points de recoupements (charte graphique, code source…) est susceptible de caractériser la recherche d’un risque de confusion avec le site Internet d’autrui, et partant, un acte de concurrence déloyale.