Mois : février 2017

Marque de l’Union européenne : portée géographique des sanctions en fonction de l’étendue territoriale du risque de confusion

La CJUE répond dans cet arrêt à une question préjudicielle présentée dans le cadre d’un litige opposant deux entreprises du secteur de l’informatique s’agissant de l’usage d’une marque verbale de l’Union européenne.

Le Tribunal de première instance allemand saisi d’une action en contrefaçon a prononcé l’interdiction de l’usage du signe en cause en la limitant au territoire allemand. Le demandeur réclamait cependant à titre principal que cette interdiction soit prononcée pour l’intégralité du territoire de l’Union européenne au nom du caractère unitaire de la marque européenne.

Pour refuser d’étendre cette interdiction à tout le territoire de l’Union, le Tribunal retenait que le risque de confusion n’existait que pour les territoires germanophones, à l’exclusion de tout autre territoire de l’Union européenne. Il n’y avait donc pas d’atteinte à la marque antérieure sur le reste du territoire de l’Union pour des raisons linguistiques.

La juridiction saisie de l’appel décide de renvoyer à la CJUE la question préjudicielle qui lui avait été soumise par l’appelante afin qu’elle l’éclaircisse sur la façon d’interpréter le principe du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne en présence d’un tel cas.

La CJUE conclut de manière pragmatique que les différentes sanctions de l’atteinte à la marque s’appliquent aux territoires pour lesquels il existe un risque de confusion. Ce risque de confusion étant, dans le cas d’une marque verbale, fortement lié à des critères linguistiques, il convient donc de circonscrire la portée territoriale des sanctions en raison de ces mêmes critères linguistiques.

La Cour de Justice de l’Union Européenne a été saisie d’une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation de l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union Européenne.

Le litige qui a donné lieu à la demande de décision préjudicielle opposait deux sociétés suédoises s’agissant de l’usage d’une marque figurative.

La première société, titulaire d’une marque de l’Union européenne figurative enregistrée en 2008, notamment pour des services de construction et de réparation, a assigné la seconde, exerçant dans le domaine de la construction afin d’obtenir que cette dernière soit interdite d’utiliser un logo similaire à celui de la demanderesse dont elle faisait usage depuis 2007 mais qu’elle n’avait enregistrée qu’en 2009. La demanderesse estimait à cet égard que cet usage se faisait en violation de ses droits antérieurs.

La juridiction d’appel, réformant le jugement de première instance a jugé « que l’examen de la similitude des produits et des services en cause devait être effectué sur la base non pas de l’enregistrement formel de cette marque, mais de l’activité réellement exercée par le titulaire », jugeant ensuite qu’il n’existait en l’espèce pas de risque de confusion puisque la marque antérieure n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans les cinq années de son enregistrement.

C’est dans ce contexte que la Cour suprême de Suède, saisie du pourvoi, a décidé de transmettre à la CJUE les questions préjudicielles suivantes :

1. “Le fait que la marque de l’Union européenne n’ait pas fait l’objet par le titulaire, au cours d’une période comprise dans le délai de cinq ans qui suit l’enregistrement, d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services visés par l’enregistrement a-t-il une incidence sur le droit exclusif du titulaire ?
2. S’il est répondu par l’affirmative à la première question, dans quelles conditions et de quelle manière cette circonstance affecte-t-elle le droit exclusif ? »

Pour la CJUE, « l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne], lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, et l’article 51, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, doit être interprété en ce sens que, au cours de la période de cinq ans qui suit l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, son titulaire peut, en cas de risque de confusion, interdire aux tiers de faire usage, dans la vie des affaires, d’un signe identique ou similaire à sa marque pour tous les produits et les services identiques ou similaires à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée ».

Dès lors, le titulaire d’une marque de l’Union européenne bénéficie d’une sorte de délai de grâce de cinq ans pour débuter son usage sérieux et pourra agir dans ce délai contre un concurrent faisant usage d’un signe entrainant un risque de confusion en s’appuyant sur les produits et services visés dans l’enregistrement et sans avoir à démontrer un usage sérieux de sa marque.

Marque de l’Union européenne : Le TUE exige une preuve de l’acquisition du caractère distinctif pour l’ensemble du territoire de l’UE

Les faits d’espèce opposent le groupe américain Mondelez à Nestlé. Ces deux géants de l’industrie agroalimentaire s’opposent depuis 2007 autour d’une marque tridimensionnelle représentant la tablette de “Kit Kat”, déposée par Nestlé en 2002 et enregistrée en 2006 par l’EUIPO pour désigner les produits « bonbons, produits de boulangerie, articles de pâtisserie, biscuits, gâteaux, gaufres ».

Mondelez a formé en 2007 une demande en nullité de cette marque pour défaut de caractère distinctif devant l’EUIPO. En 2011, la division d’annulation de l’EUIPO a estimé que la marque était dépourvue de caractère distinctif au moment de son dépôt et a jugé que son usage ne lui avait pas non plus permis d’acquérir de caractère distinctif. La Chambre de recours de l’EUIPO a quant à elle décidé en 2012 que la marque avait acquis un caractère distinctif en raison de l’usage qui en avait été fait dans l’Union européenne.

L’arrêt rendu le 15 décembre 2016 par le TUE annule la décision de la Chambre des recours. Pour ce faire, il rappelle que, dans les cas où une marque a été déposée pour une catégorie de produits dont découlent plusieurs sous-catégories, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits n’emporte protection que pour la ou les sous-catégories correspondantes.

Le TUE rappelle ensuite qu’une marque tridimensionnelle, même utilisée conjointement avec une marque verbale ou une marque figurative, peut tout à fait acquérir un caractère distinctif par l’usage. Toutefois, cette acquisition du caractère distinctif par l’usage exige que le signe revendiqué soit devenu apte à identifier dans l’esprit du public le produit concerné comme provenant d’une entreprise déterminée.

Partant, il appartient au déposant de démontrer que la marque a acquis un caractère distinctif pour l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Démontrer l’acquisition du caractère distinctif de la marque pour chacun des territoires pris individuellement n’est pas exigé car cela serait excessif. Néanmoins, le Tribunal estime que cette preuve n’est pas rapportée à l’échelle de l’Union si les éléments présentés couvrent seulement une partie, même substantielle, de l’Union.

Le Tribunal précise à cet égard que « l’absence de reconnaissance du signe comme indication de l’origine commerciale dans une partie de l’Union ne saurait être compensée par un niveau plus élevé de connaissance dans une autre partie de l’Union » (point 142).

L’appréciation de l’acquisitions du caractère distinctif par l’usage supposait donc une démonstration de cette acquisition de manière plus largement répartie sur le territoire de l’Union européenne, et non pas seulement sur les pays pour lesquels la marque avait les plus grosses parts de marché.

Pour se constituer la preuve de faits de contrefaçon, les requérants ont régulièrement recours au constat d’achat, qui consiste à faire établir avant tout procès un constat d’huissier destiné à démontrer la commercialisation d’un produit contrefaisant dans une boutique ou sur un site en ligne.

Selon une jurisprudence traditionnelle, l’huissier de justice ne peut effectuer lui-même l’achat dans le cadre d’un constat d’achat en boutique. Il doit se borner à décrire dans un procès-verbal les constatations matérielles qu’il a réalisées de l’achat effectué par un tiers.

S’agissant du tiers effectuant l’achat du produit litigieux, il était possible encore il y a peu qu’il ait des liens avec le requérant ou avec l’avocat du requérant. Cela n’est désormais plus possible.

En effet, par un arrêt du 25 janvier 2017, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt d’appel du 2 juin 2015, dans lequel il avait été admis qu’un stagiaire du cabinet d’avocat de la société requérante pouvait procéder à l’achat, dès lors qu’aucun stratagème déloyal ne lui avait permis de procéder à l’achat.

Dans cette affaire, la société G-Star Raw estimait que la société H&M commercialisait un modèle de jean reproduisant les caractéristiques de l’un de ses modèles, et l’avait assignée en contrefaçon de droit d’auteur et en concurrence déloyale, après avoir fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon et de constat d’achat. Ayant été condamnée en appel, la société H&M a formé un pourvoi afin de contester la recevabilité de la société G-Star Raw à agir en contrefaçon, et de contester la validité ou la recevabilité d’un procès-verbal de constat d’achat versé aux débats. Selon la société H&M, l’intervention d’un membre du cabinet d’avocat de la requérante pour effectuer l’achat constaté par l’huissier violait le principe d’égalité des armes prévu par l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et portait atteinte aux droits de la défense et au principe de loyauté dans l’administration de la preuve.

La Cour a retenu cette argumentation en affirmant que le droit à un procès équitable commande que la personne qui assiste l’huissier instrumentaire lors de l’établissement d’un procès-verbal de constat et qui procède à l’achat du produit, soit indépendante de la partie requérante.

Cette décision pose de nombreuses questions pratiques. En effet, les cabinets d’avocats ne pourront plus recourir à leurs stagiaires pour assister les huissiers dans leur mission de constat, au risque de voir annuler ou rejeter les procès-verbaux lors du procès en justice. Ils devront s’adresser à des personnes n’ayant aucun lien avec l’affaire en cause, personnes qui restent à déterminer, ce qui va nettement complexifier la procédure. Certains auteurs envisagent la création d’une profession de tiers « certifiés » qui proposeraient leurs services contre rémunération.

Le constat d’huissier était une manière simple, extra-judiciaire et peu coûteuse de rapporter la preuve d’actes de contrefaçons. Or, à la lecture de cette décision, les requérants pourraient privilégier la procédure judiciaire de saisie contrefaçon, procédure plus complexe et onéreuse, mais permettant une preuve efficace et certaine.

La société Vente-privee.com, acteur de la vente de produits en ligne depuis le début des années 2000, est engagée dans un contentieux depuis 2013 sur la validité de ses marques.

La société concurrente Showroomprive.com avait en effet assigné la société Vente-privee.com en nullité de plusieurs de ses marques pour défaut de distinctivité, dont la marque verbale « vente-privee.com » déposée et enregistrée en janvier 2009.

La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 31 mars 2015, avait débouté Showroomprive.com de l’ensemble de ses demandes. La société Showroomprive.com s’est pourvue en cassation, en reprochant à la Cour d’appel d’avoir, dans un premier temps, jugé que la marque « vente-privée.com » était dépourvue de distinctivité à la date de son dépôt compte tenu de son caractère usuel et descriptif au regard des services visés, puis de juger, dans un second temps, que cette marque non distinctive intrinsèquement avait acquis un caractère distinctif par l’usage postérieurement, l’article L711-2 du Code de la propriété intellectuelle ne prévoyant pas, selon elle, expressément cette possibilité.

La demanderesse invoquait en tout état de cause le fait que la preuve de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage n’était pas rapportée, le signe étant utilisé selon elle en tant que nom de domaine et non à titre de marque, ainsi que le fait que la preuve d’usage ne pouvait résulter que du titulaire lui-même et non d’articles de presse ou de citations de médias.

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 6 décembre 2016, a confirmé l’arrêt d’appel en rappelant que la France a usé de la faculté laissée aux Etats membres par l’article 3 de la directive communautaire n°2008/95/CE du 22 octobre 2008, de ne pas déclarer nulle une marque enregistrée lorsque le caractère distinctif est acquis après son enregistrement. Ainsi, en France, le juge est fondé pour apprécier la validité de la marque à prendre en compte l’usage postérieur à l’enregistrement de la marque.

La Cour a considéré que les juges du fond avaient justement retenu que le signe en question avait bien fait l’objet d’un usage à titre de marque, par l’apposition systématique du signe Venteprivee.com, de manière intensive, à côté de chacun des millions de produits proposés à la vente et au sein de chacun des multiples courriers envoyés quotidiennement aux 20 millions de membres du site. Il est relevé également que la marque verbale sera perçue en premier lieu par le public pertinent et qu’elle figure parmi les « marques préférées des français ».

Il ressort ainsi de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation que les juges du fond peuvent tenir compte de l’usage intensif d’une marque opéré après son dépôt pour apprécier la validité d’une marque intrinsèquement peu distinctive. Il est donc important pour le demandeur qui souhaite agir en nullité d’une marque pour défaut de caractère distinctif d’agir rapidement après le dépôt.