Mois : octobre 2019

Déposé le 26 novembre 2018, le projet de loi « LOM » n°730 fait l’objet d’une procédure d’examen accélérée. Après avoir été adopté par le Sénat le 2 avril 2019, une version modifiée de ce projet a été adoptée par l’Assemblée nationale le 17 septembre 2019. Celle-ci comporte un amendement, introduit par le gouvernement, visant à modifier les dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives à la protection des pièces détachées visibles de véhicules automobiles.

Récemment transmise au Sénat, la nouvelle version du projet de loi sera discutée en séance publique le 5 novembre prochain.

L’objectif de la réforme est, selon le rapport de la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée Nationale, de « libéraliser, de façon progressive et adaptée, le marché des pièces détachées visibles pour l’automobile, dans le but de dynamiser la compétitivité des équipementiers de la filière automobile, de favoriser la baisse des coûts pour les consommateurs et d’éviter le recours illicite à des contrefaçons pouvant présenter un risque de défaillance grave. »

L’étude du projet de loi révèle que les outils de cette libéralisation ne sont pas nouveaux et que l’impact de la réforme envisagée sur le marché des pièces détachées demeurera plutôt limité.

• Rappel des règles de protection applicables aux pièces détachées visibles de véhicules automobiles

En vertu de l’article 3 du Règlement n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires et de l’article L.511-1 du Code de la propriété intellectuelle, la protection du droit des dessins et modèles peut être accordée à l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée par ses lignes, contours, couleurs, forme, texture ou matériaux.

Cette protection peut bénéficier aux pièces détachées visibles de véhicules automobiles, i.e. les pièces de carrosserie, dès lors qu’elles participent de l’apparence de ces véhicules, qu’elles sont nouvelles et bénéficient d’un caractère propre. Le titulaire de dessins et modèles sur des pièces détachées de véhicule, à savoir le constructeur automobile, peut alors interdire leur reproduction à des fins de fabrication, commercialisation, détention ou utilisation.

Si les régimes des dessins et modèles français et communautaires sont jusqu’ici identiques, l’étendue du monopole conféré diverge du fait de l’adoption, ou non, de la clause dite de réparation.

Pour les dessins et modèles communautaires, l’article 110.1 du Règlement n°6/2002 du 12 décembre 2001 précise que la protection ne bénéficie pas aux pièces de produits complexes utilisées pour permettre la réparation dudit produit en vue de lui rendre son apparence initiale. Autrement dit, les opérateurs économiques sont libres de reproduire et de commercialiser des pièces détachées identiques à celles protégées par un dessin ou modèle communautaire, dès lors qu’elles ont pour objectif de réparer un produit complexe devenu défectueux notamment à la suite de l’absence de la pièce d’origine ou d’un dommage causé à celle-ci.

L’objectif de cette clause de réparation est de limiter le monopole des constructeurs automobiles sur les pièces détachées à leur 1ère monte sur le véhicule, et d’ouvrir le marché de la 2ème monte à leurs concurrents afin de permettre une offre commerciale et tarifaire variée aux consommateurs.

La directive 98/71/CE du 13 octobre 1998 sur la protection des dessins et modèles, visant à harmoniser les protections nationales, n’a pas imposé l’adoption de cette clause de réparation au sein des législations des Etats membres, et ce en raison de divergences persistantes sur ce sujet.

Le législateur français a donc initialement choisi de ne pas intégrer la clause de réparation au régime de protection des dessins et modèles nationaux. Les constructeurs automobiles, titulaires de titres français, sont donc fondés à interdire l’importation et la commercialisation sur le territoire français de pièces détachées les reproduisant et ce même en vue de la réparation de leurs véhicules.

Compte tenu de cette protection nationale plus étendue, les constructeurs automobiles ont tout intérêt à privilégier l’obtention de titres français pour la protection de leurs pièces détachées.

Le projet de loi « LOM » entend libéraliser le marché des pièces détachées et, à cette fin, réduire l’étendue de la protection nationale.

• Projet de loi « LOM » : limitation de la protection nationale accordée aux pièces détachées de véhicules automobiles

Tout d’abord, l’article 31 sexies du projet de loi intègre une clause de réparation allégée à l’article L.513-6 du Code de la propriété intellectuelle en ajoutant un nouveau cas dans lequel les droits conférés par un titre de dessin et modèle ne peuvent être exercés.

Il est ainsi prévu que le titulaire d’un dessin et modèle français ne peut exercer ses droits à l’encontre « d’actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque au sens de l’article L. 110-1 du Code de la route  » et qui (i) portent sur des pièces relatives au vitrage, à l’optique et aux rétroviseurs, ou (ii) qui sont réalisés par l’équipementier ayant fabriqués la pièce d’origine.

(i) Ainsi, les constructeurs ne pourraient plus exercer leurs droits à l’encontre de la 2ème monte (et des montes successives) réalisée à des fins de réparation et portant sur des pièces de vitrage, optique ou rétroviseurs. Cette disposition serait applicable à compter du 1er janvier 2020.

La portée de cette nouvelle limite doit toutefois être nuancée. Les types de pièces concernés présentent un aspect technique et fonctionnel relativement important qui rend, en pratique, plus difficile leur accès à la protection du droit des dessins et modèles. La répression de leur reproduction par les titulaires de droit est donc limitée.

(ii) Par ailleurs, les constructeurs seraient dans l’impossibilité d’exercer leurs droits à l’encontre de l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine. Celui-ci pourra commercialiser la même pièce détachée pour assurer la réparation du véhicule du constructeur pour lequel il aura initialement fourni la pièce d’origine. Cette disposition serait applicable à compter du 1er janvier 2021.

A priori, cette clause présente les mêmes effets que la clause de réparation prévue par le régime des dessins et modèles communautaires. Cependant, sa portée est limitée aux seuls équipementiers ayant fourni la pièce d’origine, et les titulaires de droits pourront toujours agir à l’encontre de leurs autres équipementiers.

Une autre limitation est prévue par le projet de loi puisque l’article L.513-1 du Code de la propriété intellectuelle serait complété afin d’abaisser la durée de protection des pièces détachées visant à restituer l’apparence initiale d’un véhicule à un maximum de 10 ans. Il s’agit d’une réduction significative de la durée de protection « ordinaire » fixée à un maximum de 25 ans.

Enfin, et afin d’éviter un contournement de ces nouvelles dispositions, le projet de loi modifie également l’article L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle pour ajouter une nouvelle exclusion à la protection du droit d’auteur. La reproduction, l’utilisation et la commercialisation de pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ne pourront donc pas être sanctionnées sur le fondement du droit d’auteur. Le principe dit de l’unité de l’art en vertu duquel il est possible de cumuler les régimes du droit d’auteur et des dessins et modèles ne serait pas remis en cause par cette nouvelle disposition qui limiterait seulement l’étendue de la protection des pièces détachées.

Il en résulte que l’objectif de libéralisation affiché par le législateur n’est pas complètement atteint, et que le régime de protection français des pièces détachées demeurera toujours plus étendu que celui prévu par le Règlement communautaire.

Les titres de dessins et modèles français demeureront donc plus attractifs pour les constructeurs automobiles, et il n’est pas exclu que cette considération ait orienté la rédaction de ce projet de loi.

Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 1ère Ch., 16 avril 2019, n°15/17037

La loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 et son décret d’application n°2018-1126 sont venus transposer la Directive UE 2016/943 du 8 juin 2016 afin d’assurer au sein de l’Union européenne une protection supplémentaire du savoir-faire et des informations commerciales issus des entreprises.

Ces dispositions notamment (i) définissent les conditions de protection d’une information protégée et (ii) encadrent légalement leur obtention, leur utilisation et leur divulgation par des tiers.

Dans son arrêt du 16 avril 2019, la Cour d’appel de Paris a mis en œuvre pour la première fois la procédure spéciale de protection du secret des affaires, et plus particulièrement l’article L. 153-1 du Code de commerce organisant la communication dans le cadre d’un litige de pièces présentées par une partie ou un tiers comme étant de nature à porter atteinte à un secret des affaires.

S’agissant des faits d’espèce, le litige portait sur la fixation de taux de redevance « FRAND » (« fair, reasonable and non-discriminatory  ») à des tiers pour les autoriser à exploiter des brevets essentiels à une norme.

Plus précisément, la société de droit luxembourgeois CONVERSANT WIRELESS est la détentrice de plus de 1.200 brevets déclarés à l’ETSI comme étant essentiels aux normes GSM (2G), UMTS (3G) ou LTE (4G). Sur la base de cinq de ses brevets, elle a lancé une action en contrefaçon en septembre 2014 à l’encontre de la société LG devant le Tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir la fixation des taux de redevance FRAND prétendument dues par la société LG, celle-ci contestant quant à elle le caractère essentiel de ces brevets aux normes précitées et refusant de payer des redevances.

Ce contentieux justifiait alors la production de pièces considérées comme confidentielles par les parties et relevant du secret des affaires, à savoir notamment des contrats de licence contenant le montant des redevances perçues par le titulaire des brevets.

Par deux ordonnances du 9 octobre 2018 et du 26 janvier 2019 (CA Paris, ord. JME, 9 oct. 2018, n° 15/17037 ; CA Paris, 26 janv. 2019, n° 15/17/037, Conversant c/ LG), le conseiller de la mise en état a mis en place avec les parties un « dispositif de nature à assurer la protection du secret des affaires  ».

En application de l’article L. 151-3 du Code de commerce, les mesures suivantes ont été prises pour assurer la protection du secret des affaire :

 La communication « en accès restreint » d’un certain nombre de pièces, accessibles aux seuls avocats des parties, à la Cour, et à des personnes ayant signé des engagements de confidentialité (interprètes, experts économistes) ;
 La présentation à la Cour de deux versions de leurs conclusions écrites :

• une version comportant des références aux accords divulgués en intégralité – les références à toute information confidentielle issue de ces accords divulgués devant être surlignées ou autrement mises en exergue en vue d’attirer l’attention de la Cour sur les passages qui devraient être évités dans sa décision -, celle-ci étant la seule version officielle et saisissante pour la Cour ;
• et une autre version expurgée de toute référence à toute information confidentielle issue de tout accord divulgué.

Par ailleurs, les débats ont eu lieu en audience publique, hormis ceux se rapportant à certaines demandes des parties qui se sont déroulés en chambre du conseil pour éviter la divulgation d’informations confidentielles. Les avocats avaient pris le soin de fixer la liste des personnes autorisées à y assister.

En revanche, la Cour d’appel de Paris a considéré que la motivation de l’arrêt n’avait pas à être adaptée, celle-ci n’ayant pas fait état du contenu de pièces « de nature à porter atteinte au secret des affaires ».

Il est intéressant de relever que la Cour est dans cet arrêt allée au-delà de ce que prévoit l’article L. 153-1 du Code de commerce au moins à deux égards :

 elle a élargi le cercle de personnes pouvant prendre connaissance des documents (pour chaque partie, au moins un avocat, un conseil en propriété industrielle et un représentant de la société) alors que l’article L. 153-1.2° prévoit la communication «  au plus à une personne physique et une personne habilitée à l’assister ou la représenter  »
 elle a mis en place la communication de conclusions sous une forme expurgée, ce qui n’est pas prévu par les textes.

Il sera intéressant de voir par la suite la manière dont les tribunaux s’approprieront ces nouvelles règles et s’ils accepteront de les adopter lorsque les parties au litige se mettent d’accord sur le mode de communication des pièces confidentielles.

Pour rappel, les tribunaux avaient déjà eu l’occasion avant la loi sur le secret des affaires d’organiser la communication de pièces considérées comme relevant du secret des affaires dans le cadre d’un litige. A titre, d’exemple, le Tribunal de grande instance de Paris avait mis en place en 2015 à l’occasion d’un litige un « cercle de confidentialité » consistant à prévoir les conditions de production de pièces en recourant à un expert judiciaire (Voir par ex.TGI Paris, ord. réf., 18 juin 2015, n° 15/05243, Emitec c/ Inergy)

Les nouveaux textes présentent l’avantage de donner un cadre légal à cette communication en la détaillant et en harmonisant les pratiques auprès de l’ensemble des juridictions. Il ne sera toutefois plus possible pour une partie de se réfugier derrière le principe du secret des affaires pour tenter de justifier la non-production de pièces devant les tribunaux.

Pour une analyse détaillée des dispositions relatives au secret des affaires : https://www.jpkarsenty.com/IMG/pdf/Newsletter_PI_-_Decembre_2018.pdf.

L’ETSI (Institut européen des normes de télécommunications) est l’organisme de normalisation européen du domaine des télécommunications dont le rôle est de produire des normes de télécommunications pour le présent et le futur.

Cour de justice de l’Union Européenne, 2 mai 2019, aff. C-614/17

La décision rendue par la Cour de Justice de l’Union Européenne le 2 mai 2019 témoigne, une fois n’est pas coutume, de l’extrême protection dont bénéficient les appellations d’origine protégée (AOP).

Dans cette affaire, la fondation en charge de la gestion de l’AOP « Queso Manchego », fromages fabriqués dans la région de la Mancha en Espagne, contestait la licéité de la commercialisation de fromages ne bénéficiant pas de cette appellation et présentant sur leur étiquette des moulins à vent, des brebis, et Don Quijotte de la Mancha sur son cheval amaigri, célèbre personnage du roman de Cervantes. La fondation soutenait que cette étiquette constituait une évocation illicite de l’AOP qu’elle défendait.

Si de nombreuses affaires ont déjà amené les juridictions à se prononcer sur l’évocation d’une appellation dans la dénomination verbale de produits n’en bénéficiant pas, la Cour n’avait pas jusqu’à présent eu à se prononcer sur l’évocation d’une appellation par l’intermédiaire du seul visuel apposé sur des produits.

La Cour rappelle que la protection des AOP a pour objectif de protéger le consommateur grâce à une information claire, brève et crédible. Elle ajoute que l’évocation n’est illicite que s’il existe un lien suffisamment direct et univoque dans l’esprit du consommateur de l’Etat membre producteur entre l’élément litigieux et la dénomination protégée et que cette évocation peut tout à fait résulter d’éléments figuratifs.

Selon la Cour, le juge national doit tenir compte de l’ensemble des éléments présents sur l’étiquette du produit ne bénéficiant pas de l’appellation, qu’ils soient verbaux ou figuratifs, pour déterminer la proximité conceptuelle avec l’appellation. Ce faisant, elle admet que l’évocation d’une appellation peut résulter d’un élément purement visuel, puisque la dénomination du produit litigieux n’était pas contestée.

En l’occurrence, le juge national devra tenir compte de la représentation du personnage de Don Quijotte de la Mancha, d’un cheval maigre et des paysages avec des moulins à vent et des brebis, afin de déterminer si ces éléments sont de nature à évoquer l’appellation « Queso Manchego » et la zone géographique qu’elle recouvre, à savoir la région de la Mancha. La présente affaire est atypique puisqu’à l’occasion de l’analyse du caractère évocateur des visuels, le juge national sera contraint d’apprécier l’importance de la notoriété du roman de Cervantes, et de son personnage principal, afin de déterminer dans quelle mesure le consommateur le reconnaît et l’associe à la région de la Mancha. En toute hypothèse, l’usage de ce personnage emblématique ne semble pas anodin au regard de l’AOP en cause, et s’il n’évoque pas l’appellation, il évoque certainement l’œuvre littéraire ce qui prêtera sûrement à discussion.

La Cour de justice précise également que le fait que le producteur soit situé dans l’aire géographique correspondant à celle couverte par l’AOP ne l’autorise pas à évoquer cette appellation pour des produits similaires. L’évocation constituerait tout autant un détournement de l’appellation puisque, même si les produits provenaient de la même zone géographique, celle-ci ferait profiter indûment de sa réputation.

Cette décision confirme la tendance de protection très étendue des appellations et il convient donc d’être très attentif au choix des étiquettes apposées sur des produits afin d’éviter toute évocation d’une appellation d’origine, que ce soit par le biais d’une dénomination verbale ou d’éléments graphiques.

Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 2, 5 juillet 2019, RG n° 17/03974 ; Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 2, 4 octobre 2019, RG n° 17/10064

Depuis 1996, l’organisation de droit californien à but non lucratif, The Internet Archive, a créé un service permettant de consulter les différentes versions d’un même site au fil des années et aux dates auxquelles un archivage a été réalisé : la Wayback Machine.

Le site d’archivage présente un intérêt tout particulier en droit de la propriété intellectuelle, par exemple pour prouver la date d’exploitation d’une marque ou la date de divulgation, d’une modèle ou d’une invention.

Pourtant, les juridictions ont majoritairement estimé que la valeur probante des constats sur archive.org était insuffisante, en raison de l’exploitation du service d’archivage par un tiers et de l’absence d’information quant aux conditions de fonctionnement du site.

Par deux arrêts récents des 5 juillet et 4 octobre 2019, la Cour d’appel de Paris a opéré un changement significatif d’appréciation de la force probante des constats d’huissier sur le site www.archive.org.

Dans la première affaire, le propriétaire d’un site répertoriant des centres de montage de pneus reprochait à une société d’avoir commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur et de producteur de base de données ainsi que des actes de concurrence déloyale en reprenant sans autorisation des éléments de son site internet.

La deuxième affaire concernait une action en contrefaçon de brevet intentée par le titulaire d’un brevet et la société commercialisant les produits mettant en œuvre ce brevet. La recevabilité à agir de cette dernière était contestée. Dans les deux affaires, les demandeurs produisaient des constats d’huissier de pages de leur propre site internet extraites du site www.archive.org, afin de prouver pour l’un la date de création de son site et pour l’autre la date de commercialisation des produits mettant en œuvre le brevet.

Les débats se sont donc portés sur la validité et la force probante de ces constats d’huissier.

Concernant leur validité, la Cour estime dans la première affaire, qu’elle résulte du respect par l’huissier des prérequis techniques propres aux constats sur internet, qui en l’espèce étaient remplis.

Quant à la force probante de ces constats – ce qui renvoie à la capacité d’une pièce à emporter la conviction du juge – la nouvelle position de la Cour peut être résumée en deux temps.

Tout d’abord, la Cour estime que le constat réalisé sur un site d’archivage n’est pas dépourvu de toute force probante du seul fait que le site ne garantisse pas son contenu.

Ensuite, la Cour relève dans chacune des affaires qu’aucun élément de preuve contraire ne permettait de remettre en cause la fiabilité des extraits, et elle conclut que la preuve de la version archivée était ainsi réalisée.

Sur ce point, la nature des éléments de preuve qui pourraient contredire le contenu d’un tel constat est bien incertaine, et ce faisant le constat d’huissier sur www.archive.org semble désormais bénéficier d’une forte valeur probante.

Cette nouvelle position est dans la lignée de celle déjà adoptée par plusieurs grandes institutions, telles que le centre d’arbitrage de l’OMPI, la division d’annulation de l’EUIPO et l’OEB, qui ont retenu notamment le caractère automatisé de l’archivage pour juger de la fiabilité du site The Internet Archive.

La solution est donc positive en matière de preuve pour les futurs procès en contrefaçon, que ce soit pour prouver les droits invoqués ou les faits reprochés.

La question demeure de l’extension de la force probante du constat d’huissier sur internet à d’autres services numériques similaires, tels que Google Maps, Google Street View ou encore Google Cache.

Le juge est tenu de justifier le montant des redevances que le titulaire de marque aurait été en droit d’exiger du contrefacteur, quand bien même le préjudice résulte de la seule apposition de la marque sur les produits, et non de leur commercialisation – Cour de cassation, ch. com., 7 mai 2019, n°17-23785.

En 2009, la société E.G. engage une action en contrefaçon de ses marques françaises « LA MOULINE » contre la société « Les vins du Roquebrun » qui commercialise dans des supermarchés parisiens un vin bénéficiant de l’AOP « Saint-Chinian » sous le signe « Terrasses de la Mouline ».

Le 1er octobre 2010, Les Vins du Roquebrun sont condamnés par le Tribunal de Grande Instance de Paris pour contrefaçon des marques « LA MOULINE » qui leur interdit sous astreinte de poursuivre ces agissements.

Les Vins du Roquebrun prennent alors la décision de faire déposer la marque « Terrasses de la Mouline » au Canada ainsi que les marques « Terrasses de Mayline » en France et de continuer la production du vin bénéficiant de l’AOP « Saint Chinian » en France sous le signe « Terrasses de la Mouline » dans le but de proposer exclusivement ce vin à la vente sur le territoire canadien.

La société E.G. fait alors procéder à une saisie-contrefaçon des bouteilles sur lesquelles le signe « Terrasses de la Mouline » a été apposée et assigne à nouveau Les Vins du Roquebrun devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, notamment en liquidation de l’astreinte et nouveaux faits de contrefaçon.

Suite à un référé-rétractation engagé par les Vins de Roquebrun, le Tribunal de Grande Instance déclare irrecevable la demande tendant à la liquidation de l’astreinte dès lors que le Tribunal ne s’était pas réservé cette faculté dans son jugement en date du 1er octobre 2010. Le Tribunal, qui se déclare en revanche compétent pour apprécier les nouveaux faits de contrefaçon, juge cependant que les nouveaux dépôts français ne contrefont pas les marques « LA MOULINE ».

En appel, la société E.G. demande alors à la Cour de constater qu’en continuant de produire et d’étiqueter sur le territoire français et de vendre au Canada des vins portant la dénomination « Terrasses de la Mouline » reconnue contrefaisante par jugement du 1er octobre 2010 et en déposant les marques « Terrasses de Mayline », Vins de Roquebrun a enfreint l’interdiction d’usage faite par la décision.

Elle demande alors la radiation de la marque canadienne, la désignation d’un expert aux fins de déterminer l’exacte quantité de bouteilles étiquetées en France ainsi que la condamnation de Vins de Roquebrun au paiement de 24.000.000 euros de dommages et intérêts au titre des redevances perdues, et ce en application de l’article L.716-14 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle.

La Cour d’appel refuse à nouveau de prononcer la liquidation de l’astreinte pour les mêmes motifs que le Tribunal de Grande Instance. Cependant elle se déclare compétente pour apprécier ultérieurement des nouveaux faits de contrefaçon.

A cet égard, si la Cour d’appel considère que les nouveaux dépôts français ne sont pas contrefaisants, elle retient que les actes d’apposition, sur le territoire français, de la marque « Terrasses de la Mouline » constituent bien des faits nouveaux de contrefaçon commis sur le territoire français, et ce quand bien même les produits ainsi marqués seraient exclusivement destinés à la vente sur un territoire étranger à sa juridiction.

Néanmoins, et si la Cour se refuse évidemment à prononcer la radiation de la marque canadienne, elle se refuse également à faire droit à la mesure d’expertise sollicitée ainsi qu’à l’allocation de la somme de 24.000.000 d’euros au titre des redevances perdues.

Elle considère en effet que “le préjudice subi ne résulte pas de la commercialisation de bouteilles de vins mais de l’atteinte portée en France à la marque verbale « LA MOULINE” par l’apposition de la marque sur des bouteilles de vins, d’étiquettes reproduisant la dénomination « Terrasses de la Mouline  » et alloue la somme de 10.000 euros à la société E.G.

Devant la Cour de cassation, la société E.G. fait valoir qu’en statuant ainsi, sans préciser sur le fondement de quel alinéa de l’article L.716-14 du code de la propriété intellectuelle elle évaluait le montant de dommages et intérêts ni quels chefs de préjudice elle avait pris en considération pour retenir un tel montant, la Cour a privé sa décision de base légale.

Ce moyen est accueilli par la Cour de cassation qui retient que la Cour d’Appel était tenue, au regard de la demande de forfait formulée par la société titulaire de la marque « LA MOULINE », ainsi que du procès-verbal de constat produit aux débats par cette société, de s’expliquer sur le montant des redevances que cette société aurait pu percevoir.

L’on peut retirer deux enseignements de cet arrêt.

Tout d’abord, la Cour rappelle ici qu’en matière de propriété intellectuelle la règle d’évaluation du quantum du préjudice est une règle légale, de sorte que le pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond est soumis au contrôle de la Cour. Et ce pouvoir souverain ne peut se confondre avec un pouvoir arbitraire.

Ensuite, la Cour rappelle que l’évaluation du préjudice par l’allocation d’une somme forfaitaire requiert que le forfait soit établi sur la base d’une masse contrefaisante sur laquelle on va appliquer un taux de redevance, indépendamment de savoir si la masse contrefaisante était destinée à être commercialisée sur le territoire français ou non.

Tribunal de l’Union Européenne, 14 mai 2019, aff. T-795/17

En 2013, un ressortissant portugais a sollicité, puis obtenu, l’enregistrement de la marque verbale « NEYMAR » auprès de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO). Le joueur de football Neymar a formé un recours à l’encontre de cet enregistrement afin de faire reconnaitre le caractère frauduleux de ce dépôt.

La jurisprudence de l’Union Européenne considère, de manière constante, que le caractère frauduleux suppose de démontrer la mauvaise foi du déposant au moment du dépôt de la marque, laquelle s’apprécie au regard des circonstances objectives de l’affaire.

Les juridictions nationales, sur la base de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle et du principe fraus omnia corrumpit, estiment en ce sens que le dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité (Cass. Com., 25 avril 2006, n° 04-15641).

En l’occurrence, le Tribunal s’est attaché à plusieurs éléments pour apprécier le caractère frauduleux du dépôt.

Tout d’abord, le déposant indiquait connaitre NEYMAR sans toutefois avoir conscience de sa réputation dans le milieu du football. Le Tribunal considère néanmoins que la renommée du sportif était déjà, au jour de la demande d’enregistrement, établie sur le territoire européen puisque, même s’il ne jouait alors pas en Europe, de nombreux articles de presse le présentaient comme un joueur prometteur et évoquaient régulièrement la progression de sa carrière sportive à l’étranger, notamment son transfert vers un club européen.

Ensuite, la juridiction relève que le déposant disposait d’une bonne connaissance du monde du football puisqu’il avait déposé, le même jour, une autre demande d’enregistrement pour le signe « IKER CASILLAS », patronyme d’un autre joueur de football.

Surtout, le Tribunal considère que ce double dépôt traduisait la logique commerciale du déposant et son intention malhonnête. La réitération de l’usage d’un patronyme connu exclut tout caractère fortuit et bonne foi.

Le Tribunal en conclut que le déposant était de mauvaise foi et que le dépôt n’a été réalisé que dans le but de tirer indument profit de la renommée du sportif Neymar.

Le recours au droit des marques pour tenter de parasiter la notoriété de personnes publiques demeure encore d’actualité et cette décision vient donc s’ajouter aux nombreuses autres ayant déjà condamné le dépôt frauduleux de marques contenant le patronyme de personnalités connus, telles que Pharell Williams, Charles Aznavour, ou Gustave Eiffel.