Mois : février 2016

La refonte du droit des marques était attendue. C’est chose faite avec l’adoption le 16 décembre 2015, du « Paquet Marque », constitué de deux textes du Parlement européen et du Conseil, l’un relatif au système des marques nationales, à savoir la Directive 2015/2436/UE rapprochant les législations des Etats membres sur les marques qui devra faire l’objet d’une transposition dans un délai de trois ans, soit au plus tard le 14 janvier 2019 et l’autre relatif à la marque européenne, à savoir le Règlement 2424/2015/UE modifiant notamment le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire, qui entrera en vigueur le 23 mars prochain.

Ces textes denses touchent à la forme comme au fond. Ils visent à harmoniser davantage les législations et les pratiques en matière de marques nationales en les alignant sur le système de la marque protégée au niveau de l’Union, et à moderniser le système et le régime des marques pour en accroitre l’efficacité et la cohérence.

Il conviendra de retenir des changements terminologiques. Ainsi, la marque communautaire devient la marque de l’Union Européenne, tandis que l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) devient l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (OUEPI).

La présente Newsletter ne prétend pas dresser une liste exhaustive des différents changements. Nous avons fait le choix d’étudier quelques modifications, qui pourraient entraîner des bouleversements importants dans la pratique.

Dans le but de faciliter l’acquisition des marques dans l’Union au bénéfice de la croissance et de la compétitivité des entreprises, et de moderniser le régime en s’adaptant aux possibilités offertes par les nouvelles technologies, les nouvelles dispositions du Paquet Marque ont supprimé comme critère de validité, la nécessité d’une représentation graphique du signe.

Les nouvelles dispositions précisent toutefois pour garantir au mieux la sécurité juridique, que peuvent constituer des marques tous les signes propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, à la condition toutefois de pouvoir être représentés dans le registre « d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à leur titulaire ».

Ainsi, les offices et les tribunaux devront continuer à exiger que le signe puisse être représenté d’une manière « claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective » (considérant 13 de la Directive et considérant 9 du Règlement) comme l’exigeait déjà la jurisprudence (Cf. CJUE 12 décembre 2002 SIECKMAN – relativement au signe olfactif).

Ainsi, il est désormais admis qu’un signe peut être représenté sous n’importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie disponible et donc pas nécessairement par des moyens graphiques.

C’est ainsi que l’enregistrement de certaines marques dites « non conventionnelles » se trouvera grandement facilité, telle que les sons (qui se trouvent d’ailleurs ajoutés expressément dans la liste indicative de signes pouvant constituer une marque) ou les marques de mouvements.

Ainsi, si jusqu’alors la Cour de Justice n’admettait pour les signes sonores, que « la représentation au moyen d’une portée divisée en mesures et sur laquelle figurent notamment une clé, des notes de musique et de silences, dont la forme indique la valeur relative, et le cas échéant les altérations » (CJCE 27 novembre 2003 SHIELD MARK), il devrait être désormais admissible de joindre au formulaire de dépôt un fichier numérique. Les nouvelles dispositions permettent également d’envisager le dépôt à titre de marque d’un bruit constitué, par exemple, du cri d’un animal.

Il est en revanche permis de douter que les autres signes non susceptibles de perception visuelle, tels que les signes olfactifs, gustatifs ou encore tactiles connaissent un essor immédiat du fait des nouvelles dispositions du Paquet Marque. En effet, ces signes devraient continuer à se heurter aux obstacles liés à la nécessité d’une représentation claire, intelligible et facilement accessibles (ce qui pourrait exclure les formules chimiques qui ne sont pas universellement compréhensibles), durable et objective (ce qui semble devoir exclure le dépôt d’échantillons qui peuvent se détériorer et qui ne sont donc pas suffisamment stables dans le temps).

La nouvelle définition de la marque est en outre à mettre en parallèle avec les dispositions complétées relatives aux motifs absolus de refus ou de nullité (article 4 –e de la Directive et article 4-9, e. du Règlement). Les modifications apportées visent à étendre les motifs d’exclusion dont l’application était jusqu’alors réservée aux marques de formes (telles que les marques tridimensionnelles), à toutes les autres catégories de signes et notamment aux signes non susceptibles de représentation visuelle, aux couleurs etc. Ainsi, alors que jusqu’alors les textes précisaient que ne sont pas valablement déposés à titre de marque, les signes constitués exclusivement par la forme qui donne une valeur substantielle au produit, imposée par sa nature même ou qui se révèle nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, il en est désormais de même pour toute « autre caractéristique » du signe.

A titre d’exemple, cet ajout permet d’exclure le dépôt à titre de marque d’une flagrance, dès lors que l’odeur confère sa valeur substantielle au parfum. Semble également devoir être exclu, le dépôt à titre de marque d’un goût fruité donné à un médicament (dont le dépôt a déjà été tenté sans succes) dès lors que cette caractéristique qui a pour objet de masquer le goût originel, pourra être considérée comme fonctionnelle.

En tout état de cause, le dépôt de ces nouvelles catégories de marques devra nécessiter d’adapter les registres et les bases de données dans lesquels sont effectuées les recherches d’antériorités.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle ces nouvelles dispositions élargissant la définition de la marque ne sont pas d’application immédiate, puisqu’elles n’entreront en vigueur en ce qui concerne la marque de l’Union Européenne qu’au début du mois d’octobre 2017.

A ce jour, la jurisprudence très controversée Philips – Nokia (CJUE 1er décembre 2011) en vertu de laquelle des marchandises en provenance d’un Etat tiers et à destination d’un Etat tiers ne sauraient être qualifiées de marchandises contrefaisantes (à moins qu’il ne soit prouvé par le titulaire de la marque qu’elles sont effectivement destinées à une mise en vente dans l’Union Européenne), a entrainé une diminution drastique du nombre de retenues et de saisies douanières.

C’est pourquoi pour permettre aux titulaires de marques d’agir plus efficacement contre le commerce croissant de marchandises contrefaites, nombreux sont ceux ayant plaidé pour une réforme du système de manière à inclure le transit parmi les actes de contrefaçon répréhensibles.

Le Règlement Douanier (n° 608/2013) du 12 juin 2013 pourtant très attendu sur cette question, n’est pas revenu sur la solution dégagée par l’arrêt. C’est désormais chose faite avec les nouvelles dispositions du Paquet Marque qui prévoient la possibilité pour les titulaires de marques d’empêcher grâce à des mesures douanières, à tout tiers d’introduire, dans la vie des affaires et sur le territoire de l’Union, des marchandises qui porteraient sans autorisation des marques identiques à celle du titulaire ou ne pouvant en être distinguées.

Pour contester utilement la saisie, le détenteur des marchandises devra démontrer que le titulaire de la marque n’avait pas le droit d’empêcher la commercialisation des marchandises dans le pays de destination finale. La charge de la preuve est ainsi renversée.

En outre, les nouvelles dispositions (article 11 de la Directive et 9 bis du règlement) permettent d’interdire non plus seulement l’apposition d’une marque contrefaite sur des produits, mais également certains actes préparatoires réalisés préalablement à cette apposition. Ainsi, le titulaire de la marque pourra s’opposer à « l’apposition d’un signe identique ou similaire à la marque sur le conditionnement, les étiquettes, les marquages, les dispositifs de sécurité ou d’authentification ou tout autre support sur laquelle la marque peut être apposée » et à « l’offre, la mise sur le marché ou la détention à ces fins, l’importation ou l’exportation » de ces supports.

La Directive prévoit la mise en place par les états membres de procédures administratives devant les offices nationaux, voulues comme « efficaces et rapides », pour solliciter la déchéance ou la nullité d’une marque.

Les nouvelles dispositions précisent qu’une demande en nullité pourra être déposée sur la base d’un ou de plusieurs droits antérieurs, sous réserve qu’ils appartiennent tous au même titulaire.

Pour permettre la mise en place de ces procédures, les dispositions de la Directive pourront être transposées dans un délai plus long, que celui de 3 ans applicable au reste du texte. Le délai de transposition sera en effet porté à un maximum de 7 ans.

Cette nouveauté importante qui viendra bouleverser la pratique actuelle des actions en déchéance et en nullité, suscite à ce jour de nombreuses interrogations qui connaîtront des réponses dans la loi de transposition. Ainsi, les recours à l’encontre des décisions de l’INPI rendues en la matière, seront-ils de même nature que les recours portés devant la Cour d’appel à l’encontre des décisions rendues en matière d’opposition à l’enregistrement, que nous connaissons aujourd’hui et qui sont des recours en annulation et non en réformation, n’emportant pas d’effet dévolutif ? Dans le cadre de ces recours, la Cour ne peut qu’annuler la décision de l’INPI ou rejeter le recours mais non statuer à sa place sur l’opposition, de sorte que de nouvelles pièces ne peuvent être soumises devant elle.

• Les marques collectives simples et de garantie se sont révélées être un instrument utile pour la promotion de produits ou de services ayant des propriétés spécifiques communes. C’est la raison pour laquelle le Paquet Marque impose aux Etats membres d’introduire des dispositions sur les marques collectives nationales et leur donne l’option d’intègrer des dispositions sur les marques de certification nationales (articles 27ss. de la Directive) ; de plus, il précise le régime des marques collectives de l’Union Européenne et introduit la marque de certification de l’Union Européenne (articles 65ss. du Règlement).

La nouveauté de la marque de certification de l’Union Européenne mise à part, toutes ces marques existaient déjà dans la plupart des pays membres de l’Union. Toutefois, jusqu’ici ces marques n’étaient pas nécessairement conçues ou interprétées de façon uniforme : ainsi le Paquet Marque a le mérite de tendre à une véritable harmonisation.

Pour compléter les dispositions existantes relatives aux marques communautaires collectives, le nouveau Règlement introduit une marque de certification de l’Union européenne (art. 74 bis), c’est-à-dire, une marque propre à distinguer les produits ou services pour lesquels la matière, le mode de fabrication, la qualité, la précision ou d’autres caractéristiques à l’exception de la provenance géographique sont certifiés par le titulaire de la marque par rapport aux produits ou services qui ne bénéficient pas d’une telle certification.

• Par ailleurs, afin de garantir que les niveaux de protection octroyée aux indications géographiques et aux appellations d’origines par la législation de l’Union et le droit national soient appliqués de façon uniforme dans toute l’Union, le Paquet Marque invite les Etats membres à mettre en place une procédure administrative efficace permettant au moins à toute personne autorisée à exercer les droits découlant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée de s’opposer à l’enregistrement d’une marque.

La Directive et le Règlement prévoient ainsi parmi les motifs absolus de refus à l’enregistrement le fait qu’un signe constitue déjà une indication géographique, une appellation d’origine protégée. En outre, le Paquet Marque étend les motifs absolus de refus aux mentions traditionnelles protégées pour les vins et aux spécialités traditionnelles garanties (article 4 de la Directive).

En outre, les indications géographiques et les appellations d’origine protégées sont désormais des antériorités opposables à l’enregistrement d’une marque et constituent motifs relatifs de refus (article 5, 43 et 45 de la Directive ; article 8.4bis ; 53.1 d) du Règlement).