Mois : juin 2025

• Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2025, 23-86.955

IMPACT : Devant les juridictions pénales, le juge peut prononcer une amende pénale et y ajouter la confiscation des gains ainsi que l’octroi de dommages-intérêts au profit du titulaire de droits de propriété intellectuelle partie civile à l’instance, en réparation de son préjudice, sans que cela n’entraîne nécessairement une disproportion de la peine.

La Cour de cassation valide ainsi dans son principe des peines allant jusqu’à 3 ans d’emprisonnement, 400.000 euros d’amende et plus de 600.000€ de dommages-intérêts pour des quantités portant sur 315 sacs à main contrefaisants.

• Les faits

Trois personnes physiques ainsi qu’une société sont jugées pour avoir organisé un réseau de fabrication et de vente de sacs à main de luxe portant atteinte à une marque ainsi qu’à des droits d’auteur. Au total, 315 sacs en peau de crocodile contrefaisants ont été identifiés

Les infractions retenues sont notamment la détention, la vente, l’importation et l’exportation en bande organisée, de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, ainsi que la reproduction illicite d’œuvre de l’esprit.

Le 4 octobre 2023, la Cour d’appel de Paris a condamné les prévenus à des peines allant jusqu’à 3 ans d’emprisonnement (dont 1 an avec sursis) et 400.000 € d’amende (dont 200.000 € avec sursis), ainsi qu’à la confiscation du produit de l’infraction (70.000€).

Ils ont également été solidairement condamnés au paiement des dommages-intérêts à hauteur de :

Un pourvoi est formé par les prévenus qui aboutit à une cassation de l’arrêt mais à une validation du principe de cumul des sanctions.

• L’option du titulaire de droit de PI entre la voie civile et la voie pénale

Le Code de la Propriété Intellectuelle contient des dispositions spécifiques prévoyant des peines d’emprisonnement ainsi que des amendes, lesquelles peuvent aller jusqu’à 7 ans d’emprisonnement et 750.000 euros lorsque les infractions sont commises en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne (L.716-9 et suiv. du CPI).

Les titulaires de droits ont ainsi la possibilité d’agir soit devant les juridictions civiles, soit devant les juridictions pénales, leur choix se portant généralement devant le juge civil réputé plus généreux en termes d’indemnités et, selon la nature de l’atteinte en cause, parfois plus à même d’apprécier le caractère contrefaisant.

• Le cumul entre dommages-intérêts et amendes pénales

En l’espèce, les prévenus reprochaient à la Cour d’appel de ne pas s’être assurée que le cumul entre les dommages-intérêts, qualifiés de punitifs, et l’amende pénale respectait le principe de proportionnalité issu de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne[1].

La chambre criminelle écarte toutefois le moyen en motivant le montant des dommages-intérêts octroyés par les articles L. 331-1-3 et L. 716-4-10 du CPI qui prévoient expressément d’évaluer le préjudice au regard « notamment [des] bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits ou le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels générées par la contrefaçon ».

Elle en conclut que ces montants « ont pour seul objet d’assurer la réparation effective, proportionnée et dissuasive du préjudice causé par les infractions (…) sur la base objective de critères économiques tout en tenant compte des frais encourus par le titulaire du droit ». Aucun caractère punitif ne peut donc être retenu.

Ces dommages-intérêts peuvent donc, sans disproportion, se cumuler avec des amendes pénales soumises au principe de proportionnalité prévu par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Il peut également être rappelé que la Directive 2004/48 relative aux droits de PI prévoit elle aussi un principe de proportionnalité concernant les mesures de réparation.

• La condamnation solidaire pour des faits non personnellement reprochés

Les prévenus reprochent également à la Cour d’appel de les avoir solidairement condamnés, sans établir le lien de causalité entre les faits leur étant personnellement reprochés et le préjudice subi par les parties civiles.

Toutefois, la Cour de cassation juge que la solidarité est motivée par la connexité et l’indivisibilité des infractions qui leur sont respectivement reprochées et retient que « la circonstance que chacun des co-auteurs n’a pas tiré les mêmes bénéfices des infractions entre lesquelles un lien de connexité a été souverainement constaté n’est pas de nature à rompre le lien de causalité existant entre la faute de chacun d’entre eux et le préjudice subi par la partie civile. »

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[1] Articles 49.3 et 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

Tribunal de l’Union européenne, 12 mars 2025, T-66/24 

IMPACT : Une divulgation antérieure à l’enregistrement d’un dessin ou modèle (DM) est susceptible d’en compromettre la nouveauté ou le caractère propre, sauf si elle relève de l’exception de divulgation. Cette exception permet d’écarter une divulgation antérieure dès lors qu’elle remplit deux conditions :

(i) être réalisée par le créateur ou sous ses instructions, (ii) être intervenue dans les 12 mois précédant la date de dépôt de la demande d’enregistrement.

Dans cet arrêt, le tribunal rappelle que cette exception peut s’appliquer dès lors que le dessin divulgué antérieurement produit la même impression globale que celui enregistré, sans exiger un caractère strictement identique.

• Les faits 

La société LIQUIDLEDS LIGHTING CORP (LLC) est titulaire d’un DM communautaire enregistré le 12 janvier 2017 en classe 26.04 pour des « Ampoules d’éclairage à diodes électroluminescentes », représentant une ampoule LED décorative.

Le 25 mars 2021, la société LIDL a formé une demande en nullité de ce DM, invoquant un défaut de nouveauté et de caractère individuel, notamment au regard d’une antériorité.

La société LLC estimait que cette antériorité devait être écartée puisqu’elle bénéficiait de l’exception de divulgation (art. 7§2 du Règlement n°6/2002), tandis que le requérant considérait que l’antériorité n’étant pas identique au DM enregistré, l’exception ne pouvait jouer.

Le Tribunal rejette cette interprétation restrictive. Il justifie cette position en tenant compte à la fois du libellé de l’article 7§2 du Règlement précité, du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par le texte.

• Rappel concernant la charge de la preuve

A l’occasion de cet arrêt, le Tribunal rappelle qu’il appartient au requérant de démontrer que le DM contesté ne remplit pas les conditions de protection.

Il revenait donc au requérant de prouver que le DM était antériorisé par une divulgation au public, preuve qui a été rapportée selon le Tribunal.

Ce n’est qu’une fois cette preuve rapportée qu’il appartenait alors au titulaire du DM de démonter qu’il bénéficiait de l’exception de divulgation prévue à l’article 7§2 du Règlement.

• La divulgation antérieure d’un DM peut bénéficier de l’exception de divulgation dès lors qu’il produit la même impression globale que le DM enregistré

Pour rappel, l’article 7§2 du Règlement met en place une période de grâce de 12 mois durant laquelle le créateur, ou tout ayant-droit ou tiers autorisé, peut divulguer son DM sans se voir opposer un défaut de nouveauté ou de caractère individuel.

En effet, pour être enregistré, le DM doit :

En l’espèce, le titulaire du DM démontrait que l’antériorité invoquée avait été faite par ses soins dans le délai de grâce, de sorte qu’elle ne pouvait pas lui être opposée pour annuler son DM.

La société LIDL soutenait toutefois que l’exception de divulgation ne pouvait jouer puisque l’antériorité n’était selon elle pas identique au DM enregistrée.

Le Tribunal a décidé de rejeter cette interprétation de l’article 7§2 du Règlement en jugeant qu’il n’est pas nécessaire que l’antériorité invoquée dans le cadre de l’exception de divulgation soit identique au DM enregistré ; il suffit qu’elle produise la même impression globale.

Le Tribunal motive notamment son raisonnement en rappelant l’objectif du Règlement qui est de « favoriser l’innovation et le développement de nouveaux produits et l’investissement dans leur production » (Considérant 7).

Dès lors, exiger une stricte identité entre le dessin divulgué et celui enregistré irait à l’encontre de cette logique en empêchant les créateurs de tester leurs DMs et d’y apporter si nécessaire des ajustements, avant de les enregistrer.

Cette décision est confortée par le nouveau Règlement n° 2024/2822 – entré en vigueur le 1er mai dernier – lequel prévoit qu’ « il n’est pas tenu compte d’une divulgation si le dessin ou modèle divulgué, qui est identique à un dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée au titre d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré ou qui ne diffère pas de celui-ci par l’impression globale qu’il produit, a été divulgué au public ».