Mois : février 2021

CJUE, 18 novembre 2020, aff. C-147/19 – Par cet arrêt, la Cour considère qu’aucune rémunération équitable et unique n’est due par l’utilisateur qui communique au public une œuvre cinématographique ou audiovisuelle qui incorpore elle-même un phonogramme, c’est à dire une séquence de son.

Le 29 juillet 2010, deux sociétés espagnoles de gestion des droits de propriété intellectuelle d’artistes interprètes et de producteurs de phonogrammes (l’AGEDI et l’AIE) ont saisi le Tribunal de Commerce de Madrid d’une action contre la société ATRESMEDIA, détenant plusieurs chaines de télévision, afin d’obtenir une indemnité en raison des actes de communications au public des œuvres audiovisuelles incorporant des phonogrammes.

Déboutée de ses demandes en appel, la société ATRESMEDIA a formé un pourvoi devant la Cour suprême espagnole, laquelle a saisi la CJUE de deux questions préjudicielles :

1. La notion de « reproduction d’un phonogramme publié à des fins de commerce » figurant à l’article 8§2 de la Directive 2006/115, inclut-elle la reproduction faite d’un phonogramme incorporé dans une œuvre audiovisuelle publiée à des fins de commerce ?
2. Si oui, une société qui diffuse ladite œuvre incorporant un phonogramme est-elle tenue de payer la rémunération équitable et unique prévue à l’article 8§2 de la Directive 2006/115 ?

Il faut rappeler que la Directive 2006/115 prévoit que toute personne communiquant au public à des fins commerciales un phonogramme, c’est-à-dire une séquence de son, doit verser une rémunération « équitable et unique  ».

Afin de répondre aux deux questions soulevées, la Cour va tout d’abord définir la nature d’une œuvre audiovisuelle incorporant un phonogramme pour ensuite appliquer le régime légal approprié.

Aucune directive ne définissant ce qu’est un phonogramme, la Cour va se référer à l’article 3 de la Convention de Rome et à l’article 2 du Traité de l’OMPI, qui le définisse comme une « fixation exclusivement sonore ». La Cour en déduit donc qu’une « fixation d’images et de sons », telle qu’une œuvre audiovisuelle, ne peut être considérée comme un phonogramme.

La Cour opère toutefois une distinction lorsque le phonogramme est incorporé dans une fixation audiovisuelle qui n’a pas le statut d’œuvre. Sur la base du « Guide des traités sur le droit d’auteur et les droits connexes administrés par l’OMPI », la Cour considère qu’une telle incorporation ne lui fait cette fois pas perdre sa nature de phonogramme.

La Cour écarte donc la qualification de phonogramme uniquement à un enregistrement audiovisuel qui contient une œuvre audiovisuelle incluant un phonogramme. Dans ce cas, l’utilisateur qui communique au public ce type d’œuvre audiovisuel n’a pas à verser de « rémunération équitable et unique » au sens de la Directive 2006/115.

Cependant la Cour rappelle que les titulaires de droits sur l’œuvre phonographe ont en principe déjà obtenu une rémunération pour l’incorporation de leur œuvre phonographe dans l’œuvre audiovisuelle dans le cadre d’accords contractuels.

Ainsi, la Cour écarte la qualification de « phonogramme » pour un enregistrement audiovisuel contenant la fixation d’une œuvre audiovisuelle incorporant un phonogramme. Il n’y a donc pas lieu au versement d’une rémunération équitable et unique par la société qui diffuse au public une œuvre audiovisuelle incorporant un phonogramme.

Cass. Com., 4 novembre 2020, n°16-28281 – La Cour de cassation confirme, à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne le 26 mars 2020 sur sa question préjudicielle, que le titulaire d’une marque déchue pour défaut d’usage sérieux peut agir en contrefaçon à l’encontre des actes commis avant la prise d’effet de la déchéance de sa marque.

Le titulaire d’une marque française, désignant notamment des boissons alcooliques, a assigné en contrefaçon de marque une société distribuant une liqueur de sureau sous une dénomination similaire.

De façon classique, le défendeur avait alors invoqué la déchéance pour défaut d’usage sérieux de la marque invoquée au soutien de l’action et la demande avait été accueillie. La marque était ainsi déchue à compter du 13 mai 2011. Malgré cette décision, le titulaire a maintenu ses demandes en contrefaçon pour la période antérieure à cette déchéance.

Son action a été rejetée par les juridictions du fond qui considéraient qu’il ne pouvait interdire aux tiers de faire usage de sa marque dès lors qu’il n’avait pas démontré en avoir fait un usage sérieux.

L’affaire a été portée devant la Cour de Cassation qui a posé une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) afin de savoir si le titulaire d’une marque déchue conserve le droit de réclamer l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’usage, par un tiers, antérieurement à la date d’effet de la déchéance, d’un signe similaire pour des produits et services identiques ou similaires prêtant à confusion, question à laquelle la CJUE avait répondu par un arrêt du 26 mars 2020 (précédemment commenté : Newsletter JP KARSENTY Avril 2020).

L’arrêt commenté fait suite à la réponse de la CJUE.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Paris sur le fondement des articles L.717-3 b) et L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, et du principe suivant : « la déchéance d’une marque, prononcée en application de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, ne produisant effet qu’à l’expiration d’une période ininterrompue de cinq ans sans usage sérieux, son titulaire est en droit de se prévaloir de l’atteinte portée à ses droits sur la marque qu’ont pu lui causer les actes de contrefaçon intervenus avant sa déchéance  ».

Il en ressort que le titulaire d’une marque déchue peut agir en contrefaçon pour les actes commis entre la date d’enregistrement de la marque et la date d’effet de la déchéance. Il est donc indifférent que la marque n’ait pas été mise en contact avec le consommateur durant cette période, comme l’avait relevé la Cour d’appel.

Bien que cette solution confirme l’étendue du droit d’agir du titulaire de marque, il ne peut être complètement exclu que l’absence d’exploitation durant la période précédant la déchéance soit tout de même prise en compte par certaines juridictions, qui pourraient être réticentes à cette solution, sur le terrain du préjudice et ce afin de limiter l’intérêt d’une telle action en contrefaçon pour le titulaire.

Enfin, il convient de rappeler que cette solution se fonde sur la version du Code de la propriété intellectuelle antérieure à la transposition de la Directive (UE) 2015/2436 issue du Paquet Marque. L’ancien article L.713-3 b) se retrouve au nouvel article L.713-2 de ce code dans une rédaction équivalente. Quant à l’article L.714-5, relatif à la déchéance, sa rédaction a été reprise et son dernier alinéa précisant que « La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu » a notamment été supprimé.

CJUE, 22 octobre 2020, C-720/18 et C-721/18, Ferrari SpA c/ DU – L’usage sérieux d’une marque déposée pour des véhicules et leurs composants peut être démontré par l’utilisation de la marque pour des pièces détachées des véhicules, par la fourniture de services d’entretien sous ladite marque, ou encore par la vente d’occasion de véhicules revêtus de la marque et déjà mis sur le marché par le titulaire. Cet usage vaut pour la catégorie générale des véhicules, sauf à démontrer l’existence d’une sous-catégorie autonome, laquelle ne peut être caractérisée par le caractère luxueux ou la finalité sportive de ces véhicules.

Entre 1984 et 1996, la société Ferrari a commercialisé plusieurs modèles de voitures de sport sous la marque « TESTAROSSA », enregistrée en tant que marque internationale en 1987 et en tant que marque allemande en 1990 afin de désigner en Classe 12 les véhicules et les parties de véhicules.

A compter de 1996, la société Ferrari a fait usage de sa marque pour désigner les pièces détachées et les accessoires des véhicules précédemment commercialisés, ses prestations d’entretien destinées à ces véhicules, ainsi que la revente de ces véhicules d’occasion.

En 2015, une procédure de déchéance a été initiée en Allemagne à l’encontre de ces deux marques, conduisant le Tribunal Régional Supérieur de Düsseldorf à poser plusieurs questions préjudicielles à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) afin d’obtenir des précisions concernant la notion d’usage sérieux au sens de l’article 12.1 de la directive 2008/95/CE rapprochant les législations des États membres sur les marques.

• Tout d’abord, il s’agissait de savoir si l’usage d’une marque enregistrée pour une catégorie générale de produits et de pièces détachées les composant, tels que les automobiles et leurs pièces, doit être considérée comme sérieux pour l’ensemble de cette catégorie lorsqu’il est réalisé sur un «  segment spécifique du marché », soit en l’occurrence, sur celui des pièces détachées et accessoires de « voitures de sport de luxe très coûteuses ».

La CJUE rappelle que l’utilisation d’une marque pour des pièces détachées des produits couverts par cette marque est susceptible de constituer un usage sérieux, non seulement pour les pièces détachées elles-mêmes, mais aussi pour les produits couverts par cette marque, et ce même si l’enregistrement ne vise pas expressément ces pièces détachées.

Elle rappelle ensuite que, si la marque vise une catégorie large de produits et services susceptible d’être subdivisée en sous-catégories autonomes, l’usage sérieux devra être rapporté concernant chacune des sous-catégories autonomes et à défaut, la marque sera déchue pour les sous-catégories pour lesquelles la preuve d’un usage sérieux n’a pas été rapportée. Elle ajoute que, pour vérifier l’existence de telles sous-catégories, il convient d’examiner si le consommateur souhaitant acquérir les produits ou services relevant de cette catégorie associera cette marque à l’ensemble des produits et services de cette catégorie, en tenant compte de leur finalité et de leur destination.

En l’occurrence, la CJUE considère que la notion de « segment spécifique du marché » n’est pas pertinente pour justifier l’existence d’une sous-catégorie puisque le titulaire aurait un intérêt légitime à étendre sa gamme de produits ou de services au-delà de ce segment. Par ailleurs, elle considère que le prix des produits et leur caractère luxueux ne sont pas davantage suffisants. Quant au fait qu’il s’agisse de voitures performantes ayant notamment pour destination l’usage dans le sport automobile, elle estime que ces véhicules pourront avoir d’autres destinations (ex : transport) et que, dans ce cas, la sous-division de la catégorie par destination limiterait excessivement les droits du titulaire.

• Ensuite, la juridiction allemande souhaitait savoir si une marque fait l’objet d’un usage sérieux par son titulaire, lors de la revente, par celui-ci, de produits d’occasion, mis dans le commerce sous cette marque.

En première instance, le Tribunal Régional de Düsseldorf avait jugé que la revente des voitures d’occasion ne pouvait constituer un nouvel usage des marques « TESTAROSSA » dès lors que les droits de la société Ferrari sur ces marques avaient été épuisés par la première mise sur le marché de véhicules sous la marque.

La CJUE ne suit pas ce raisonnement puisqu’elle considère que le fait que le titulaire de la marque ne puisse pas interdire à des tiers l’usage de sa marque pour des produits déjà mis dans le commerce sous celle-ci ne signifie pas qu’il ne peut pas lui-même en faire usage pour de tels produits. Ce faisant, la CJUE confirme que la revente d’occasion de produits revêtus de la marque et déjà mis sur le marché une première fois peut constituer un usage à titre de marque, dont il convient de tenir compte dans l’appréciation de l’usage sérieux.

• Enfin, la Cour était interrogée sur le point de savoir si la fourniture de services relatifs aux produits commercialisés sous la marque constitue un usage sérieux de la marque.

La Cour précise que les services d’entretien encore fournis par la société Ferrari pour les véhicules qu’elle commercialisait sous la marque « TESTAROSSA » peuvent constituer un usage sérieux de la marque en cause à condition que ces services soient fournis sous ladite marque.

Cour d’appel de Paris, 5 novembre 2020, n°19/13073 – En l’absence de cession des droits portant sur un progiciel, son commanditaire ne peut obtenir la communication du code-source à l’Expert dont il a sollicité la désignation .

A la suite d’un appel d’offres, une société d’assurance avait confié à une première société spécialisée dans l’édition de progiciels, la maîtrise d’œuvre d’un projet destiné à remplacer le progiciel qu’elle utilisait pour les besoins de son activité, et à une seconde société une mission d’assistance de maître d’ouvrage.

La société d’assurance a constaté des défaillances dans le logiciel livré et les échéances prévues pour opérer la migration des données n’avaient pas été respectées. Elle a donc assigné les deux prestataires en référé-expertise et le 5 juin 2019, le président du Tribunal de commerce de Paris a désigné un expert pour qu’il apprécie les améliorations quantitatives et qualitatives des versions successives du progiciel litigieux et détermine les causes des défauts. A cette fin, l’huissier était autorisé à se faire communiquer « les codes-sources [1] et les codes-objet [2] des différentes versions implantées ou en développement ».

Les prestataires ont interjeté appel de cette décision et l’un d’eux soutenait notamment que l’accès aux codes-source des logiciels porterait atteinte au secret des affaires et à ses droits de propriété intellectuelle au regard du contrat conclu avec la société d’assurance.

La Cour d’appel de Paris infirme l’ordonnance du président du Tribunal de commerce. Elle rappelle que la mission de l’expert doit se limiter aux questions de faits nécessaires pour éclairer le juge du fond sur le litige.

Elle relève que le contrat de conception et de réalisation de la solution informatique prévoyait que la solution restait la propriété du prestataire au sens du Code de la propriété intellectuelle. Les termes du contrat se référaient ainsi implicitement aux droits d’auteur susceptibles de protéger notamment les codes-source et la documentation écrite du logiciel, et l’existence de tels droits, supposant la démonstration d’une originalité, n’était semble-t-il pas contestée.

Aussi, la Cour considère que la nécessité de la remise des codes sources pour les besoins de l’expertise n’est pas établie.

Il en résulte que le commanditaire ne peut obtenir, par le biais d’une expertise, les codes-source d’un logiciel dont il n’est pas propriétaire. Il lui appartient de démontrer la nécessité de cette communication pour l’expertise sollicitée, et notamment l’insuffisance des tests pouvant être réalisés en accédant à la solution, et proposés en lieu et place par la Cour d’appel.

Le secret des affaires, également invoqué par l’éditeur du progiciel et qui n’est pas abordé par la Cour, pourrait être pris en compte au moment d’apprécier la nécessité d’une telle communication, et notamment pour mettre en place des mesures visant à encadrer la diffusion des codes-sources aux parties en cours de procédure.

CJUE, 28 octobre 2020, C-637/19, BY c/ CX – La communication au public ne couvre pas la transmission d’une œuvre protégée, par voie électronique, à une juridiction, à titre d’élément de preuve dans le cadre d’une procédure judiciaire entre particuliers, et celle-ci ne peut donc être poursuivie par le titulaire de droits, sauf à compromettre sérieusement le droit à un recours effectif.

Dans cette affaire, deux personnes physiques, gérant chacune un site internet, étaient en conflit devant la juridiction civile suédoise. Le défendeur a produit la copie d’une page de texte contenant une photographie, tirée du site internet du demandeur. Cet élément a été transmis à la juridiction à titre de preuve, au soutien de sa défense. Le demandeur a invoqué des droits d’auteur sur la photographie, et a soutenu que cet envoi à la juridiction constituait un acte de contrefaçon justifiant le versement de dommages et intérêts.

La Cour d’appel de Stockholm a interrogé la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) afin de déterminer si la transmission par voie électronique d’une photographie dans le cadre d’une procédure est susceptible de constituer une mise à disposition non autorisée d’une œuvre, autrement dit un acte de distribution au public au sens de l’article 4.1 de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, ou un acte de communication au public au sens de l’article 3.1 de cette même directive.

Tout d’abord, la Cour rappelle que la communication au public d’une œuvre, autrement que sous forme d’une distribution de copies physiques, relève uniquement de la notion de communication au public.

Ensuite, la Cour revient ainsi sur les conditions de caractérisation de cette notion qui selon sa jurisprudence constante nécessite la réunion de deux éléments cumulatifs : un acte de communication d’une œuvre et la communication réalisée à destination d’un public.

Premièrement, la Cour considère que la transmission par voie électronique d’une œuvre protégée à une juridiction à titre d’élément de preuve, est un acte de communication d’une œuvre, laquelle se définit comme « tout acte par lequel un utilisateur donne, en pleine connaissance des conséquences de son comportement, accès à des œuvres protégées  ».

En second lieu, la Cour rappelle que la notion de public correspond à un « nombre indéterminé de destinataires potentiels » relativement important, autrement dit l’œuvre ne doit pas seulement être rendue accessible à des personnes déterminées appartenant à un groupe restreint.

En l’espèce, l’œuvre est communiquée non pas à des personnes en général mais à un groupe déterminé de personnes investies de fonctions de service public au sein d’une juridiction, et la Cour conclut donc qu’aucun acte de communication au public ne saurait être caractérisé en l’espèce.

Enfin, afin de confirmer son raisonnement, la Cour procède à une mise en balance entre le droit de propriété intellectuelle et le droit à un recours effectif garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en faveur de ce dernier.

Elle indique ainsi que le droit fondamental à un recours effectif « serait sérieusement compromis si un titulaire de droit était en mesure de s’opposer à la communication d’éléments de preuve à une juridiction, au seul motif que ces éléments de preuve contiennent un objet protégé au titre du droit d’auteur ».