Mois : juillet 2021

Cour de cassation, Ch. comm., 17 mars 2021, pourvois n°B 17-28.221 et Y 18-19.206 – La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 septembre 2017 qui avait alloué d’office une somme forfaitaire en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon.

Afin de réparer le préjudice résultant de la contrefaçon, l’article L615-7, alinéa 1er, du code de la Propriété Intellectuelle dispose que les dommages et intérêts sont fixés en prenant en considération distinctement :

• Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
• Le préjudice moral causé à cette dernière ; et
• Les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirés de la contrefaçon.

Toutefois, le second alinéa de cet article prévoit qu’à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, la juridiction peut allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

En l’espèce, les sociétés DECATHLON FRANCE et KNAUER ont été condamnées, par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 16 décembre 2014, pour contrefaçon du brevet de la société TIME SPORT couvrant un dispositif de fixation occipitale pour casque. L’arrêt a également confirmé la mesure d’expertise ordonnée, avant-dire droit, sur l’évaluation du montant du préjudice.

Après dépôt du rapport d’expertise, la société TIME SPORT a demandé le paiement de la somme de 1.754.453€ à la société KNAUER, telle qu’estimée par l’expert sur la base d’un taux de marge brute identique à celui de la société DECATHLON FRANCE.

Par un arrêt du 22 septembre 2017, la Cour d’appel a retenu qu’il ne pouvait pas être alloué la totalité de ce montant, dans la mesure où il ne correspondait pas au bénéfice de la société KNAUER. Par conséquent, il convenait de calculer le préjudice de la société TIME SPORT au regard de la redevance qu’elle aurait pu percevoir sur le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période de référence de la contrefaçon, soit 28 620,90€.

La société TIME SPORT a alors formé un pourvoi contre cet arrêt. Elle alléguait ne pas avoir sollicité une réparation de son préjudice sous la forme d’une somme forfaitaire mais en considération des bénéfices retirés par la société KNAUER de la contrefaçon.

La Cour de cassation retient que la Cour d’appel qui n’a pas été saisie d’une demande de redevance majorée ne pouvait pas allouer, de sa propre initiative, le montant des redevances qui auraient été dues à la société TIME SPORT en cas d’autorisation d’utiliser le brevet. La Cour d’appel devait par conséquent prendre en considération la demande d’indemnisation fondée sur l’un des critères d’évaluation prévu par l’article L615-7 al. 1 du code de la propriété intellectuelle.

Ainsi, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt du 22 septembre 2017 de la Cour d’appel de Paris en ce qu’il a condamné la société KNAUER à payer à la société TIME SPORT la somme de 28 620,90€, et renvoie les parties devant la Cour d’appel de Paris autrement composée.

L’indemnisation sous la forme d’une somme forfaitaire ne peut donc être ordonnée par une juridiction qu’à la condition que la victime de la contrefaçon en ait fait la demande expresse.

CA Paris, Pôle 5 – Ch. 2, 29 janvier 2021, n°17/12268 – Les juges infirment la décision du TGI de Paris du 6 décembre 2018 qui avait écarté des débats les constats d’huissier réalisés en présence du conseil en propriété industrielle de la demanderesse et condamnent une société américaine qui commercialisait des couteaux à steak similaires aux couteaux « Laguiole ».

En l’espèce, la société TARRERIAS BONJEAN, spécialisée dans le secteur d’activité de la coutellerie, a découvert sur le site internet des magasins américains « Crate and Barrel » exploités par la société EUROMARKET DESIGNS, la présentation d’un couteau à steak qui porterait atteinte à son modèle commercialisé depuis 2009 sous les marques « Laguiole Expression » et « Laguiole Evolution ».

La société TARREJIAS BONJEAN a alors fait assigner la société EUROMARKET DESIGNS devant le tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon de ses droits d’auteur et subsidiairement en concurrence déloyale et parasitaire. Par un jugement du 6 décembre 2018, elle a été déboutée de l’intégralité de ses demandes et a décidé d’interjeter appel.

La difficulté concernait la validité des deux constats d’huissier : le premier pour constater la commande sur internet du couteau litigieux et le second pour constater la livraison et la réception dudit couteau. Ces constats ont été réalisés en présence du conseil en propriété industrielle de la société Tarrerias Bonjean, qui a :

• assisté l’huissier de justice lors de la commande du couteau litigieux en effectuant le paiement avec sa propre carte bancaire ;
• assisté seul à la livraison et réceptionné le colis à son propre cabinet.

La société américaine soutenait que les constats devaient être écartés, faute pour le conseil en propriété industrielle de présenter les garanties d’indépendance et d’impartialité exigées par les textes en matière de preuve.

La Cour d’appel rappelle alors que le droit à un procès équitable suppose que les preuves aient été recueillies et exploitées loyalement mais n’impose pas ni ne refuse certains modes de preuves indépendamment de toute autre considération.

Elle a alors estimé qu’il est indifférent que le conseil en propriété industrielle soit intervenu lors du constat dès lors que « la profession de conseil en propriété industrielle [est] réglementée et soumise à des règles déontologiques, le cabinet X n’étant ni le préposé ni le représentant de la requérante, et n’est donc pas de nature à remettre en cause la loyauté de l’élément de preuve que constitue le procès-verbal ».

Enfin elle souligne que l’huissier de justice avait :

• procédé lui-même aux opérations de constat en relevant la présence des modèles de couteau sur le site internet, et il avait distingué ses propres actions de celles faites par le conseil en propriété industrielle en sa présence ;
• détaillé des éléments permettant de considérer que le contenu du colis ouvert par lui était bien celui commandé, et que le conseil en propriété industrielle ne l’avait pas ouvert avant lui seul (rubans adhésifs intacts, bon de retour à l’intérieur avec la bonne référence de commande, modèle de couteau identique à celui identifié sur le site internet).

Par conséquent, les juges d’appel ont infirmé le jugement de première instance qui avait annulé le PV de constat d’ouverture du colis et a validé les deux PV d’huissier.

S’agissant ensuite de la question de la loi applicable au litige, la Cour d’appel a considéré que bien que rédigé en langue anglaise, édité par une société américaine et hébergé aux Etats-Unis, le site est accessible depuis le territoire français. En effet, lorsque le système identifie une connexion depuis la France, il est précisé à l’internaute que ses achats depuis ce territoire sont facilités (« nous facilitons vos achats depuis la France avec prix affichés en euros, frais de douane et TVA calculés au moment où vous validez votre commande…  »).

De plus, les constats d’achat permettent de prouver qu’il est possible d’acheter le couteau litigieux depuis la France. En conséquence, les faits incriminés relèvent de la loi française.

La Cour d’appel revient ensuite sur l’originalité du couteau à steak Laguiole qui bien qu’inspiré des codes traditionnels du couteau « Laguiole », a été revisité et modernisé si bien que le couteau a un style « contemporain, délicat et épuré » qui porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. Le couteau à steak « Laguiole » est donc éligible à la protection par le droit d’auteur.

La Cour estime ensuite que la société EUROMARKET DESIGNS a bien repris la combinaison des caractéristiques originales du modèle Laguiole qu’elle prend soin de détailler (la lame, la mitre et les platines sont réalisées en une seule pièce en acier inoxydable forgé ; les deux rivets de chaque côté fixant les plaquettes latérales du manche à la platine sont, l’un proche de la mitre, l’autre proche de l’extrémité du manche ; l’extrémité du manche du couteau ne comporte pas de mitre arrière, le dos de la lame est légèrement courbé vers la partie proche de la mitre, de même que le manche vers son extrémité ; les dimensions et les proportions sont identiques).

La Cour en déduit donc que la société EUROMARKET DESIGNS a bien commis des actes de contrefaçon en commercialisant son modèle et la condamne par conséquent à verser la somme de 30.000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice de la société TARRERIAS BONJEAN.

CJUE, 17 décembre 2020, aff. C-490/19 : A la suite d’une question préjudicielle inédite, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) étend un peu plus la protection accordée aux appellations d’origine protégées (AOP) en précisant que, dans certaines circonstances, celle-ci peut s’étendre à la forme et à l’apparence du produit bénéficiant de l’AOP.

L’AOP, dénomination identifiant un produit comme étant notamment originaire d’un lieu géographiquement déterminé (région ou pays), permet au consommateur de lui garantir que le produit qui en est revêtu présente des qualités ou des caractéristiques qui sont dues essentiellement ou exclusivement à ce milieu géographique et à des facteurs humains.

L’AOP fait l’objet d’une protection juridique particulièrement étendue puisque l’article 13§1 du règlement 1151/2012, reprenant à l’identique l’ancien article 13§1 du règlement n°510/2006, interdit pas moins de quatre catégories d’atteintes couvrant des hypothèses potentiellement très variées, à savoir (a) l’utilisation directe ou indirecte de la dénomination protégée pour des produits ne pouvant en bénéficier et comparables à ceux enregistrés sous la dénomination, ou permettant de profiter de la réputation de la dénomination protégée, (b) l’usurpation, l’imitation ou l’évocation de l’appellation, (c) l’utilisation d’indications fausses sur la provenance, l’origine, la nature ou les qualités substantielles du produit figurant sur son conditionnement ou emballage, et (d) toute autre pratique susceptible d’induire en erreur le consommateur sur la véritable origine du produit.

Depuis plusieurs années, la CJUE procède à une interprétation de ces catégories toujours plus extensive, confirmant ainsi une volonté de conférer une protection très étendue à l’AOP.

Ainsi, l’évocation, deuxième type d’atteinte prévu à l’article 13§1 b) du règlement, peut être caractérisée par l’utilisation d’éléments verbaux, qu’ils soient similaires ou non à l’indication géographique, mais également, comme la CJUE l’a reconnu dans l’affaire Queso Manchego, par l’utilisation d’éléments purement figuratifs susceptibles de rappeler au consommateur le produit bénéficiant de l’AOP (voir notre précédent article « AOP : l’évocation illicite peut résulter d’éléments purement figuratifs », Newsletter Propriété Intellectuelle, Octobre 2019).

Concernant le troisième type d’atteinte, la CJUE a également retenu une définition large des supports sur lesquels les indications fausses pouvaient être présentées en visant, en plus du conditionnement et de l’emballage, la publicité ou tout document afférent au produit et pouvant prendre la forme d’un texte, d’une image ou d’un contenant susceptible de renseigner sur la provenance, l’origine, la nature ou les qualités substantielles du produit.

La CJUE ne s’était toutefois encore jamais prononcée sur la portée du 4ème type d’atteinte prévu à l’article 13§1 d), jusqu’à l’arrêt rendu le 17 décembre 2020.

Dans cette affaire, le Syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier reprochait à la Société Fromagère du Livradois de porter atteinte à l’AOP « Morbier » et de commettre des actes de concurrence déloyale et parasitaire en fabriquant et en commercialisant, sous le nom « Montboissier », un fromage reprenant l’apparence visuelle du produit couvert par cette AOP, notamment par la présence d’un trait cendré de couleur noire partageant horizontalement le fromage en deux.

La Cour d’appel de Paris, confirmant le jugement de première instance, avait rejeté les prétentions du Syndicat en estimant que la réglementation sur l’AOP ne doit pas être comprise comme protégeant l’apparence d’un produit. Ainsi, la commercialisation d’un fromage reprenant une ou plusieurs caractéristiques physiques figurant dans le cahier des charges du fromage « Morbier » n’était pas fautive selon elle, et ce en dépit du fait que la présence de la raie noire centrale horizontale relevait, a priori, d’une technique ancestrale.

Dans le cadre du pourvoi, la Cour de cassation a interrogé la CJUE pour savoir notamment si les articles 13§1 du nouveau et de l’ancien règlement doivent être interprétés en ce sens qu’ils interdisent la reproduction de la forme ou de l’apparence caractérisant le produit protégé par l’AOP et susceptible d’induire en erreur le consommateur sur la véritable origine du produit et ce même si la dénomination enregistrée n’est pas utilisée.

La CJUE rappelle que la protection européenne en matière d’AOP a pour objet la dénomination enregistrée et non le produit couvert par celle-ci, et qu’il n’est donc pas interdit qu’un produit, qui ne bénéficierait pas d’une dénomination enregistrée, soit élaboré selon des techniques de fabrication ou reproduise une ou plusieurs caractéristiques prévues dans le cahier des charges d’une AOP.

Cependant, la CJUE relève que les AOP sont protégées en tant qu’elles désignent un produit qui présente certaines qualités ou certaines caractéristiques et qu’à ce titre, l’AOP et le produit couvert par celle-ci sont intimement liés.

Aussi, la CJUE en déduit, sur la base des articles 13, §1, d) visant « toute autre pratique qui serait susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit  », qu’il est interdit de reproduire un élément de la forme ou de l’apparence d’un produit couvert par une dénomination enregistrée lorsque cela conduirait le consommateur à croire faussement qu’un produit bénéficierait d’une AOP.

La CJUE précise qu’il convient d’examiner si l’élément reproduit constitue une caractéristique de référence, particulièrement distinctive du produit bénéficiant de l’AOP, de telle sorte que sa reproduction combinée avec les facteurs pertinents (les modalités de présentation et de commercialisation du produit, le contexte factuel), conduirait le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à se tromper et à croire, à tort, que le produit bénéficierait de l’AOP.

Il appartient désormais à la Cour de cassation de mettre en œuvre ces principes et d’apprécier si la reprise de caractéristiques physiques du fromage « Morbier », telle que le trait cendré de couleur noire partageant horizontalement le fromage, constitue une atteinte à cette AOP.

Cette nouvelle extension de la protection des appellations d’origine suscite d’ores et déjà des questions, notamment sur le point de savoir si elle doit ou non être limitée aux seules caractéristiques physiques figurant au cahier des charges du produit couvert par l’AOP.

Cour d’appel de Paris, 16 mars 2021, RG n°20/1299 – Les juges confirment l’arrêt du tribunal de grande instance de Paris du 9 décembre 2016 qui a annulé la marque française semi-figurative « 8.6 GOLD BAVARIA » et condamnent la société Bavaria pour atteinte à l’IGP « BAYERISCHES BIER »

Il résulte du Règlement européen n°1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires que les dénominations enregistrées en tant qu’appellation d’origine ou indication géographique sont protégées contre toute usurpation, imitation ou évocation, et que l’enregistrement d’une marque qui porterait atteinte à ces dénominations doit être refusé si la demande d’enregistrement de la marque est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande d’enregistrement de ces dénominations.

Dans l’affaire portée devant la Cour d’appel de Paris, l’association Bayerischer Brauerbund, qui a pour objet la protection de l’indication géographique protégée (IGP) « BAYERISCHES BIER », a intenté une action en nullité de la marque française semi-figurative « 8.6 GOLD BAVARIA » visant des bières néerlandaises et détenue par la société Bavaria, demande à laquelle le Tribunal a fait droit.

Dans le cadre de l’appel, l’association a maintenu une demande de transmission à la CJUE d’une question préjudicielle dès lors que le règlement européen ayant reconnu l’IGP « BAYERISCHES BIER » autorisait la poursuite de l’usage de certaines marques « Bavaria » malgré l’enregistrement de la dénomination. Cette demande est rejetée. La Cour d’appel considère que cette précision ne s’applique qu’à une marque existant déjà à l’entrée en vigueur du règlement, et non pas à tout signe distinctif et à toute déclinaison de « BAVARIA », et que cela ne permet pas de déduire que la coexistence entre l’IGP et « BAVARIA » se ferait nécessairement sans induire le consommateur en erreur.

Ensuite, la société Bavaria a invoqué l’absence d’évocation de l’IGP en raison notamment de la place secondaire occupée par le terme BAVARIA dans la marque litigieuse, au regard des autres éléments verbaux et figuratifs et la forme du produit.

Toutefois, la Cour d’appel observe que (i) le terme BAVARIA occupe une place centrale, en dessous de la mention « 8.6 GOLD » qui est purement descriptive puisqu’elle fait référence au degré d’alcool de la bière et à la couleur dorée de cette boisson, (ii) le terme BAVARIA est visuellement et phonétiquement proche du terme BAVIERE, (iii) sur le plan conceptuel, le consommateur associera BAVARIA à la zone géographique de la Bavière, réputée pour sa production de bières et sa fête de la bière à Munich. Au regard de ces éléments, il est jugé que le consommateur pensera que le produit concerné vient de la Bavière, ou qu’il est produit en utilisant les méthodes de brassage bavaroises, et qu’il possède donc les caractéristiques requises pour bénéficier de l’IGP.

Par conséquent, l’arrêt d’appel confirme l’annulation de la marque « 8.6 GOLD BAVARIA » ainsi que l’atteinte à l’IGP « BAYERISCHES BIER » par évocation constitutive d’une contrefaçon au sens des dispositions du Code de la propriété intellectuelle. L’application du Code rural et de la pêche maritime est écartée puisqu’il ne vise pas l’évocation de l’IGP.

En revanche, le jugement est infirmé en ce qu’il a considéré que l’exploitation de la marque « 8.6 GOLD BAVARIA » constitue une pratique commerciale déloyale et trompeuse, au sens du Code de la consommation, dès lors que l’Association de protection de l’IGP ne démontre pas une altération du comportement économique du consommateur, étant relevé que la société Bavaria justifie l’identité propre de ses bières ainsi que de leur univers « rock et rebelle » éloigné de l’image plus traditionnelle attachée aux brasseurs bavarois.

CA Paris, 2 février 2021, Pôle 5, Ch. 1, n°17/17688 – La Cour condamne une société proposant un service payant d’hébergement d’annonces, essentiellement immobilières, qui avait procédé à l’extraction du contenu de la rubrique immobilière du site leboncoin.fr.

Pour rappel, la base de données est définie à l’article L.112-3 du Code de propriété intellectuelle comme « un recueil d’œuvres, de données, ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématiques ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen  ». Elle est protégée par un droit dit sui generis qui interdit toute extraction ou réutilisation non autorisées du contenu de la base.

En l’espèce, la société LBC exploite depuis 2011 le site internet leboncoin.fr qui regroupe des petites annonces présentées par régions, puis par catégories. Elle a assigné la société Entreparticuliers.com qui faisait procéder à l’extraction systématique de la catégorie dédiée aux annonces immobilières grâce à un service de « pige immobilière » qui collecte et transmet quotidiennement à ses abonnés toutes les nouvelles annonces immobilières publiées par les particuliers sur internet.

Insatisfaite du jugement de première instance qui l’avait condamnée pour atteinte au droit sui generis dont la société LBC est titulaire sur le site leboncoin.fr, la société Entreparticuliers.com a interjeté appel.

Tout d’abord, la Cour d’appel a confirmé la qualité de producteur de base de données de la société LBC, peu importe qu’elle n’ait pas exploité le site dès sa création en 2006. Elle a estimé qu’il était démontré l’existence de nouveaux investissements par la société LBC sur le site leboncoin.fr après son acquisition et qu’elle supportait les investissements afférents à l’exploitation du site, ainsi que les risques y afférents.

Par ailleurs, la Cour a écarté le moyen tiré de l’incompatibilité du statut d’hébergeur de la société LBC avec celui de producteur de base de données. Elle a considéré que le droit sui generis est un droit économique qui vise à « encourager et à protéger les investissements dans des systèmes de stockages et de traitement des données  » et qui n’est donc pas incompatible avec le régime juridique de responsabilité atténuée de l’hébergeur.

Ensuite, la Cour d’appel a vérifié si la société LBC justifie d’investissements suffisants pour pouvoir qualifier le site leboncoin.fr de base de données.

En rappelant la position de Cour de justice de l’Union européenne fixée à travers plusieurs arrêts, elle a effectué une triple analyse particulièrement minutieuse. En l’espèce, elle a constaté l’existence d’investissements liés à :

• la constitution du contenu de la base, à l’exclusion des investissements relatifs à la création de données en tant que telles (production d’un rapport technique, des attestations comptables et des preuves d’investissements liés à des infrastructures informatiques de stockages et de gestion sophistiquées) ;
• la vérification des données (existence d’une mise en place d’équipes de plusieurs salariés effectuant de véritables contrôles non purement formels des annonces publiées) ;
• la présentation de la base (mise à jour régulière des règles de catégorisation, de la cartographie numérique ainsi que du design du moteur de recherche).

Par ailleurs, la Cour a souligné qu’il importait peu que les différentes rubriques du site soient subdivisées en sous catégories banales et usuelles, la protection du contenu d’une base par le droit sui generis, ne nécessitant pas une originalité dans la présentation.

Elle en a alors déduit que la sous base « immobilier », laquelle a bénéficié d’investissements substantiels de plus de 4,9 millions d’euros dans des campagnes de publicité ciblées, fait également l’objet d’une protection à part entière par le droit sui generis.

En outre, sur l’extraction des données, la Cour a rappelé que celle-ci doit être substantielle d’un point de vue quantitatif ou qualitatif pour que l’atteinte soit reconnue.

En l’espèce, la Cour a adopté une approche qualitative et a observé que les annonces disponibles sur le site Entreparticuliers.com reprenaient tous les éléments essentiels de l’annonce correspondante du site leboncoin.fr. S’éloignant de l’analyse retenue en première instance, elle a jugé que la présence d’un lien hypertexte permettant, par renvoi à l’annonce initiale, d’obtenir le téléphone de l’annonceur n’était pas exclusif du transfert de la partie substantielle de l’annonce. Elle a en effet constaté que l’extraction prohibée était suffisamment caractérisée puisque toutes les données essentielles (localisation, surface, prix, description et photographie du bien) étaient bien reproduites, à la seule exception de ce numéro téléphonique.

Enfin, la Cour a écarté les arguments de la société Entreparticuliers.com selon lesquels :

• l’extraction a été opérée non pas sur le site leboncoin.fr mais à partir d’un fichier « de la pige » de la société Directannonces : peu importe que l’extraction soit faite directement à partir de la base d’origine ou d’une copie comme en l’espèce ;
• la transmission des données a été prétendument effectuée à des fins de seule prospection commerciale : la finalité poursuivie n’est pas pertinente pour retenir l’atteinte à la base de données.

En revanche, la Cour d’appel a estimé que l’extraction ou la réutilisation substantielle du contenu de la base de données leboncoin.fr dans son ensemble n’était pas caractérisée, les constats effectués pour les autres catégories d’annonces (articles vestimentaires, véhicules…) ne justifiant pas d’un « volume important de données par rapport au contenu total de la base » ou « d’investissements ciblés sur ces domaines d’une particulière importance ».

Par conséquent, les juges d’appel ont confirmé la condamnation de première instance (20 000 euros en réparation du préjudice d’image et une mesure de publication) et y ont ajouté le paiement de la somme de 50 000 euros par la société Entreparticuliers.com en réparation du préjudice financier subi par la société LBC en raison de l’atteinte à son droit sui generis sur la sous-base de données « immobilier ».