Mois : mars 2018

La 3ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris spécialisée en matière de propriété intellectuelle est hésitante sur le point de savoir si le simple dépôt d’une marque reproduisant ou imitant une marque antérieure est de nature à constituer un acte de contrefaçon. Sa jurisprudence récente révèle des divergences entre les différentes formations de cette chambre.

Ainsi, dans un jugement du 21 septembre 2017 rendue par la 4ème section de cette juridiction (RG n°2016/00723) dans le cadre d’une action en contrefaçon de la marque OMBRE ROSE, par le dépôt de la marque OMBRE FUMEE, elle a pu relever que « Le simple dépôt d’une marque ne peut être en soi jugé contrefaisant d’une marque antérieure dans la mesure où la contrefaçon nécessite un usage dans la vie des affaires » avant d’ajouter « en revanche, la commercialisation des parfums sous la marque « Ombre fumée » pourrait être retenue comme contrefaisante (…) ».

Le lendemain même de cette décision, la 2ème section de la chambre statuait toutefois dans le sens contraire (jugement du 22 septembre 2017 RG n° 16/04325) en affirmant que « le seul dépôt d’une marque, indépendamment de son utilisation effective sur le marché, est susceptible de constituer un acte d’usage non autorisé d’une marque préexistante et par-là même un acte de contrefaçon portant préjudice au premier déposant ». Cette solution a été réaffirmée par cette même formation dans une décision du 19 octobre 2017 (RG n° 16/00937) : « La contrefaçon est susceptible d’être constituée du seul fait du dépôt de la marque litigieuse, ce dépôt constituant un acte d’usage non autorisé de la marque première ».

Le débat semblait pourtant avoir été tranché par la Cour d’appel de Paris et la Cour de Cassation.

En effet, par plusieurs arrêts récents, la Cour d’appel de Paris avait posé comme principe le fait que « le simple dépôt d’une marque française est contrefaisant » (Cf notamment CA Paris 26 mai 2017 RG n° 16/06791).

La Cour estime en effet que si la protection du titulaire de la marque est limitée aux circonstances dans lesquelles un tiers fait, sans son consentement, usage de son signe dans la vie des affaires, cette notion « d’usage dans la vie des affaires doit s’apprécier d’après le contexte dans lequel intervient cet usage, à savoir si l’auteur, dans l’exercice d’une activité professionnelle, est susceptible d’en retirer, directement ou indirectement, un avantage économique, l’absence d’offre au public étant indifférente ». Or en procédant au dépôt d’une marque, son titulaire cherche à en retirer un avantage économique dans le cadre de son activité commerciale, à savoir d’obtenir le droit exclusif d’usage de cette marque pour désigner les produits ou services visés à l’enregistrement « peu important que cette marque ne soit pas encore exploitée » (CA Paris 31 mai 2016 RG n°15/08997).

La Cour de Cassation quant à elle, a pu juger dans un arrêt du 24 mai 2016 (n° de pourvoi 14-17533) « qu’ayant relevé qu’en toute hypothèse, la similitude entre les services en présence n’était pas démontrée, c’est par un motif erroné mais surabondant que la cour d’appel a retenu que le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque « iMessage » par la société Apple ne pouvait pas à lui seul constituer un acte de contrefaçon de la marque « I-Message ».

L’alignement de la jurisprudence de la 3ème chambre du Tribunal de Grande Instance apparaît donc souhaitable.

Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 juin 2017, un ancien licencié se voyait reprocher d’avoir décliné le concept d’un titulaire de marques, consistant à apposer sur des étiquettes de bouteilles de vin, pour identifier des mets par référence aux vins auxquels ils sont associés, un dessin associé à une mention trilingue ; « poulet chicken pollo », « poisson fish pesce », «agneau lamb agnello » etc.

Il était ainsi fait grief à l’ancien partenaire commercial d’avoir repris à son compte le concept à l’identique pour d’autres mets, en produisant de nouveaux dessins et en reprenant la combinaison trilingue « dinde turkey pavo » dans le style propre à l’auteur.

La Cour d’appel de Paris a reconnu l’existence d’agissements parasitaires en relevant qu’en poursuivant le concept créé par le demandeur, l’ancien licencié « s’est approprié une façon innovante de représenter sur une bouteille de vin un dessin décoratif suggérant de façon ludique l’association du breuvage à un plat et qu’il a ainsi, en étendant ce concept, cherché à profiter sans bourse délier de son succès économique, à son seul avantage et au mépris des intérêts » du demandeur.

La chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 22 juin 2017 casse l’arrêt pour violation de l’article 1240 du code civil en relevant que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas un acte de parasitisme ».

Cette décision est à mettre en perspective avec une décision, qui pourrait sembler contraire, de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 24 novembre 2015 (n° 14-16806) qui a approuvé la condamnation de la société PEPSICO France, cette fois sur le fondement de la concurrence déloyale, pour avoir repris « l’idée publicitaire » de la société Andros consistant à représenter à la fin d’un film publicitaire, un fruit en gros plan sur lequel est apposée une étiquette comportant la marque Andros.

En dépit de l’utilisation de marque et de fruit différents, la Cour a estimé que l’image en gros plan d’un fruit orné d’une étiquette est associée à l’identité visuelle et publicitaire d’Andros (« l’idée publicitaire d’associer un fruit et la marque d’un fabricant du produit fini pour désigner des jus de fruit ou des desserts fruitiers n’est pas usuelle mais distinctive des produits de cette société par son usage ininterrompu depuis 1988 ») et que les ressemblances conceptuelles entre les spots publicitaires étaient suffisantes pour engendrer un risque de confusion sanctionnable au titre de l’article 1240 du code civil.

Ces décisions rendues sur un fondement textuel identique (1240 du code civil), tout en statuant sur des griefs distincts (parasitisme indifférent au risque de confusion / concurrence déloyale qui suppose d’établir un tel risque) ne sont peut-être pas totalement inconciliables.

En effet, si le simple fait de reprendre l’idée ou le concept de son concurrent ne constitue pas une faute au sens de l’article 1240 du code civil, les idées étant de libre parcours, il peut le devenir si l’idée en cause est de nature à identifier auprès du public son auteur (du fait notamment d’un usage intensif et constant) et qu’il représente une valeur économique certaine de l’entreprise au travers des investissements qu’il a nécessités, de sorte que la reprise de cette idée qui génère un risque de confusion ou qui traduit le détournement d’investissements certains, peut être de nature à constituer une faute.

L’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de de la Cour de cassation du 1er mars 2017, publié au Bulletin, opposait une société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de cosmétiques et notamment d’un savon artisanal fabriqué dans la ville d’Alep au nord de la Syrie, à l’un de ses anciens distributeurs. Postérieurement à la cessation des relations commerciales entre les parties, le distributeur a entrepris de commercialiser un nouveau savon portant la mention « savon tradition Alep », alors que les nouveaux produits distribués étaient fabriqués en Turquie. L’emballage de ce nouveau produit s’est révélé de surcroit présenter des similitudes avec celui fabriqué en Syrie.

Le fabricant a alors assigné en référé son ancien partenaire, pour obtenir le retrait des circuits commerciaux des savons litigieux, en reprochant sur le fondement de l’article 1382 (devenu 1240) du code civil des actes de concurrence déloyale, en raison de pratiques commerciales trompeuses pour le consommateur au sens des dispositions de l’article L. 121-1 du code de la consommation (devenu L 121-2). Cet article prévoit en effet qu’une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ou lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant notamment sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, sa composition, son origine.

La Cour d’appel de Lyon a fait droit aux demandes en référé en estimant que la commercialisation sous la dénomination ‘savon tradition Aiep’ d’un savon fabriqué en Tunisie est de nature à tromper les acheteurs sur l’origine de ce produit, et que la confusion ainsi créée dans l’esprit des consommateurs sur l’origine du produit est constitutive de concurrence déloyale à l’égard de la société qui commercialise des savons d’Alep réellement fabriqués en Syrie.

Au visa des articles des articles L. 121-2, 2°, b du code de la consommation et 1240 du code civil, la haute juridiction casse toutefois l’arrêt d’appel en reprochant aux juges du fond d’avoir statué « sans vérifier si les éléments qu’elle avait retenus altéraient ou étaient de nature à altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur ».

Rappelons en effet que les pratiques commerciales trompeuses constituent des pratiques commerciales déloyales définies par l’article L 121-1 du code de la consommation (ancien article L120-1) comme étant contraires aux exigences de la diligence professionnelle et comme étant de nature à altérer ou susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard du bien ou service.

Il a déjà été relevé en outre par les juges du fond (Cf. notamment CA Paris 21 mai 2014 data 2014-011622) que la violation des articles L 121-1 et suivants du code de la consommation qui sont avant tout destinés à protéger le consommateur « peut constituer une faute de concurrence déloyale invocable entre concurrents, car le non-respect d’une règle peut constituer un avantage dans la concurrence par rapport à ceux qui la respectent ». Toutefois « lorsque la faute, dont il est demandé réparation sur le fondement de la concurrence déloyale, est identifiée à une pratique commerciale déloyale de l’article L 120-1 du code la consommation, comme par exemple, en cas de publicité trompeuse d’un produit ou service, il est nécessaire, pour la société qui s’en prétend victime, de démontrer qu’elle est susceptible d’altérer, de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard de ce bien ou de ce service ».

Dans un arrêt du 8 juin 2017 (15/22792), la Cour de Cassation est venue toutefois préciser qu’une cour d’appel ne pouvait écarter des demandes formées au titre des pratiques commerciales trompeuses, au motif que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une altération substantielle du comportement économique du consommateur moyen, « sans rechercher si la pratique en cause était susceptible d’entraîner une telle altération » en le conduisant à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

Il résulte en effet de la Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 (Cf. article 2 –e) qu’une pratique litigieuse altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur, lorsqu’elle compromet sensiblement son aptitude à prendre une décision en connaissance de cause et l’amène à prendre une décision commerciale qu’il n’aurait pas prise autrement.

Cette preuve serait tout de même particulièrement délicate à rapporter si l’on devait considérer que la confusion possible dans l’esprit du consommateur n’est pas suffisante à elle seule pour l’établir. Il reste donc à attendre de savoir comment les juges du fond entendent apprécier la preuve d’une altération ou d’un risque d’altération du comportement économique du consommateur moyen.

La question préjudicielle posée à la Cour de Justice, ayant donné lieu à un arrêt du 8 mars 2018 particulièrement attendu, porte sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires qui dispose qu’un dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique.

Il s’agit du principe de l’exclusion des formes fonctionnelles par le droit des dessins et modèles (qui existe également en droit des marques) qui vise à poser la frontière entre les formes dont la protection peut être recherchée sur le fondement du droit des brevets et celles dont la protection n’est assurée qu’au titre de l’apparence visuelle.

La Cour de justice a donc été interrogée sur le point de savoir si pour apprécier si des caractéristiques de l’apparence d’un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci, l’existence de dessins ou modèles alternatifs constitue ou non un critère déterminant.

Comme l’avait relevé la juridiction allemande à l’origine de la question posée, des approches divergentes ont pu être identifiées en jurisprudence comme en doctrine quant à cette question.

Une partie de celles-ci considère que le critère d’application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 réside dans l’existence de dessins ou modèles alternatifs permettant d’assurer la même fonction technique. Selon la thèse contraire, ladite disposition serait applicable lorsque les différentes caractéristiques de l’apparence du produit sont déterminées uniquement par la nécessité de développer une solution technique et que les considérations esthétiques n’ont aucune importance.

La Cour de justice interrogée pour la première fois sur cette question, tranche dans son arrêt du 8 mars 2018 en faveur de la seconde approche en apportant la réponse suivante :

« L’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires doit être interprété en ce sens que, pour apprécier si des caractéristiques de l’apparence d’un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci, il y a lieu d’établir que cette fonction est le seul facteur ayant déterminé ces caractéristiques, l’existence de dessins ou modèles alternatifs n’étant pas déterminante à cet égard. »

Cette solution a été dictée par l’objectif poursuivi par le règlement. En effet La Cour de Justice relève que l’exclusion des formes fonctionnelles par le droit des dessins et modèles vise à empêcher que l’innovation technologique soit entravée au moyen de la protection des caractéristiques de l’apparence imposées exclusivement par la fonction technique d’un produit. (Point 29 de la décision).

Or, comme l’a souligné M. l’avocat général « si la seule existence de dessins ou modèles alternatifs permettant de réaliser la même fonction que celle du produit concerné était suffisante pour écarter l’application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002, il ne pourrait être exclu qu’un opérateur économique fasse enregistrer, en tant que dessin ou modèle communautaire, plusieurs formes concevables d’un produit incorporant des caractéristiques de l’apparence de celui-ci qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique. Cela permettrait à un tel opérateur de bénéficier, à l’égard d’un tel produit, d’une protection en pratique exclusive et équivalente à celle offerte par un brevet, sans être soumis aux conditions qui sont applicables à l’obtention de ce dernier, et serait de nature à empêcher les concurrents d’offrir un produit incorporant certaines caractéristiques fonctionnelles ou limiterait les solutions techniques possibles et priverait ainsi ledit article 8, paragraphe 1, de son effet utile » (Point 30).

C’est ainsi que la Cour en conclut que l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002 exclut de la protection au titre du droit des dessins ou modèles communautaires les caractéristiques de l’apparence d’un produit lorsque des considérations d’une autre nature que la nécessité pour ledit produit de remplir sa fonction technique, en particulier celles liées à l’aspect visuel, n’ont joué aucun rôle lors du choix desdites caractéristiques, et ce, même s’il existe d’autres dessins ou modèles permettant d’assurer cette même fonction.

La Directive UE 2016/943 du 8 juin 2016 « sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites », à laquelle nous avions consacré une newsletter en juin 2016 impose aux Etats Membres de mettre en vigueur les législations nationales nécessaires pour se conformer au texte communautaire au plus tard le 9 juin 2018 (article 19 de la Directive).

Le processus législatif s’est enclenché avec le dépôt le 19 février 2018 d’une proposition de loi n° 675 portant transposition de la Directive. Le gouvernement a engagé la procédure accélérée sur cette proposition de loi le 21 février 2018.

Ce texte qui élabore un régime de responsabilité civile et non pénale, se propose de compléter le livre 1er du code de commerce par un titre V « De la protection du secret des affaires » dont les nouvelles dispositions devraient être intégrées dans de nouveaux articles L 151-1 à L 153-2.

• Le chapitre Ier du titre V vise à définir le secret des affaires et fixer les conditions de protection.

On notera immédiatement un changement de terminologie par rapport à la Directive qui utilise le terme « secrets d’affaires », tandis que la proposition de loi a opté pour « secret des affaires ».

La définition de l’information protégée par le secret des affaires qui serait l’objet du futur article L.151-1 du code de commerce reprend les trois critères cumulatifs prévus par l’article 2 de la Directive, directement inspiré de l’Accord sur les aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC) à savoir, une information connue par un nombre restreint de personnes ( qui n’est pas « généralement connue ou raisonnablement accessible à une personne agissant dans un secteur d’activité traitant habituellement de cette catégorie d’information »), ayant une « valeur commerciale » et qui fait l’objet de « mesures de protection raisonnables » par son détenteur pour en conserver le secret.

En vertu du futur article L. 151-3, l’obtention du secret des affaires serait illicite lorsqu’elle intervient sans le consentement de son détenteur légitime et en violation d’une ou plusieurs des mesures prises pour en conserver le caractère secret à savoir notamment une interdiction d’accès ou une limitation contractuellement prévue. Il est également prévu que l’obtention du secret des affaires sans le consentement de son détenteur est illicite « dès lors qu’elle résulte de tout comportement déloyal contraire aux usages en matière commerciale ».

Enfin, la proposition de loi prévoit notamment (Art. L. 151-4) que l’utilisation ou la divulgation du secret des affaires est illicite lorsqu’elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime par une personne qui a obtenu le secret dans les conditions prévues à l’article L. 151-3.

Le futur article L 151-6 aurait pour objet de prévoir les dérogations à la protection du secret des affaires notamment lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation intervient pour exercer le droit à la liberté d’expression et de communication, ou encore pour révéler de bonne foi une faute, un acte répréhensible ou une activité illégale dans le but de protéger l’intérêt public général. Seraient donc ainsi visés notamment, les journalistes et les lanceurs d’alerte.

• Le chapitre II est relatif aux actions en prévention, en cessation ou en réparation d’une atteinte au secret des affaires.

A cet égard, la Directive comme la proposition de loi de transposition se sont très largement inspirées des procédures prévues dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle, notamment par la loi du 11 mars 2014 n°2014-315 renforçant la lutte contre la contrefaçon et transposant la Directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, intégré dans le Code de la Propriété Intellectuelle.

Ainsi, le détenteur légitime de l’information pourrait obtenir sous astreinte et sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts, « toute mesure proportionnée de nature à empêcher ou à faire cesser une atteinte au secret des affaires » et notamment des mesures d’interdiction, de destruction totale ou partielle de tout document ou objet contenant le secret, le rappel des circuits commerciaux etc. (article L 152-2).

La réparation d’une atteinte au secret des affaires (article L 152-3 et L 152-4) serait calquée sur les mesures réparatrices de l’atteinte portée aux droits de propriété intellectuelle. Ainsi le calcul des dommages et intérêts devrait prendre en considération : le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte (y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels), ainsi que le préjudice moral.

A titre d’alternative, et sur demande de la partie lésée, la juridiction pourra allouer un montant forfaitaire qui tienne compte des redevances si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le secret des affaires.

On peut regretter quelques « oublis » dans le chapitre II prévu par cette proposition de loi, qui reste notamment muet sur les mesures probatoires.

On peut également s’étonner du manque de précisions concernant les mesures conservatoires et provisoires pourtant prévues par la Directive qui distingue clairement ces mesures (Section 2, articles 10 et 11) et les mesures résultant d’une décision judiciaire rendue au fond (section 3, articles 12 à 15). Or l’article L 152-2 ne fait aucune distinction entre des mesures qui seraient obtenues en référé ou au fond.

Par ailleurs, aucun délai pour assigner au fond à compter de l’ordonnance prévoyant des mesures d’urgence n’est prévu. Or la Directive impose bien aux Etats membres de veiller à ce que les mesures provisoires et conservatoires soient révoquées ou cessent de produire leur effet si le demandeur n’engage pas de procédure judiciaire au fond dans un délai raisonnable déterminé par l’autorité judiciaire ordonnant les mesures ou en l’absence d’une telle détermination dans un délai de 20 jours ouvrables ou 31 jours civils (qui est aujourd’hui le délai retenu par le code de la propriété intellectuelle dans le cas d’un référé fondé sur un droit de propriété intellectuelle).

Aucune disposition n’est davantage prévue concernant le délai de prescription (qui selon la Directive ne peut excéder 6 ans), ce qui laisse à penser que le délai de 5 ans de droit commun sera applicable.

Enfin, on peut s’interroger sur la place qui sera laissée dans ce domaine à la responsabilité civile de droit commun (action en concurrence déloyale ou parasitaire). Il aurait été peut-être opportun de préserver la possibilité de l’invoquer dans les cas où la loi de transposition ne pourrait s’appliquer.

• Le chapitre III prévoit enfin des mesures de protection au cours des actions en prévention cessation ou réparation d’une atteinte au secret des affaires.

Ces nouvelles dispositions (prévues aux articles L 153-1 et L 153-2) auraient pour objet de protéger le caractère confidentiel des secrets d’affaires au cours des procédures judiciaires.

Ainsi, lorsqu’à l’occasion d’une action, il sera fait état d’une pièce qui serait de nature à porter atteinte à un secret, les juges pourraient d’office ou à « la demande des parties ou d’un tiers » (on regrettera le manque de précision sur la qualité de ce tiers qui était pourtant visé selon une énumération précise par la Directive), prendre seuls connaissance de cette pièce, ordonner la communication ou la production sous forme de résumé et en restreindre l’accès à certaines personnes, décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée hors la présence du public ou encore adapter la motivation de leur décision aux nécessités de la protection du secret des affaires.

Le futur article L. 153-2 instituerait une obligation de confidentialité en précisant que toute personne ayant accès à une pièce dont le contenu est susceptible d’être couvert par le secret des affaires est tenue à une telle obligation. Cette obligation ne s’applique pas aux personnes habilitées à assister ou représenter les parties à l’égard de celles-ci. Afin de garantir l’effectivité de cette obligation, le dernier alinéa prévoit qu’elle perdure à l’issue de la procédure et prend fin sur décision d’une juridiction ou lorsque les informations en cause ont cessé de constituer un secret des affaires.