Mois : février 2018

La Cour de cassation a été amenée à prendre position dans le cadre du combat mené par le célèbre Château Cheval Blanc, marque viticole de renommée mondiale (Cour de cassation, ch. com. 8 juin 2017, n°15-21.357).

La société Cheval Blanc, titulaire de la marque semi-figurative « CHEVAL BLANC » déposée le 9 juin 1933 et régulièrement renouvelée depuis pour désigner des vins, avait assigné en 2008 le dirigeant de la société Chaussié (société exploitant également un domaine viticole) ainsi que cette société, en nullité du dépôt par cette société de la marque verbale « DOMAINE DU CHEVAL BLANC » (déposée le 18 juillet 1973) et de la marque figurative représentant une tête de cheval harnachée (déposée le 24 janvier 2003) pour désigner des vins d’appellation d’origine provenant de l’exploitation exactement dénommée « Domaine du Cheval blanc ».

Pour solliciter la nullité de ces dépôts, la société Cheval Blanc invoquait la déceptivité des deux marques. Elle invoquait en outre, à titre subsidiaire, la contrefaçon par imitation de sa marque.

L’action en nullité était fondée sur l’article L.711-3 c) du code de la propriété intellectuelle selon lequel : « Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe : (…) c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».

La déceptivité était invoquée par la société Cheval Blanc au motif que l’utilisation de la marque « DOMAINE DU CHEVAL BLANC » est de nature à tromper le consommateur crée un risque de confusion avec son grand cru classé « Cheval Blanc ».

La société Cheval Blanc soutenait ainsi qu’un signe qui est intrinsèquement de nature à tromper le public sur les caractéristiques d’un produit ou d’un service ne peut bénéficier de la protection du droit des marques ; que le vice de déceptivité ne peut être purgé ni par le temps ni par l’usage ; qu’il s’en déduit que ce vice doit pouvoir être invoqué par les tiers, à tout moment, tant que le titulaire de la marque maintient son enregistrement en vigueur.

Elle soutenait également que le délai de prescription ne peut courir à compter du simple dépôt du signe, lequel ne serait aucunement de nature à porter à la connaissance des tiers l’existence de la marque.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Cheval Blanc et confirme que l’action principale en nullité d’une marque est prescriptible, et en l’espèce prescrite, par une motivation claire :

« le fait que le vice de déceptivité, dont une marque est entachée, ne puisse être purgé ni par l’usage ni par le temps n’est pas de nature à rendre imprescriptible l’action, par voie principale, en nullité de la marque fondée sur ce vice et n’a pas pour effet de suspendre le délai de prescription tant que la marque demeure inscrite au registre national des marques ».

En l’espèce, l’action en nullité avait été introduite le 11 avril 2008, soit antérieurement à la réforme sur la prescription de 2008. L’action en nullité de marque était donc soumise à la prescription trentenaire du droit commun de l’époque. Or, cette prescription était acquise le 18 juillet 2003 puisque la marque incriminée « DOMAINE DU CHEVAL BLANC » avait été déposée le 18 juillet 1973.

Il convient de souligner que la Cour de cassation a ainsi fait application de l’ancienne prescription de droit commun, à savoir l’article 2262 du code civil, dont le libellé était plus large que celui de l’article 2224 issu de la réforme de 2008.

Il reste donc possible de s’interroger sur l’applicabilité de l’actuel article 2224 du code civil aux actions en nullité de marque.

Enfin, cet arrêt est sans nul doute à mettre en parallèle d’un arrêt plus ancien rendu par la même juridiction, et retenant que « l’action en nullité d’une marque, fondée sur ce caractère déceptif, qui n’est ni une action en contrefaçon, ni une action en revendication, n’est pas soumise aux règles de prescription et de forclusion édictées aux articles L. 712-6 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle » (Cour de cassation, ch. com. 13 octobre 2009, n°08-12.270).

La question du point de départ de la prescription de l’action en nullité du brevet à titre principal reste discutée.

• Dans son jugement du 16 mars 2017, le Tribunal de grande instance de Paris a déterminé in concreto le point de départ du délai de prescription au jour où les demandeurs en nullité ont eu ou auraient dû avoir connaissance, compte tenu des avancées de leurs recherches et du projet sérieux déjà examiné, du fait que le brevet était susceptible de contrarier ce dernier.

• Le Tribunal de grande instance de Paris a adopté la même solution dans un jugement du 5 octobre 2017.

• Dans un jugement du 28 avril 2017, le Tribunal de grande instance de Paris adopte un raisonnement similaire en retenant in concreto comme point de départ de la prescription de l’action en nullité la mise en demeure adressée par un concurrent et à partir de laquelle il a pu être estimé que ce brevet était de nature à contrarier les projets industriels du demandeur à l’action en nullité.
  

Ces trois décisions considèrent donc que l’intérêt à agir en nullité d’un brevet naît de l’entrave que le titre constitue ou est susceptible de générer à l’endroit de l’activité économique exercée par le demandeur dans le domaine de l’invention : seul importe le brevet en tant qu’il est une gêne. Le critère de la publication de la délivrance du brevet est donc écarté, au motif qu’il imposerait aux acteurs concernés une veille permanente qui, même sur un marché restreint, apparaît difficilement réalisable.

• Pourtant, peu de temps avant, dans un arrêt confirmatif du 8 novembre 2016, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 Chambre 1) a jugé que la prescription de l’action en nullité d’un brevet ne peut courir à l’égard d’un tiers qu’à compter de la date de publication de la demande de brevet, avant laquelle il ne pouvait en connaître l’existence, peu important qu’en vertu de l’article L613-1 du code de la propriété intellectuelle, en cas de délivrance, le droit exclusif d’exploitation du breveté prenne effet à compter du dépôt de la demande.

Cette décision est à l’évidence critiquable dans la mesure où, postérieurement à sa publication, une demande de brevet peut être modifiée et l’étendue de la protection peut en conséquence varier.

• Dans un arrêt du 22 septembre 2017, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 Chambre 2) a retenu comme point de départ la date de publication de la délivrance du brevet. Elle estime que la publication du brevet constitue pour les tiers un moyen de connaître leurs droits et que dès lors un professionnel exerçant dans le même domaine que le breveté et qui introduit sur le marché un nouveau produit est tenu de respecter les droits ayant donné lieu à publicité sans pouvoir arguer de son ignorance.

Cette décision infirme le jugement de première instance qui avait retenu comme point de départ de la prescription quinquennale la mise en demeure adressée par le titulaire du brevet au demandeur. En effet, le Tribunal avait estimé qu’il ne pouvait être soutenu que ce dernier aurait dû connaître le brevet dès sa publication car ceci signifierait que tout distributeur, fabricant ou importateur devrait surveiller le registre des brevets pour pouvoir exercer son activité.

• Dans un arrêt confirmatif du 20 octobre 2017 rendu dans une autre affaire, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 Chambre 2) retient encore que la prescription de l’action ne peut commencer à courir, au plus tôt, qu’à compter de la publication de la délivrance du brevet, date à laquelle la Convention sur le Brevet Européen confère des droits au brevet européen. Il précise ainsi que si la demande de publication d’un brevet ne fait pas acquérir de droits au breveté, la publication du brevet constitue une reconnaissance de ses droits.

• Dans un arrêt du 28 Novembre 2017, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 Chambre 1) a pris en compte la date de publication de la délivrance du brevet.
  

• Dans un jugement du 26 janvier 2018, le Tribunal de grande instance de Paris a pris en compte la date de la décision de la Chambre de Recours de l’OEB sur la requête en modification du brevet européen en considérant que ce n’est qu’à cette date que la défenderesse a pu avoir une connaissance précise des revendications et de l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son action.

L’incertitude demeure donc !

La jurisprudence semble appliquer unanimement à l’action en nullité de brevet la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil issu de la loi du 17 août 2008.

Par un jugement du 16 mars 2017, le Tribunal de grande instance de Paris explicite pour quelle raison l’action en nullité de brevet relève de la catégorie des actions personnelles, et donc de l’application de l’article 2224 du Code civil. Selon cette décision, l’action en nullité tend, au profit d’un concurrent, à libérer rétroactivement le marché d’un obstacle injustifié et conformément à l’article L613-27 du Code de la propriété intellectuelle, elle profite à tous quand elle est présentée à titre principal et accueillie. A l’instar d’une action en responsabilité délictuelle qu’elle n’est pas, elle assure, dans le rapport de concurrence qui oppose les parties, une fonction de cessation de l’illicite, qui est ici constitué par un acte juridique dont les conditions de validité ne sont pas remplies et se greffe alors sur un rapport d’obligation quasi-délictuelle.

Dans un arrêt du 28 Novembre 2017, la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 Chambre 1) a rappelé que les actions trentenaires non prescrites au jour de l’entrée en vigueur de la prescription quinquennale seraient en tout état de cause prescrites au 19 juin 2013.

Si la jurisprudence semble aujourd’hui appliquer la prescription de l’article 2224 du code civil aux actions en nullité de titre de propriété industrielle, la doctrine est quant à elle très partagée sur son application. Certes, aucune prescription ne s’applique aux demandes en nullité formées à titre reconventionnel.

• Les textes européens fournissent quelques éléments de réflexion :

Il est intéressant de noter que s’agissant des marques de l’Union Européenne, le Règlement 2015/2424 du 16 décembre 2015 ne prévoit aucune prescription de l’action en nullité.

Par ailleurs, le 30ème considérant de la Directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 se réfère à la possibilité de l’annulation d’une marque antérieure sans condition de délai « afin de garantir la sécurité juridique et de protéger les droits liés aux marques acquises légitimement ».

Ainsi, une partie de la doctrine soutient qu’appliquer une prescription aux actions en nullité de marque nationale irait à l’encontre de la convergence entre les systèmes nationaux et la marque de l’Union Européenne.

En outre, le monopole conféré par un droit de propriété industrielle, est en réalité une exception au principe de liberté du commerce. Ainsi, la jurisprudence qui applique l’article 2224 du code civil aux actions en nullité pourrait ainsi contrevenir au principe de liberté du commerce qui devrait primer sur tout monopole.

• L’action en annulation d’un titre de propriété industrielle ne semble rentrer dans aucune des deux catégories prévues à l’article 2224 du code civil, à savoir les « actions personnelles ou mobilières ».

Dans la mesure où il n’existe pas de prescription sans texte et qu’il ne semble exister aucune disposition, ni particulière, ni générale, instituant la prescription de l’action en nullité d’un titre de propriété industrielle, alors cette action pourrait être considérée comme étant imprescriptible. C’est ce que soutient une partie de la doctrine aujourd’hui.

S’agissant des brevets plus particulièrement, en principe, l’action en nullité doit sanctionner un titre qui ne répond pas aux exigences légales de brevetabilité et qui constitue donc une violation de la loi et une entrave à la liberté du commerce et de l’industrie. Le but de cette action est donc de priver d’effet le brevet, non seulement à l’égard du demandeur en nullité mais de tous les tiers. Le demandeur en nullité agit ainsi dans l’intérêt général. Les opposants à l’application de l’article 2224 du code civil soutiennent ainsi que le demandeur à l’action en nullité ne devrait pas se voir opposer de prescription.

Pourtant, faute de texte clair en la matière, la jurisprudence semble appliquer la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil à l’action en nullité de brevet depuis 2013, de même qu’en matière de marque.

Toute personne qui a un intérêt à contester la validité d’un brevet, d’une marque ou d’un dessin ou modèle, dispose, en vertu des articles L.613-25, L.714-3 et L.512-4 du code de la propriété intellectuelle, d’une action en nullité tant à titre principal qu’à titre reconventionnel.

A l’heure actuelle en droit français, aucun texte ne prévoit de prescription particulière à cette action.

Antérieurement à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, qui a considérablement réduit le délai de prescription, la doctrine et la jurisprudence se fondaient sur la généralité des termes de l’article 2262 du code civil pour considérer qu’en l’absence de texte, toute action était prescriptible. Cet article disposait : « toutes les actions tant réelles que personnelles sont prescriptibles en 30 ans ».

En réalité, la prescription de l’action en nullité d’un titre de propriété intellectuelle n’avait pas été débattue dans la mesure où le délai de droit commun de prescription était de 30 ans, et que cette question ne présentait en conséquence que rarement un intérêt pratique.

Cette disposition a été abrogée par la loi de 2008 et le Code civil ne comporte actuellement aucune disposition générale affirmant que toutes les actions sont prescriptibles.

L’article 2224 du code civil dispose aujourd’hui que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».