Mois : décembre 2018

Le projet d’accord prévoit un Titre IV « Propriété intellectuelle » relatif au sort de certains droits de propriété intellectuelle au Royaume-Uni une fois que le retrait sera réalisé.

Tout d’abord, le projet prévoit un système de conversion des droits de propriété intellectuelle de l’Union européenne en titres nationaux (à l’exception des brevets).

En matière de marques, le titulaire d’une marque de l’Union européenne enregistrée avant la fin de la période de transition devient titulaire d’une marque nationale identique (signe identique, produits et services identiques) au Royaume-Uni, sans aucun nouvel examen.

La marque nationale du Royaume-Uni bénéficie de la date d’enregistrement, de la date de priorité ou de la date d’ancienneté revendiquée lors du dépôt de la marque de l’Union européenne correspondante. La validité de la marque nationale anglaise ne peut être remise en cause à raison de l’absence d’usage sur le territoire du Royaume-Uni avant la fin de la période de transition.

Le titulaire d’une marque de renommée de l’Union européenne bénéficie d’une protection équivalente sur sa marque nationale compte tenu de la réputation qu’elle a acquise dans l’Union jusqu’à la fin de la période de transition, puis sur le territoire du Royaume-Uni.

Les personnes ayant formé une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne avant l’expiration de la période de transition pourront former une demande d’enregistrement identique au Royaume-Uni dans un délai de 9 mois suivant l’expiration de la période de transition et bénéficier de la même date de demande, date de priorité ou date d’ancienneté.

Les personnes ayant obtenu un droit sur une marque via le système international d’enregistrement de l’arrangement de Madrid bénéficieront d’une protection sur ce titre au Royaume-Uni.

En matière de dessins et modèles, le principe est identique puisque le titulaire d’un dessin ou modèle de l’Union européenne enregistré avant la fin de la période de transition devient titulaire d’un dessin ou modèle national identique au Royaume-Uni, sans aucun nouvel examen.

La durée de protection est au moins équivalente à celle restante pour les droits de l’Union européenne et la date de la demande ou la date de priorité est identique à celle du titre de l’Union européenne.

Les règles applicables aux demandes d’enregistrement de dessins et modèles et aux dessins et modèles obtenus via le système international d’enregistrement de l’arrangement de La Haye sont identiques à celles applicables en matière de marques.

En matière d’obtentions végétales, le système est identique à celui prévu pour les dessins et modèles. Le même mécanisme est applicable aux demandes d’obtentions végétales formées auprès des instances européennes avant l’expiration de la période de transition, à la différence que le délai pour former la demande auprès des entités anglaises est raccourci à 6 mois.

En matière d’appellations et d’indications d’origine géographique, il est prévu de la même manière que celles protégées dans l’Union européenne au dernier jour de la période de transition bénéficieront d’un niveau de protection équivalent au Royaume-Uni, et ce sans aucun nouvel examen.

Les droits concernés sont les suivants : les appellations et indications géographiques et les spécialités traditionnelles garanties prévues par le Règlement (UE) n°1151/2012 du 21 novembre 2012, les appellations d’origine, indications géographiques et mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole du Règlement (UE) n°1308/2013 du 17 décembre 2013, les indications géographiques des boissons spiritueuses protégées par le Règlement (CE) n°110/2008 du 15 janvier 2008, ainsi que les indications géographiques des produits vinicoles aromatisés prévues par le Règlement (UE) n°251/2014 du 26 février 2014.

Après l’expiration de la période de transition, dans le cas où les droits accordés dans l’Union européenne cesseraient, la protection accordée aux appellations et indications d’origine au Royaume-Uni cesserait au même moment.

Quant à la procédure, l’enregistrement des titres nationaux au Royaume-Uni sera réalisé sans qu’aucune demande de la part des titulaires de droits de l’Union européenne ne soit nécessaire, et ce sans aucun frais puisque les entités anglaises utiliseront les données des registres des offices européens.

Les titulaires n’auront aucune obligation de désigner une adresse de correspondance au Royaume-Uni pendant un délai de 3 ans suivant la période de transition. Ils pourront renoncer s’ils le souhaitent aux droits nationaux en mettant en œuvre les procédures applicables au Royaume-Uni. La première date de renouvellement de ces droits nationaux correspond à celle des titres de l’Union européenne correspondants.

Si l’un des titres de propriété intellectuelle détenu dans l’Union européenne est déclaré invalide ou annulé à l’issue d’une procédure administrative ou judiciaire en cours au dernier jour de la période de transition, le droit équivalent obtenu au Royaume-Uni sera également annulé à la même date que celle à laquelle l’annulation du droit de l’Union européenne aura pris effet. Cette annulation est facultative lorsque le fondement à l’annulation du titre européen n’est pas applicable au Royaume-Uni.

Ensuite, une protection au moins équivalente à celle de l’Union européenne est prévue pour les dessins et modèles non enregistrés et les droits issus de bases de données.

Le titulaire d’un dessin ou modèle non enregistré ayant été publié avant l’expiration de la période de transition devient titulaire d’un droit similaire au Royaume-Uni pour une durée identique à la durée de protection restante dans l’Union européenne.

Tout droit issu d’une base de données avant l’expiration de la période de transition bénéficiera d’une protection d’un niveau équivalent au Royaume-Uni pour une durée identique à la durée de protection restante dans l’Union européenne. Ce droit sera accordé aux nationaux du Royaume-Uni, aux personnes physiques y ayant leur résidence habituelle, et aux personnes morales établies au Royaume-Uni ou ayant un établissement dont l’activité est liée à l’économie du Royaume-Uni ou d’un autre Etat membre de manière régulière.

Des dispositions spécifiques visent les certificats complémentaires de protection en matière de produits phytopharmaceutiques et de médicaments. Toute demande de certificat complémentaire de protection ou d’extension de la durée de protection de ces certificats qui a été soumise aux entités du Royaume-Uni avant l’expiration de la période de transition et alors même qu’une telle demande était en cours à cette date devant les instances européennes sera examinée au regard des dispositions de l’Union européenne, à savoir le Règlement (CE) n°1610/96 du 23 juillet 1996 et le Règlement (CE) n°469/2009 du 6 mai 2009.

Enfin, le projet précise que les droits de propriété intellectuelle qui ont été épuisés à la fois dans l’Union et au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition dans les conditions prévues par le droit de l’Union demeureront épuisés à la fois dans l’Union et au Royaume-Uni.

Le 13 novembre dernier, la Cour de Justice de l’Union Européenne s’est prononcée contre la protection au titre du droit d’auteur de la saveur d’un produit alimentaire (arrêt C-310/17).

Etait en cause la saveur d’une spécialité fromagère néerlandaise, le « Heksenkaas ». Dans cette affaire, une société néerlandaise considérait en effet qu’un tiers commercialisait un fromage concurrent qui portait atteinte à son droit d’auteur. Une Cour d’appel des Pays-Bas demandait ainsi à la Cour de Justice si la saveur d’un produit alimentaire pouvait bénéficier d’une protection au titre de la directive 2001/29 sur le droit d’auteur.

La Cour de Justice estime que la saveur d’un produit alimentaire ne saurait être protégée par le droit d’auteur que si une telle saveur peut être qualifiée d’« œuvre » au sens de la directive.

La notion d’« œuvre » visée par la directive implique nécessairement, selon la Cour et pour une question de sécurité juridique, « une expression de l’objet de la protection au titre du droit d’auteur qui le rende identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, quand bien même cette expression ne serait pas nécessairement permanente ».

Or, la saveur d’un produit alimentaire ne peut faire l’objet d’une identification précise et objective, à la différence des œuvres littéraires, picturales, cinématographiques…

En effet, l’identification de la saveur d’un produit alimentaire repose essentiellement sur des sensations et des expériences gustatives subjectives et variables, intrinsèquement liées à la personne qui goûte le produit concerné.

La jurisprudence française est conforme à cette solution puisqu’elle a déjà refusé la protection par le droit d’auteur d’une fragrance (Cass. Civ. 1ère 13 juin 2006).

CA Paris 11 septembre 2018 et TGI Paris 5 octobre 2018

Deux décisions récentes rendues en matière de saisie-contrefaçon de brevet ont récemment tranché la question.

En vertu de l’article L 615-5 du code de la propriété intellectuelle toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, à une saisie contrefaçon. Cette mesure, obtenue de manière non contradictoire, est ainsi destinée à faire la preuve des actes reprochés de contrefaçon.

Il ressort de la lettre de l’article L 615.5 du CPI (comme de celle des articles prévoyant la saisie-contrefaçon pour tous les autres droits de propriété industrielle) que la requête soumise au juge afin d’être autorisé à pratiquer une saisie-contrefaçon n’exige pas pour le requérant, la preuve d’un commencement de preuve de la contrefaçon, mais seulement la preuve de l’existence effective de ses droits.

Cette interprétation se justifie d’autant plus au regard de la transposition effectuée par le législateur de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. En effet, cette directive, qui impose au titulaire de droit qui sollicite l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon de “présenter des éléments de preuve raisonnablement accessibles” pour établir l’atteinte ou l’imminence de l’atteinte à ses droits de propriété intellectuelle (article 7), laisse au législateur national, la faculté de prévoir des mesures plus favorables aux titulaires de droit (article 2). Or, la transposition de la directive en droit français dans l’article L615-5 du code de la propriété intellectuelle, ne contient pas d’autres exigences que celles de la démonstration de la qualité à agir du requérant. On pourrait donc considérer que le législateur aurait expressément exclu de soumettre l’autorisation de pratiquer une saisie à la nécessité de rapporter un commencement de preuve raisonnablement accessible de la contrefaçon.

La Cour d’appel de Paris dans une décision du 11 septembre 2018 (ARCONIC c/ CONSTELLIUM ISSOIRE) a eu l’occasion de réaffirmer la position inverse pour confirmer la rétractation d’une ordonnance sur requête aux fins de saisie contrefaçon.

La Cour a en effet jugé que s’il est vrai, que la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 n’a pas transposé dans l’article L 615-5 du code de la propriété intellectuelle l’exigence pour le requérant à la saisie contrefaçon de présenter des éléments de preuve raisonnablement accessibles, toutefois « le droit de propriété conféré par un brevet n’est ni absolu ni discrétionnaire, et reste soumis, en cas de requête en saisie contrefaçon, à l’appréciation de son mérite par le juge des requêtes ». De surcroit, « l’article 3 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 demande que les procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle soient loyales et proportionnées ».

Dès lors et dans la mesure où la Cour constate qu’il ne résulte pas de la requête « de bonnes raisons de supposer » que les produits litigieux constitueraient une contrefaçon du brevet invoqué et qu’il n’existe « aucun soupçon tangible de contrefaçon », la saisie-contrefaçon lui apparaît comme ayant été requise pour permettre à la société requérante de capter au préjudice du saisi des secrets d’affaires.

Il ressort ainsi de cette décision que la saisie-contrefaçon, mesure exorbitante obtenue de manière non contradictoire, autorisant des investigations chez un tiers sans son assentiment, impose au requérant d’agir avec loyauté et au juge d’exercer son contrôle de proportionnalité en s’assurant que la mesure de saisie-contrefaçon sollicitée ne constitue pas un détournement de la procédure visant à capter de manière déloyale des secrets d’affaires, mais repose sur des soupçons sérieux de contrefaçon.

Le Tribunal de Grande Instance de Paris dans une décision rendue moins d’un mois après, soit le 5 octobre 2018 (MYLAN c/ SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND) a quant à lui relevé, pour écarter une demande de rétractation, que si l’obtention d’une autorisation de procéder à une mesure de saisie contrefaçon qui a une finalité exclusivement probatoire « constitue un droit pour le titulaire, sans que ne soit exigé la preuve ou même le commencement de preuve de la contrefaçon, que la mesure sollicitée a précisément pour but de rapporter » c’est « sous réserve toutefois, s’agissant d’une mesure exceptionnelle, que les simples affirmations ou allégations du saisissant soient étayées par un minimum de pièces. Ainsi, il suffit au saisissant de justifier de l’existence de son droit et de communiquer au soutien de sa requête, les éléments et indices laissant supposer une atteinte à ses droits. »

Si cette motivation semble davantage conforme à la lettre de l’article L 615.5 du CPI qui ne requiert que la démonstration de la qualité à agir et la détermination de l’objet de la saisie, elle revient semble-t-il toutefois à exiger comme dans la précédente décision, d’étayer les soupçons de contrefaçon par un minimum de pièces permettant au juge de s’assurer de leur sérieux. Dès lors, cela ne revient-il pas, à rechercher la vraisemblance de la contrefaçon ?

Le 30 juillet dernier a été promulguée la loi relative à la protection du secret des affaires qui transpose, en droit interne, la Directive UE 2016/943 du 8 juin 2016 « sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites ».

L’objectif est d’assurer la prévention, la cessation et la réparation des atteintes pouvant être portées aux secrets d’affaires, mais également de protéger les documents couverts par le secret des affaires en cours de procès.

Les débats ont été vifs lors de l’adoption de cette loi en raison notamment de la protection des révélations faites par les journalistes et les lanceurs d’alerte.

La loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 a donc introduit, dans le Code de commerce, les articles L.151-1 à L.154-1 au sein d’un nouveau Titre V intitulé « De la protection du secret des affaires » et inséré au Livre Ier.

Le décret d’application n°2018-1126 de cette loi a été publié au Journal Officiel le 13 décembre 2018.

Il modifie notamment les dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives aux procédures de saisie-contrefaçon, accordant aux juridictions la faculté d’ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies afin d’assurer la protection du secret des affaires.

Ce décret ajoute également un Titre V « De la protection du secret des affaires » dans la partie réglementaire du Code de commerce pour introduire les nouveaux articles R. 152-1 à R. 153-10.

Le texte de loi promulgué reprend l’organisation en trois chapitres ainsi que l’essentiel des termes de la proposition de loi déposée à l’Assemblée, et commentée dans notre précédente Newsletter du mois de mars 2018. On relève cependant un certain nombre d’ajouts et de modifications dans le texte final.

Tout d’abord, la définition de l’information protégée au titre du secret des affaires, prévue par l’article L.151-1 du Code de commerce, se trouve complétée, sans toutefois remettre en cause les trois critères prévus par la Directive.

L’information protégée est donc celle qui 1) n’est pas généralement connue ou aisément accessible aux « personnes familières de ce type d’information en raison de leur secteur d’activité », 2) présente une valeur commerciale « effective ou potentielle » du fait de son caractère secret, et 3) fait l’objet de mesures de protection raisonnables par son détenteur pour en conserver le secret « compte tenu des circonstances ».

L’article L. 151-2 donne ensuite une définition peu pertinente de la notion de détenteur légitime du secret d’affaires comme étant « celui qui en a le contrôle de façon licite ».

L’obtention d’une information couverte par le secret des affaires grâce à l’expérience et aux compétences acquises dans l’exercice de son activité professionnelle ne figure plus parmi les modes d’obtention licite prévus par l’article L.151-3. Seuls deux modes d’obtention licites subsistent : d’une part, la découverte ou la création indépendante, et d’autre part, l’observation, l’étude, le démontage ou le test d’un produit mis à disposition du public ou licitement possédé sauf stipulation contractuelle interdisant ou limitant l’obtention du secret.

Concernant l’obtention, l’utilisation et la divulgation du secret, le texte de loi apporte quelques nuances.

L’article L.151-5 alinéa 2 indique qu’il ne peut être produit, offert ou mis sur le marché, importé, exporté ou stocké à ces fins des produits qui résultent « de manière significative » d’une atteinte au secret, dont la personne exerçant l’activité en cause savait ou « aurait dû savoir », au regard des circonstances, qu’elle était réalisée en violation d’une obligation de ne pas le divulguer ou d’une limitation de son utilisation.

De la même manière, l’article L.151-6 ajoute que l’obtention, l’utilisation et la divulgation d’un secret est également illicite lorsque la personne savait ou « aurait dû savoir » au regard des circonstances que le secret « avait été obtenu, directement ou indirectement, d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite ».

Ces modifications – tout comme celles apportées à la définition du secret des affaires – proposent une approche subjective de ces notions, ce qui permettra de tenir compte de la diversité des situations concernées. Néanmoins, leur caractère général et imprécis va très certainement nourrir le débat et les juridictions devront en donner une interprétation plus précise.

En matière de mesures susceptibles de prévenir et de faire cesser une atteinte au secret des affaires, un nouvel article L.152-4 prévoit que, pour prévenir une atteinte imminente ou faire cesser une atteinte illicite, les juridictions pourront ordonner toutes mesures provisoires et conservatoires.

L’article R.152-1 du Code de commerce prévoit que les juridictions, saisies sur requête ou en référé, pourront notamment interdire la réalisation ou la poursuite d’actes d’utilisation ou de divulgation d’un secret des affaires, interdire les actes de production, d’offre, de mise sur le marché ou d’utilisation de produits soupçonnés de résulter d’une atteinte significative à un secret des affaires, ou encore, ordonner la saisie ou la remise de ces produits entre les mains d’un tiers afin d’empêcher leur entrée ou leur circulation sur le marché. L’octroi de ces mesures peut être accompagné d’une garantie au profit du défendeur ou des tiers touchés par les mesures afin de les indemniser en cas d’échec ultérieur de l’action aux fins de protection du secret des affaires.

De manière surprenante, il est également prévu que les juridictions pourront refuser d’accorder les mesures sollicitées et autoriser la poursuite de l’utilisation illicite alléguée en la subordonnant à la constitution d’une garantie assurant l’indemnisation du détenteur du secret. On comprend que cette garantie serait versée au détenteur en cas de succès de son action au fond. Cette option laissée aux juridictions laisse douter de la véritable efficacité de ce dispositif.

En toute hypothèse, la personne sollicitant de telles mesures doit saisir les juridictions du fond d’une action aux fins de protection du secret des affaires dans les 20 jours ouvrables ou 31 jours civils suivant la date de l’ordonnance, sous peine de caducité des mesures obtenues.

Les dispositions relatives à la réparation des atteintes au secret des affaires et aux mesures de publicité, directement inspirées du Code de la propriété intellectuelle, demeurent inchangées (articles L.152-6 et L.152-7).

Pour fixer les dommages et intérêts, les juridictions devront tenir compte distinctement des conséquences économiques négatives de l’atteinte au secret des affaires, du préjudice moral et des éventuels bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte. Quant aux mesures de publicité, elles devront être ordonnées selon des modalités permettant de protéger le secret des affaires concerné.

Une amende civile est désormais prévue par l’article L.152-8 en cas de procédure dilatoire ou abusive. Le montant de cette amende est plafonné à 20% du montant des dommages et intérêts sollicités, et à défaut à la somme de 60.000 euros.

L’article L.152-2 précise que les actions relatives à la protection du secret des affaires se prescrivent par cinq ans, ce qui n’était pas utile compte tenu de la prescription quinquennale de droit commun déjà prévue par le Code civil.

Enfin, les pouvoirs des juridictions civiles et commerciales pour assurer la protection générale du secret des affaires sont précisés.

L’article R.153-1 du Code de commerce prévoit que le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire de pièces pour assurer la protection du secret des affaires lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.

Avant ou dans le cadre d’un procès au fond, le juge peut restreindre l’accès aux pièces couvertes par le secret des affaires dont la production est sollicitée.

Le juge peut d’office prendre connaissance des documents et, s’il l’estime nécessaire, ordonner une expertise afin de décider s’il y a lieu d’appliquer une mesure de protection. Si une mesure de protection lui semble nécessaire, le juge pourra, en fonction de la proportion d’informations nécessaires à la solution du litige, soit ordonner la production du document dans son intégralité, soit en limiter la communication à certains éléments ou à un résumé, soit restreindre leur accès à certaines personnes désignées. Le juge aura également la faculté de décider que les débats auront lieu et que la décision sera rendue en chambre du conseil. Il pourra enfin adapter la motivation de la décision et « les modalités de la publication de celle-ci » afin d’occulter les informations couvertes par le secret des affaires.

CJUE, 29 novembre 2018, C-340/17P, Alcohol Countermeasure System (International) / EUIPO – Royaume-Uni

Le 29 novembre, la Cour de Justice de l’Union Européenne a rendu le tout premier arrêt relatif aux effets du Brexit sur l’application du droit des marques de l’Union européenne.

Le litige en cause était relativement classique : une société britannique présente, auprès de l’EUIPO, une demande en nullité à l’encontre d’une marque de l’Union européenne détenue par une société canadienne en invoquant sa marque identique enregistrée antérieurement au Royaume-Uni.

La division d’annulation de l’EUIPO fait droit à la demande en nullité et cette décision se trouve confirmée par la chambre de recours de l’Office.

La société canadienne saisit le Tribunal de l’Union européenne d’un recours en annulation de cette décision.

Par un hasard du calendrier, la décision du Tribunal de l’Union, confirmant l’annulation de la marque, est rendue le jour où le Royaume-Uni notifie au Conseil européen son intention de se retirer de l’Union européenne.

La société canadienne forme alors un pourvoi devant la Cour de Justice de l’Union européenne. Elle considère que le Tribunal aurait dû suspendre la procédure jusqu’à la date de retrait du Royaume-Uni de l’Union pour ensuite annuler la décision rendue dès lors qu’une marque antérieure du Royaume-Uni ne peut plus être désormais opposée au maintien d’une marque de l’Union européenne.

La Cour de Justice rejette cette argumentation.

Elle rappelle que le Tribunal de l’Union ne peut annuler ou réformer une décision que si, à la date à laquelle elle a été prise, elle était entachée d’un motif d’annulation ou de réformation, sans qu’il ne soit possible de prendre en compte des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé tel que le retrait du Royaume-Uni en l’espèce.

La Cour de Justice ajoute que le Tribunal de l’Union n’était pas tenu de suspendre la procédure dès lors qu’il est hypothétique que ce retrait affecterait rétroactivement l’issue des procédures en nullité fondées sur une marque antérieure du Royaume-Uni.

Enfin, la Cour de Justice rappelle que la seule notification par un Etat membre de son intention de se retirer de l’Union n’a pas pour effet de suspendre l’application du droit de l’Union dans cet Etat membre.

En conclusion, le droit des marques de l’Union européenne reste pleinement en vigueur au Royaume-Uni jusqu’à son retrait effectif de l’Union et il demeure donc possible d’agir à l’encontre de la validité d’une marque de l’Union européenne sur la base d’une marque du Royaume-Uni.