Thomas Ricard est nommé Membre de l’Empire britannique (MBE)

Le cabinet JP Karsenty & Associés a la grande fierté d’annoncer la nomination de Thomas Ricard, avocat associé, ancien Secrétaire de la Conférence et Solicitor (England & Wales), comme Member of the Most Excellent Order of the British Empire par Sa Majesté le Roi Charles III. 

Créée en 1917 par le roi George V, cette décoration vise à reconnaître les contributions exceptionnelles de personnes issues de tous horizons – dans les domaines humanitaire, professionnel, culturel ou associatif – qui se sont illustrées par leur engagement au service du bien commun. Elle incarne la reconnaissance par la Couronne de services rendus à la société, dans un esprit de solidarité, de dévouement et d’excellence.  

C’est en reconnaissance de son engagement auprès des ressortissants britanniques en France, et notamment de son action au service des victimes des attentats du 13 novembre 2015, que Thomas Ricard est le premier avocat français à se voir attribuer cette prestigieuse distinction.

Celle-ci lui a été remise par  l’ambassadeur de Grande-Bretagne en France lors d’une cérémonie qui s’est tenue 12 novembre dernier à la résidence de l’Ambassadeur.

Fidèle à la tradition du JP Karsenty & Associés, et à l’esprit de son fondateur Jean-Pierre Karsenty, Thomas Ricard a entretenu et renforcé les liens qui unissent son cabinet et le Royaume-Uni. Le cabinet, reconnu pour sa pratique transfrontalière et son expertise dans les dossiers complexes à dimension internationale, a notamment développé une pratique pro bono d’aide aux victimes, que cette distinction vient honorer.

DÉNIGREMENT : SANCTION DE LA LETTRE DE MISE EN DEMEURE INFORMANT DES REVENDEURS D’UNE «POSSIBLE CONTREFACON»

Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150, publié au Bulletin

IMPACT : Par cet arrêt, la Cour de cassation considère que l’information adressée par un titulaire de droits d’auteurs à des tiers sur l’existence d’une « possible contrefaçon de ses propres produits et d’actes susceptibles de relever de la concurrence déloyale et parasitaire » constitue un acte de dénigrement lorsqu’elle n’est pas fondée sur une décision de justice préalable.

Partant, la Cour de cassation sanctionne l’envoi d’une lettre de mise en demeure comportant l’indication selon laquelle la commercialisation des produits litigieux était « de nature à constituer un acte de contrefaçon de droit d’auteur » ou que de tels actes de vente sont « à tout le moins, susceptibles d’être qualifiés d’acte de concurrence déloyale et parasitaire ».

  • Les faits

Par ordonnance du 22 septembre 2022, signifiée et exécutée le 9 novembre 2022, la société KOSHI a été autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société MANUFACTURE DU MARRONNIER, laquelle avait confié à la société VBV INTERNATIONAL une prestation de fabrication, de stockage et de distribution de carillons à vent en bois.

Le 15 novembre 2022, la société KOSHI a adressé à plusieurs distributeurs des sociétés MANUFACTURE DU MARRONNIER et VBV INTERNATIONAL une lettre de mise en demeure de cesser immédiatement d’offrir à la vente ces carillons et de les promouvoir sur leur site internet, ainsi que de lui communiquer les documents contractuels y afférents.

Cette lettre indiquait notamment que la gamme de carillons « Heola » reprenait « les caractéristiques essentielles des carillons KOSHI » ce qui était « de nature à constituer un acte de contrefaçon de droit d’auteur » et indiquaient également que de tels actes étaient « à tout le moins susceptibles d’être qualifiés d’acte de concurrence déloyale et parasitaire ».

Les destinataires étaient invités à « cesser immédiatement d’offrir à la vente » et à « communiquer toutes les informations nécessaires » afin de déterminer les quantités achetées, vendues et en stock, à défaut de quoi la société KOSHI et son dirigeant indiquaient reprendre leur « entière liberté d’action, notamment en prenant toutes mesures nécessaires, en particulier sur le plan judiciaire ».

Les sociétés MANUFACTURE DU MARRONNIER et VBV INTERNATIONAL ont assigné en référé la société KOSHI aux fins de voir ordonner la cessation du trouble manifestement illicite constitué par l’envoi de cette lettre et le versement d’une provision à valoir sur des dommages et intérêts pour dénigrement des produits fabriqués et commercialisés par ces sociétés.

Par arrêt en date du 9 novembre 2023, la cour d’appel de Montpellier a rejeté leurs demandes, conduisant les les sociétés MANUFACTURE DU MARRONNIER et VBV INTERNATIONAL à former un pourvoi en cassation

  • Dénigrement en cas d’information du tiers d’une « possible contrefaçon »

Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la Cour de cassation retient que le dénigrement est caractérisé dès lors « qu’en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ».

Le fait de faire part à un tiers à une procédure judiciaire d’une « possible contrefaçon » peut donc désormais être constitutif de dénigrement.  

En l’espèce, la société KOSHI a adressé une mise en demeure à 12 revendeurs des sociétés MANUFACTURE DU MARRONNIER et VBV INTERNATIONAL. La société KOSHI leur a exposé des éléments présentés comme factuels relatifs à l’existence de son droit d’auteur et a soutenu que la vente des produits visés était « de nature à constituer un acte de contrefaçon de droit d’auteur », ou que de tels actes de vente étaient, « à tout le moins, susceptibles d’être qualifiés d’acte de concurrence déloyale et parasitaire ».

Elle les a enfin informés de ce qu’elle se réservait la possibilité de prendre toute mesure judiciaire à leur encontre afin de protéger ses droits et solliciter réparation de son préjudice.

La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel de Montpellier, en retenant que ces propos étaient mesurés et non comminatoires, et, par conséquent, non constitutifs d’un acte de dénigrement, a violé l’article 1240 du code civil.

BREVET : APPRÉCIATION PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS DE LA PRATIQUE DE GÉNÉRALISATION INTERMÉDIAIRE

Cour d’appel de Paris, Pôle 5 chambre 2, 13 juin 2025, n° 23/02588

IMPACT : Par cet arrêt, la Cour d’appel de Paris se prononce sur la pratique de la généralisation intermédiaire qui consiste à extraire une caractéristique spécifique en l’isolant d’une combinaison de caractéristiques divulguées initialement, en l’encadrant strictement.

Elle vient également sanctionner pour dénigrement la publication par le titulaire du brevet d’une annonce mentionnant sur son site internet l’introduction d’une action en contrefaçon, alors même qu’elle ne repose sur aucune base factuelle suffisante.

  • Les faits

La société de droit américain Intellectual Ventures LLC (IV), spécialisée dans la création, le développement, l’acquisition et l’exploitation d’inventions, est titulaire d’un brevet européen intitulé « Organisation d’un chiffrement de données dans un système de communications sans fil », désignant la France.

Estimant que le service « Auto Connect WiFi » de la société SFR, permettant à ses abonnés de basculer automatiquement du réseau mobile vers le réseau SFR WiFi Mobile grâce à la technologie EAP-SIM, mettait en œuvre plusieurs revendications du brevet, la société IV a obtenu, en octobre 2016, une ordonnance de saisie-contrefaçon

Après l’exécution de cette saisie dans les locaux de la société SFR, la société IV l’a assignée en novembre 2016 en contrefaçon devant le tribunal judiciaire de Paris.

Le 3 février 2017, un constat d’huissier a constaté que la société IV avait publié sur son site internet dans la rubrique « news » l’introduction de cette action en contrefaçon. La société SFR a alors formé une demande reconventionnelle en dénigrement.

Le tribunal a, par jugement du 25 octobre 2022, annulé les revendications litigieuses pour extension de l’objet du brevet, rejeté l’action en contrefaçon, et condamné la société IV pour dénigrement. La cour d’appel est venue confirmer l’intégralité du jugement.

  • La nullité du brevet pour « généralisation intermédiaire »

La Cour a d’abord rappelé qu’en vertu de l’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle, un brevet européen désignant la France peut être annulé par jugement sur l’un des fondements de l’article 138§1 de la CBE, et notamment lorsque l’objet du brevet délivré s’étend au-delà du contenu de la demande initiale telle que déposée.

Pour déterminer si la demande de protection s’étend au-delà du contenu de la demande, la Cour se réfère à la pratique de la « généralisation intermédiaire » qu’elle définit comme « lextraction d’une caractéristique isolée de son contexte spécifique », c’est-à-dire isolée d’un mode de réalisation particulier et non étroitement liées aux autres caractéristiques de ce mode de réalisation.

Une telle généralisation n’est justifiée qu’ « en l’absence de toute relation fonctionnelle ou structurelle clairement reconnaissable entre les caractéristiques de la combinaison spécifique » ou « si la caractéristique extraite n’est pas inextricablement liée » à ces caractéristiques.

Plus précisément, la généralisation intermédiaire n’est admissible que « si la personne du métier reconnaît sans aucun doute, daprès la demande telle quelle a été déposée, que les caractéristiques tirées dun mode de réalisation détaillé ne sont pas étroitement liées aux autres caractéristiques de ce mode de réalisation et quelles sappliquent directement et sans ambiguïté au contexte plus général ».

En l’espèce, la société IV avait isolé la caractéristique selon laquelle le chiffrement s’effectuait dans la couche MAC d’un réseau local sans fil, tout en supprimant la référence initiale au protocole WEP, alors que pour la personne du métier, ces caractéristiques sont étroitement et fonctionnellement liées. La Cour en déduit que leur dissociation a donc conduit à revendiquer un objet qui s’étendait au-delà du contenu initial de la demande, et a confirmé la nullité des revendications 1, 11 et 14 de la partie française du brevet.

  • La divulgation publique de l’action en contrefaçon constitutive de dénigrement

Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la Cour rappelle que le dénigrement peut être caractérisé « même en l’absence de concurrence directe et effective », dès lors qu’une « information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé » ou un opérateur est diffusée sans base factuelle suffisante.

En l’espèce, la société IV avait publié, sur son propre site internet, un encart annonçant, le jour même de la signification de l’assignation, l’introduction d’une action en contrefaçon contre la société SFR devant le tribunal, en ces termes, ici traduits en français : « Aujourd’hui, la société Intellectual Ventures a engagé une action en contrefaçon contre la société SFR devant le tribunal. »[1].

La Cour souligne que cette publication :

  • était accessible au public français, y compris à la clientèle de la société SFR ;
  • divulguait l’existence d’une action en contrefaçon ;
  • était dépourvue de base factuelle suffisante dès lors qu’elle reposait uniquement sur l’assignation ;
  • ne se rapportait pas à un sujet d’intérêt général.

Par conséquent, la Cour estime que la publication incriminée constitue un acte de dénigrement portant atteinte à l’image de la société SFR et confirme la condamnation de la société IV à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts, telle que fixée en première instance, sans qu’il soit apporté de précision supplémentaire sur la méthode d’évaluation du préjudice.


[1] Dans sa version originale en anglais : « Today Intellectual Ventures filed a patent infringement complaint against Société Française du Radiotéléphone – SFR before the District Court. »

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